Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. N С01-221/2021 по делу N А31-4758/2019 Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент в связи с доказанностью фактов принадлежности этого прав истцу и нарушения его ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. N С01-221/2021 по делу N А31-4758/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (Невский проспект, д. 176, лит. А, пом. 11-Н, Санкт-Петербург, 191167, ОГРН 1027806076506) на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.11.2020 по делу N А31-4758/2019 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Алекс" к индивидуальному предпринимателю Халеевой Елене Геннадьевне (пгт. Красное-на-Волге, Красносельский район, Костромская обл., ОГРНИП 310443716800014) об обязании прекратить использование полезной модели и о взыскании компенсации;

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Алекс" - адвоката Степанова М.А. (по доверенности от 05.03.2021);

от индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны - Поспелова С.В. (по доверенности от 26.05.2020),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Алекс" (далее - общество) обратилось Арбитражный суд Костромской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Халеевой Елене Геннадьевне (далее - предприниматель) об обязании прекратить незаконное использование полезной модели по патенту Российской Федерации N 181119 под название "Серьга", а именно прекратить производить, предлагать к продаже посредством использования сети интернет или каким-либо иным способом рекламировать и продавать потребителям продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели, об обязании изъять из гражданского оборота продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели, о взыскании 7 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на патент (с учетом уточнения заявленных требований порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Костромской области от 29.01.2020 на ответчика возложена обязанность прекратить незаконное использование полезной модели N 181119 под название "Серьга", а именно прекратить производить, предлагать к продаже посредством использования сети интернет или каким-либо иным способом рекламировать и продавать потребителям продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели истца. На ответчика возложена обязанность изъять из гражданского оборота продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели истца. С ответчика в пользу истца взыскано 7 500 000 рублей компенсации, а также 63 480 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 12.11.2020 решение Арбитражного суда Костромской области от 29.01.2020 изменено, принят новый судебный акт. Исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 5 327 рублей 08 копеек компенсации, 70 рублей 97 копеек в возмещение судебных расходов. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. Распределены судебные расходы по делу.

Не согласившись с постановлением, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемое постановление отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Общество полагает незаконными выводы судов в части определенного размера компенсации. По утверждению общества, суд не исследовал представленные им доказательства, обосновывающие заявленный ко взысканию размер компенсации, и изменил порядок ее определения в нарушение положений статьи 1406.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество также указывает на то, что суд необоснованно отказал в удовлетворении неимущественного требования, так как правонарушение со стороны предпринимателя не было прекращено, о чем свидетельствовали представленные истцом доказательства.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу общества, в котором сослался на необоснованность содержащихся в ней доводов.

В судебном заседании представитель общества выступил по доводам, содержащимся в кассационной жалобе, и настаивал на ее удовлетворении.

Представитель предпринимателя просил оставить кассационную жалобу общества без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на полезную модель "Серьга" по патенту Российской Федерации N 181119, зарегистрированную с приоритетом от 17.11.2017 (далее - полезная модель).

У индивидуального предпринимателя Бревнова А.А. (в магазине "Сорокин") 07.12.2018 были приобретены ювелирное изделие из золота 585 пробы, арт. 40086000, вес 1,86 гр. на сумму 4 100,00 руб. (серьги), в подтверждение чего истец представил кассовый и товарный чеки. По утверждению истца, приобретенный товар изготовлен ответчиком, о чем на бирке имеется соответствующая информация, и является аналогом запатентованной полезной модели.

Истец 15.01.2019 направил в адрес ответчика досудебную претензию, в которой просил прекратить незаконное использование полезной модели, прекратить производить, предлагать к продаже посредством использования сети Интернет или каким-либо иным способом рекламировать и продавать потребителям продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели общества, а также просил уведомить о предпринятых мерах. Указывал на возможное судебное взыскание компенсации в случае неудовлетворения претензии. В ответ на претензию ответчик 15.02.2019 уведомил истца, о том, что меры приняты по снятию товара с реализации, все поставки отозваны, а изготовление будет прекращено.

В ювелирном магазине "Сорокин" 10.04.2019 истцом было приобретено ювелирное изделие из золота арт. 40086200 по цене 5 085,00 руб. По мнению истца, данное изделие аналогичное тому, что было приобретено 07.12.2018 у индивидуального предпринимателя Бревнова А.А., согласно информации на бирке изделия, производителем серег является ответчик.

Полагая, что в результате производства, предложения к продаже и реализации ювелирных изделий (серьги-роллы) нарушены исключительные права истца на полезную модель, истец обратился в суд с настоящим иском.

Заключением судебной экспертизы от 06.11.2019 установлено, что полезная модель использована в изделии "585 40086000", проданном 07.12.2018 и произведенном ответчиком.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные обществом требования в полном объеме, исходил из факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации суд первой инстанции, указал, что требования истца о взыскании 7 500 000 руб., подтверждены документально.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, поддержал вывод суда первой инстанции о нарушении ответчиком исключительных прав на полезную модель. Однако не согласился с выводом суда об удовлетворении неимущественного требования. Как установил суд апелляционной инстанции доказательств производства ответчиком после получения претензии ювелирных изделий с незаконным использованием полезной модели и наличия контрафактных товаров в продаже истцом не представлено, поэтому истцом не доказан факт конкретного длящегося и продолжающегося нарушения прав истца, на пресечение которого направлено требование о прекращении использования полезной модели и обязании изъятия продукции из гражданского оборота, в связи с чем, исковые требования в указанной части не подлежали удовлетворению.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

В качестве доказательств стоимости такового права истец представил в материалы дела лицензионный договор от 26.11.2018 N 2, по условиям пункта 4.1 которого вознаграждение лицензиара составляет 7 500 000,00 руб.

Проанализировав условия лицензионного договора в совокупности с расчетом, приведенным истцом в обоснование размера вознаграждения лицензиара, апелляционный суд пришел выводу о том, что 7 500 000,00 руб. является той платой, которая взимается за правомерное использование полезной модели при изготовлении и продаже 14 079 пар ювелирных изделий.

Исходя из подхода расчета ответчика, не оспоренного истцом, размер стоимости права использования полезной модели при изготовлении одной пары изделий (серег) может быть исчислен в сумме 532,708 руб. (7 500 000 руб. / 14079 пар).

С учетом признанного ответчиком количества пар серег, выпущенных им в оборот, размер компенсации, определенный двукратным размером стоимости права использования полезной модели, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование полезной модели тем способом, который использовал ответчик, составляет 10 654,16 руб. (7 500 000 * 10 / 14079 * 2).

С учетом того обстоятельства, что истец просил взыскать с ответчика компенсацию в одинарном размере стоимости права использования полезной модели, суд апелляционной инстанции рассчитал размер компенсация в сумме 5 327,08 руб. (532,708 руб. * 10).

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе истца и отзыва на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей предпринимателя и общества, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования полезной модели толкование формулы полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса.

Как следует из кассационной жалобы общества, им не оспариваются установленные судами обстоятельства принадлежности обществу исключительного права на спорную полезную модель и использования предпринимателем этой полезной модели в реализованной им продукции.

С учетом установленных частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пределов рассмотрения дела в суде кассационной инстанции выводы судов в отношении указанных обстоятельств не проверяются.

Доводы общества о незаконности обжалуемых судебных актов сводятся к его мнению о том, что имелись правовые и фактические основания для удовлетворения неимущественных требований истца и незаконном снижении судом размера компенсации.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Как усматривается из постановления, отказывая в удовлетворении неимущественных исковых требований, суд исходил из невозможности удовлетворения заявленного обществом требования ввиду отсутствия доказательств того, что спорные изделия изготавливаются и предлагаются к продаже ответчиком в период с даты обращения в суд с иском до даты принятия решения.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом вышеприведенных разъяснений высшей судебной инстанции, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. В рассматриваемом случае оба эти условия отсутствовали. Иное истцом не доказано.

Довод истца о произвольном изменении судом вида взыскиваемой компенсации отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку снижение размера взысканной компенсации обусловлено не изменением ее вида, а перерасчетом компенсации по правилам подпункта 2 статьи 1406 ¹ ГК РФ с учетом установленной судом стоимости права использования полезной модели.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Общество при обращении с иском по настоящему делу избрана компенсация со ссылками на подпункт 2 статьи 1406.1 ГК РФ в одинарном размере стоимости права использования полезной модели.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Доводы общества сводятся к его несогласию с определенным судами размером компенсации, подлежащим взысканию в данном случае.

Определение судом апелляционной инстанции суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не может рассматриваться как снижение размера компенсации, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом.

Представление лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а, следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Примененный судом апелляционной инстанции алгоритм определения цены, которая взимается за правомерное использование полезной модели, тем способом, который использовал нарушитель, не противоречит положениям статьи 1406.1 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления N 10.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам отклоняет доводы кассационной жалобы, сводящиеся к несогласию общества с размером определенной судами компенсации за допущенное ответчиком нарушение и порядком ее определения, как необоснованные.

В отсутствие в материалах дела иных лицензионных договоров, условия которых были бы приближены к обстоятельствам фактического использования права на полезную модель ответчиком, при наличии доводов ответчика о существенном различии обстоятельств фактического использования полезной модели от договорных условий, на которых подлежало выплате вознаграждение по лицензионному договору от 26.11.2018 N 2, в отсутствие заявления участвующими в деле лицами ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы либо о применении иных способов установления данного обстоятельства, суд апелляционной инстанции определил стоимость использования права на полезную модель по имеющимся в деле доказательствам, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что доводы кассационной жалобы о неправильном определении судами цены, подлежащей учету при определении суммы компенсации, о том, что приведенный судами расчет стоимости права использования полезной модели не основан на полученных убытках и условиях лицензионного договора, сделан при неверном толковании условий договора, направлены на переоценку выводов суда, основания для переоценки у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

Кроме того, определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суды правильно исходили из того, что предметом спора по настоящему делу является определение стоимости права использования спорного объекта, поскольку истец заявил размер компенсации на основе этой стоимости.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при его рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам также принимает во внимание, что из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

Таким образом, суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого постановления.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.11.2020 по делу N А31-4758/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская