Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2021 г. N С01-45/2021 по делу N А40-45449/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения по делу о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку нижестоящие суды при определении размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снизили заявленные исковые требования ниже минимального предела, установленного законом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2021 г. N С01-45/2021 по делу N А40-45449/2020

Суд по интеллектуальным правам в составе судьи Булгакова Д.А.,

рассмотрел без вызова сторон кассационную жалобу Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, д. 19, Москва, 119019, ОГРН 1037700255284) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 по делу N А40-45449/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2020 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению Министерства обороны Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Долбову Андрею Александровичу (ОГРНИП 316774600286474) о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

министерство обороны Российской Федерации (далее - Министерство) обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Долбову Андрею Александровичу (далее - предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 120 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2020, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 19 000 рублей, в остальной части в иске отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование доводов, изложенных в кассационной жалобе, истец указывает, что требования о взыскании компенсации были заявлены им на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из двукратной стоимости предоставления права использования товарного знака, с представлением, в подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака, сублицензионного договора от 10.05.2017 N 0011-ЛИС-17, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 10.07.2015 за N РД0176844 и документального подтверждения выплаты лицензиатом вознаграждения (платежное поручение от 11.08.2015 N 414). Между тем судами не дана надлежащая правовая оценка представленным истцом доказательствам, суды уклонились от установления цены правомерного использования товарного знака и от определения размера компенсации заявленного истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Истец считает, что судами произвольно снижен заявленный размер компенсации до 19 000 рублей (с учетом оплаты ответчиком в добровольном порядке 1 000 руб.), в отсутствие доказательств несоответствия определенного договором размера платы за использование товарного знака; снижение судами размера компенсации до указанной суммы надлежащим образом не мотивировано.

По мнению истца, вывод судов о наличии оснований для снижения компенсации ниже низшего предела, сделан без учета разъяснений, изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П) и в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - постановление N 40-П).

Как считает истец, вывод суда первой инстанции о том, что ссылка истца на сублицензионный договор 10.05.2017 N 0011-ЛИС-17 является некорректной, поскольку указанным договором предоставлено право использования товарных знаков сроком на три года на всей территории Российской Федерации, поэтому сумма 60 000 руб. соотнесена со всей территории Российской Федерации на срок три календарных года, не является обстоятельством исключающим принятие указанного договора за основу для расчета компенсации.

Кроме того, истец в кассационной жалобе указывает, что суды уклонились от установления тождественности или сходства до степени смешения, либо их отсутствия, между товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком.

Указанные обстоятельства, как полагает Министерство, свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, о несоответствии выводов судов представленным в материалы дела доказательствам и являются основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

Предприниматель направил отзыв на кассационную жалобу, в котором, ссылаясь на законность и обоснованности решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы истца.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении данной кассационной жалобы суд кассационной инстанции не усматривает. В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, Министерство является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 515547, 515548, 515549, 51550.

Между Министерством и акционерным обществом "Военторг" 15.08.2014 заключены лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарных знаков по указанным свидетельствам.

Истцу стало известно о нарушении ответчиком исключительных прав на группу (серию) комбинированных товарных знаков, принадлежащих истцу, объединенных графическим элементом в форме звезды и словесным элементом "АРМИЯ РОССИИ" ("RUSSIAN ARMY"), выразившимся в реализации предпринимателем в торговой точке товара, обладающего признаками контрафактности (тарелка Армейская).

На товаре нанесена имитация обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированными комбинированными товарными знаками, принадлежащими Министерству (тарелка содержит трехцветный графический элемент в форме звезды) без какого-либо согласия правообладателя.

Полагая, что предпринимателем нарушены исключительные права истца на товарные знаки, представитель Министерства, направил 11.12.2019 предпринимателю соответствующую претензию.

Поскольку требования претензии оставлены ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации.

При этом размер компенсации истец рассчитал в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной сублицензионным договором от 10.05.2017 N 0011-ЛИС-17, заключенным между акционерным обществом "Военторг" и обществом с ограниченной ответственностью "ЭНС", в соответствии с которым вознаграждение за использование товарных знаков истца составляет 60 000 рублей.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции установил наличие у истца исключительного права на указанные выше средства индивидуализации и установил факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

В то же время, уменьшая размер компенсации до 19 000 рублей и приводя следующий расчет - 10 000 рублей (минимальный размер компенсации по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) * 2 - 1 000 рублей, суд первой инстанции исходил из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, наличия в материалах дела доказательств добровольной оплаты ответчиком компенсации в размере 1 000 рублей в досудебном порядке, а также принял во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя и недоказанность вероятных убытков правообладателя в заявленном размере.

При этом суд первой инстанции, критически оценил представленный истцом в материалы дела в подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака сублицензионный договор, указав на то, что ссылка истца на указанный договор является некорректной, поскольку указанным договором предоставлено право использования товарных знаков сроком на три года на всей территории Российской Федерации, поэтому сумма 60 000 рублей, соотнесена со всей территорией Российской Федерации и на срок три календарных года, в то время как спорное нарушение носит единичный характер, не имеет массового характера, не является длящимся и совершено в пределах одной торговой точки и на территории одного субъекта федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотревший дело, признал взысканный судом первой инстанции размер компенсации законным и обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела.

Суд кассационной инстанции отмечает, что применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а также двукратного размера такой цены.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований был представлен сублицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом. Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период после подписания указанного договора.

Указанный договор, как усматривается из материалов дела и судебных актов, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен.

Как усматривается из обжалуемых актов, фактически данный договор признан судом недостоверным доказательством применительно к доказыванию цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом на основании части 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Как было указано выше, договор как таковой опорочен либо опровергнут иными материалами дела не был.

При этом судебная коллегия отмечает, что в случае, если судом отвергается доказательство, представленное истцом в целях установления действительной цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, то указанный вывод должен быть прямо указан в судебном акте и должным образом мотивирован. Кроме того, в данной ситуации, учитывая указанный выше предмет доказывания по данной категории дел, этот вопрос должен быть вынесен арбитражным судом первой инстанции на обсуждение, поскольку влечет необходимость оценки возможности удовлетворения иска.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако в данном случае суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации определили размер компенсации по собственному усмотрению, которое должным образом мотивировано не было.

Расчет размера компенсации (19 000 рублей), с учетом доводов сторон, в обжалуемых судебных актах не приведен.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Суд апелляционной инстанции фактически не исследовал и не дал правовой оценки доводу истца, изложенному в апелляционной жалобе, о необоснованности размера компенсации, присужденной к взысканию (19 000 рублей) судом первой инстанции, его произвольности по отношению к заявленному двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Ранее данная правовая позиция была приведена в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации N 40-П суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

В рассматриваемом случае судами не установлена стоимость права использования принадлежащего истцу товарного знака, в том числе с учетом доводов ответчика об иной цене, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака способом, который использовал ответчик, в связи с чем нельзя признать законной и обоснованной определенную судами сумму подлежащей взысканию компенсации.

На основании вышеизложенного, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора определили размер компенсации при неверном толковании подлежащих применению норм материального права и без учета представленных в материалы дела доказательств, поэтому судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене.

Иные доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о существенном нарушении судами норм материального и процессуального права.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть изложенное, определить размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются государственные органы, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков, вследствие чего уплаченная Министерством по платежному поручению от 16.12.2020 N 10164 государственная пошлина в сумме 3 000 рублей подлежит возврату Министерству из средств федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 по делу N А40-45449/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А40-45449/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Возвратить Министерству обороны Российской Федерации из средств федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 рублей, уплаченную по платежному поручению от 16.12.2020 N 10164.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Д.А. Булгаков