Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 апреля 2021 г. по делу N СИП-376/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку представление компанией в Роспатент недостоверных (подложных) документов и сведений при регистрации спорного товарного знака само по себе является достаточным основанием для признания регистрации товарного знака недействительной

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 апреля 2021 г. по делу N СИП-376/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 апреля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 22 апреля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Ерина А.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Suzuki Motor Corporation (300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Dunham Investment Inc. (Suite 6, Mill Mall Wickhams Cay 1, PO BOX 3085, Tortola, British Virgin Islands).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Suzuki Motor Corporation - Пилюгина В.С. и Семенова Е.А. (по доверенности от 29.07.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Suzuki Motor Corporation (далее - заявитель, компания Suzuki) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 326590.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Dunham Investment Inc. (далее - компания Dunham, третье лицо).

Заявленные требования мотивированы несоответствием решения Роспатента положениям статей 183, 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Как указывает заявитель, компания Dunham не является юридическим лицом, в реестре юридических лиц Японии отсутствует такая организация.

В письменных пояснениях компания Suzuki ссылается также на положения статьи 10 ГК РФ, указывая на несоответствие предоставления правовой охраны спорному товарному знаку норме данной статьи ввиду представления третьим лицом подложных документов в Роспатент при обращении с заявкой на регистрацию товарного знака, что было установлено судебными актами по другим делам с участием тех же лиц.

Роспатент в отзыве на заявление просит отказать в удовлетворении требований заявителя, указывая на законность оспариваемого решения и необоснованность доводов заявителя.

Компания Dunham отзыв на заявление не представила.

Представители компании Suzuki в судебном заседании заявленные требования поддержали. При этом уточнили основание требований, указав, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку оспаривается только по основанию несоответствия норме статьи 10 ГК РФ.

Уточнения оснований требований приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента указал, что проверка регистрируемого товарного знака на предмет соответствия положениям статьи 10 ГК РФ не входит в компетенцию государственного органа.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Как установлено судом, а также следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-787/2017, в котором участвовали те же стороны, обществом с ограниченной ответственностью "Зуйков и партнеры" (далее - общество "Зуйков и партнеры") 04.07.2006 была подана в Роспатент заявка N 2006718231 на регистрацию словесного обозначения "" в качестве товарного знака отношении товаров 7, 8, 9, 11, 21-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного решения следует читать как "N СИП-784/2017"

В Роспатент 26.01.2007 обществом "Зуйков и партнеры" подано заявление о внесении изменений в заявку, согласно которому это общество просило изменить заявителя по названной заявке на компанию Dunham, указав в качестве адреса нового заявителя следующий: 19 Ф Хамамацу Экт Тауэр, 111-2 Итаямачи, Хамамацу-ши Сидзуока 430-8691, Япония.

К указанному заявлению была приложена копия договора уступки заявки на товарный знак от 15.01.2007, подписанного со стороны первоначального заявителя генеральным директором общества "Зуйков и партнеры" Зуйковым С.А., со стороны нового заявителя - генеральным директором компании Dunham Мизуно Ясуси (Mizuno Yasushi), а также доверенность от компании Dunham от 15.01.2007, также подписанная генеральным директором Мизуно Ясуси.

Государственная регистрация товарного знака по заявке N 2006718231 произведена Роспатентом 18.05.2007 в отношении товаров 7, 8, 9, 11, 21 классов МКТУ на имя компании Dunham, выдано свидетельство N 326590.

В Роспатент 12.05.2017 поступило возражение компании Suzuki против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации положениям пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) и статьи 1478 ГК РФ, содержащей аналогичную норму на момент рассмотрения возражения, в связи с тем, что регистрация указанного товарного знака была произведена на несуществующее юридическое лицо (с применением реквизитов несуществующего юридического лица).

Решением Роспатента от 28.09.2017 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака оставлена в силе.

В дальнейшем 27.03.2018 правовая охрана спорного товарного знака была досрочно прекращена по заявлению правообладателя от 19.10.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-784/2017 решение Роспатента от 28.09.2017 признано недействительным, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Suzuki от 12.05.2017.

По результатам повторного рассмотрения возражения компании Suzuki Роспатентом принято решение от 28.03.2019. Данным решением делопроизводство по указанному возражению было прекращено в связи с досрочным прекращением правовой охраны спорного товарного знака по заявлению правообладателя.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу N СИП-485/2019 решение Роспатента от 28.03.2019 признано недействительным, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Suzuki от 12.05.2017.

По результатам повторного рассмотрения возражения компании Suzuki решением Роспатента от 10.02.2020 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения заявителя в суд с рассматриваемым заявлением.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (04.07.2006) применимым правовым актом для оценки его охраноспособности является Закон о товарных знаках.

Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается заявителем лишь в части несоответствия действий лица, обратившегося с заявкой на регистрацию спорного товарного знака, требованиям недопустимости злоупотребления правом, при рассмотрении спора суд рассматривает требование заявителя лишь в этой части.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2019 по делу N А40-163594/2017 установлен факт подложности письма-согласия, представленного компанией Dunham при регистрации спорного товарного знака.

Кроме того, преюдициальное значение для настоящего дела имеют установленные Судом по интеллектуальным правам в решении от 28.11.2018 по делу N СИП-784/2018 факты недостоверности договора аренды помещения в Японии от 01.02.2006 N 1000125 и доверенностей от 15.01.2007 и от 09.06.2017, сведений о Мизуно Ясуси как о руководителе компании Dunham, представленные этой компанией в Роспатент при регистрации спорного товарного знака.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного решения следует читать как "N СИП-784/2017"

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года суд вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение административного органа об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

При этом о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Этот случай недобросовестности отличается от иных, для которых нужно устанавливать нечестность поведения заявителя по отношению к конкретному потерпевшему.

Недобросовестность лица, выразившаяся в представлении с заявкой на регистрацию товарного знака недостоверных (подложных) документов, не требует оценки на предмет нарушения прав какого-либо конкретного хозяйствующего субъекта (субъектов) применительно к статье 10 ГК РФ, поскольку такая недобросовестность, заключающаяся в обмане уполномоченного органа, является нарушением правопорядка как такового.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 по делу N СИП-595/2019.

Таким образом, применительно к фактическим обстоятельствам данного конкретного дела установление судами фактов представления компанией Dunham в Роспатент недостоверных (подложных) документов и сведений при регистрации спорного товарного знака само по себе является необходимым и достаточным основанием для признания регистрации товарного знака недействительной.

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке.

С учетом изложенных выше выводов о представлении компанией Dunham на регистрацию недостоверных (подложных) документов регистрация спорного товарного знака не может быть признана законной. Как следствие, такая регистрация подлежит аннулированию.

В силу статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и согласно абзацу четвертому пункта 171 Постановления N 10 судебные расходы, понесенные компанией Suzuki в связи с уплатой государственной пошлины при подаче заявления, подлежат отнесению на компанию Dunham.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявленные требования удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590 на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

Взыскать с иностранного лица DUNHAM INVESTMENTS INC. в пользу иностранного лица Suzuki Motor Corporation 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин

Судья

А.А. Снегур