Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2021 г. N С01-887/2019 по делу N СИП-847/2018 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным патента на изобретение, поскольку спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2021 г. N С01-887/2019 по делу N СИП-847/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 апреля 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Megainpharm GmbH ( 163 c5, А-9082 Maria , ) на решение Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2020 по делу N СИП-847/2018

по заявлению иностранного лица Megainpharm GmbH о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.09.2018 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2163119 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (Торховский пр., д. 10, г. Тула, 300004, ОГРН 1027100687745).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Megainpharm GmbH - Иванов А.С. (по доверенности от 31.01.2018), Язбердиев И.М. (по доверенности от 31.01.2018; до перерыва), Чиженок М.В. (по доверенности от 31.01.2018; после перерыва);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-664/41; до перерыва), Барбашин В.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-656/41; после перерыва);

от общества с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" - Косунов О.А. (по доверенности от 22.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Megainpharm GmbH (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.09.2018 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2163119 на изобретение.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 требования компании удовлетворены: решение Роспатента от 14.09.2018 признано недействительным, на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение от 10.04.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2163119 на изобретение.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 решение суда от 03.06.2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2020 требования компании оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, компания обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в нарушение требований части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не признал обязательную силу решения Замоскворецкого районного суда города Москвы от 07.12.2019 по делу N 20-6553/2019 (далее - решение районного суда).

Компания указывает, что решением районного суда было установлено, что брошюра "Мирамистин - новый отечественный антисептик широкого спектра действия" (далее - брошюра) была подписана в печать 01.02.2000, т.е. до того, как была подана заявка на противопоставленное изобретение N 2000160427. Компания также отмечает, что заявителем противопоставленной заявки на изобретение N 2000160427 являлось то же самое лицо, на имя которого испрашивалась выдача патента на спорное изобретение.

Компания полагает, что решение районного суда должно было получить оценку суда первой инстанции, по результатам которой суд первой инстанции должен был либо исходить из обязательности открывшихся в указанном решении юридических фактов, либо установить противоположные факты и мотивировать свои выводы.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неправильно применил нормы процессуального права, что повлекло за собой ошибочное исследование решения районного суда в качестве простого письменного доказательства.

Компания полагает, что суд первой инстанции неправильно применил положения абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон).

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о возможности включения противопоставленной заявки N 2000106427 на изобретение "Лекарственный препарат" в уровень техники для целей установления новизны изобретения по спорному патенту, поскольку одно и то же лицо (Свистов Виталий Владимирович) является одновременно и заявителем по противопоставленной заявке N 2000106427, и первым обладателем патента на спорное изобретение.

Компания также полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что признание Свистова В.В. заявителем по противопоставленной заявке не имеет правового значения по делу, поскольку не влияет на вывод о возможности ее включения в уровень техники из-за разного состава заявителей, а именно: по спорному патенту - закрытое акционерное общество "ИНФАМЕД" (далее - общество "ИНФАМЕД"), а по противопоставленной заявке - Свистов В.В., Кривошеин Юрий Семенович и Рудько Адолина Петровна.

Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что отсутствие выходных данных на брошюре "само по себе исключает возможность достоверного вывода о дате обнародования имеющейся в ней информации". По мнению компании, данный вывод суда первой инстанции означает, что любое печатное издание, в котором отсутствуют выходные данные, не может приниматься в качестве доказательства для обоснования "авторской льготы".

По мнению заявителя кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о невозможности отнесения брошюры к категории общедоступных источников информации является ошибочным.

Компания полагает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что нотариальное заверение заявлений Свистова В.В. и Рудько А.П. не придает им какой-либо юридической силы, поскольку нотариус свидетельствует лишь о том, что подпись на соответствующем документе учинена этим лицом, а не подтверждает достоверность указанных в нем сведений.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции ошибочно принял во внимание доводы Роспатента, основанные на доказательствах, представленных обществом, а именно: на копии Временной фармакопейной статьи СССР от 19.03.1991 N ВФС 42-2047-91 (т. 8, л.д. 62-65) и на публикации международной заявки от 21.01.1993 N WO 93/00892 (т. 8, л.д. 66-76), которыми подтверждается, что сведения о сущности изобретения по спорному патенту были раскрыты задолго до подачи заявки N 2000110349 и были известны Рудько А.П. с 25.10.1990 как ведущему научному сотруднику КНИФ ГОСНИИХЛОРПРОЕКТа (т. 8, л.д. 65), в связи с чем могли быть переданы ею Свистову В.В., а не наоборот.

Компания выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о том, что известность признака "поверхностно-активное вещество" из противопоставленной заявки N 2000160427 является "очевидной".

По мнению заявителя кассационной жалобы, невозможность использования критерия очевидности для целей проверки новизны изобретения по спорному патенту препятствует выводу о том, что противопоставленная заявка N 2000160427 порочит новизну изобретения по спорному патенту, поскольку в противопоставленной заявке N 2000160427 отсутствует указание как минимум на один из признаков спорного изобретения ("поверхностно-активное вещество") для описанного в ней средства.

Компания также полагает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что в источнике информации - статье Милявского А.И. приведены сведения о том, что "бензилдемитил [3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорида моногидрат" является поверхностно-активным веществом.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу компании, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считает их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта не имеется.

На основании статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество представило отзыв на кассационную жалобу компании и дополнение к нему, в которых не согласилось с изложенными в ней доводами, считает их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта не имеется.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам был объявлен перерыв с 19.04.2021 до 26.04.2021.

После перерыва судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам продолжено в том же составе суда.

В судебное заседание 26.04.2021 президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители компании и общества.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель компании поддержал доводы кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считали, что оснований для отмены судебного акта не имеется.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2163119 на изобретение "Антисептическое средство" (индексы Международной патентной классификации - А61К 31/14 (2000.01), А61К 9/08 (2000.01), А61Р 31/02 (2000.01)) выдан по заявке от 26.04.2000 N 2000110349/14 на имя Свистова В.В. На основании договора от 12.12.2013 N РД0118870 исключительное право на изобретение по спорному патенту передано компании. Согласно сведениям Государственного реестра изобретений Российской Федерации изобретение по спорному патенту (с учетом исправления технической ошибки согласно публикации в Бюллетене изобретений от 29.03.2018 N 10) имеет следующую формулу:

"Антисептическое средство для профилактики заболеваний, представляющее собой раствор поверхностно-активного вещества, отличающееся тем, что раствор содержит бензилдемитил [3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорида моногидрат, воду очищенную при следующем соотношении ингредиентов, г/1000 г:

Бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорида моногидрат - 0,1

Вода очищенная - до 1000,0.".

Общество 10.04.2018 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, ссылаясь на то, что последний получен с нарушением положений пункта 1 статьи 4 Патентного закона, действовавшего на момент подачи заявки, поскольку изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна".

К возражению были приложены следующие источники информации:

заявка N 2000106427 на изобретение с датой приоритета от 17.03.2000, по заявке выдан патент N 2161961 (далее - источник информации 1);

международная публикация WO 93/00892 заявки PCT/RU92/00138 от 21.01.1993 (далее - источник информации 2);

статья А.И. Милявский и др. Эффективность применения отечественного антисептика мирамистина в дерматовенерологии // Вестник дерматологии и венерологии. - 1996. - N 2 (далее - источник информации 3);

фармакопейная статья ФС 42-2619-97 "Вода очищенная". Срок введения установлен с 11.03.1997 (далее - источник информации 4);

фармакопейная статья ФС 42-2620-97 "Вода для инъекций". Срок введения установлен 11.03.1997 (далее - источник информации 5);

Приготовление, хранение и распределение воды очищенной и воды для инъекций. МУ-78-113, Методические рекомендации. - М.: Минздрав России, 1998 (далее - источник информации 6).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 14.09.2018 об удовлетворении возражения и о признании патента Российской Федерации N 2163119 на изобретение недействительным полностью.

Роспатент исходил из того, что новизну изобретения по спорному патенту порочат сведения, содержащиеся в источнике информации 1.

Полагая, что решение Роспатента от 14.09.2018 не соответствует закону, нарушает ее права и законные интересы, компания обратилась в суд с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

В обоснование заявленных требований компания указала, что вывод Роспатента в отношении признака спорного изобретения "вода очищенная - до 1000,0" как известного из сведений, раскрытых в источнике информации 1, является ошибочным, а оспариваемое решение не соответствует нормам пункта 1 статьи 4 Патентного закона, пунктов 19.5.2 и 19.5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила N 82), и нарушает права компании.

Кроме того, компания отметила, что раскрытие сведений из источника информации 1 не препятствует признанию патентоспособности спорного изобретения, поскольку к нему должны применяться положения абзаца седьмого пункта 1 статьи 4 Патентного закона об "авторской льготе", в применении которых Роспатентом неправомерно отказано.

При первоначальном рассмотрении заявленных требований суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания оспоренного ненормативного акта недействительным по основаниям незаконности выводов Роспатента в отношении известности признака спорного изобретения "вода очищенная - до 1000,0" из противопоставленной патентной заявки (источника информации 1). Рассмотрев заявленные доводы в этой части, суд установил, что в противопоставленном источнике информации 1 раскрыт частный признак, что свидетельствует об отсутствии новизны у общего признака, который указан в формуле спорного изобретения.

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости применения в рассматриваемом случае абзаца седьмого пункта 1 статьи 4 Патентного закона, установив представление в материалы дела доказательств, подтверждающих раскрытие автором и заявителями технического решения по заявке N 2000106427 сведений о сущности изобретения, при котором такие сведения стали общедоступными в пределах шести месяцев до даты подачи спорной заявки (26.04.2000).

При этом суд первой инстанции указал, что обстоятельства раскрытия сведений о сущности изобретения подтверждаются представленными в суд сборником "Тезисы докладов VII Российского национального конгресса "Человек и лекарство", письмом Московского городского противогерпетического центра от 12.03.1999 N 20 и письмом общества "ИНФАМЕД" на имя председателя Фармакологического комитета Российской Федерации от 24.03.2000 N 39, а также свидетельскими показаниями.

Суд первой инстанции счел, что исследование указанных обстоятельств имеет существенное значение для установления соответствия спорного изобретения положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона.

Признавая оспариваемое решение административного органа недействительным и обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества против выдачи спорного патента, суд первой инстанции исходил из того, что административным органом не установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрения возражения на предмет соответствия изобретения по спорному патенту требованиям статьи 4 Патентного закона.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на следующее:

указав на существенность допущенных Роспатентом нарушений при рассмотрении возражения третьего лица, суд первой инстанции не отразил в решении, в чем конкретно выразились нарушения условия, что все доказательства, которые явились основанием для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным, были представлены заявителем только в суд первой инстанции и не представлялись административному органу при рассмотрении возражения. Следовательно, приведенный вывод суда первой инстанции противоречит фактическим обстоятельствам дела и не содержит какой-либо аргументации;

из материалов дела следует, что в опровержение представленных компанией доказательств и свидетельских показаний общество представило в материалы дела следующие документы: копии фармакопейной статьи СССР от 19.03.1991 N ВФС 42-2047-91 и публикации международной заявки от 21.01.1993 N WO 93/00892, - ссылаясь на которые отмечало, что ими опровергаются показания свидетеля Рудько А.П., так как сведения о сущности изобретения были раскрыты в названных документах задолго до подачи спорной заявки, в связи с чем отсутствуют основания для применения положений абзаца седьмого пункта 1 статьи 4 Патентного закона. По мнению третьего лица, сведения об изобретении получены, напротив, Свистовым В.В. от Рудько А.П. Суд отклонил доводы о раскрытии сведений о сущности изобретения в вышеуказанных документах, поскольку счел, что они не представлялись при рассмотрении возражения в Роспатенте, а доводы об отсутствии патентоспособности у спорного изобретения обществом не заявлялись. Однако международная заявка от 21.01.1993 N WO 93/00892 представлялась в Роспатент одновременно с подачей возражения и отражена в оспариваемом ненормативном правовом акте как источник информации 2, в связи с чем выводы суда в данной части противоречат фактическим обстоятельствам дела;

отклоняя представленные третьим лицом доказательства на основании их нераскрытия при рассмотрении возражения в Роспатенте, суд первой инстанции не учел данные в абзаце третьем пункта 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснения о том, что податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд. С учетом того что указанные доказательства были представлены третьим лицом в опровержение доказательств, представленных правообладателем непосредственно в суд, у суда первой инстанции не имелось оснований для их отклонения по основанию нераскрытия при рассмотрении возражения в Роспатенте;

положения абзаца седьмого пункта 1 статьи 4 Патентного закона применены судом первой инстанции без учета пункта 3.2.4.3 Правил N 82, поскольку для применения "авторской льготы" необходимо, чтобы информация, относящаяся к изобретению и ставшая общедоступной, касалась не просто каких-либо сведений о техническом решении, а содержала сведения о совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого технического результата. В обжалуемом решении судом первой инстанции не приведены обстоятельства, при которых суд пришел к выводу о наличии в представленных компанией документах сведений о совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого технического результата изобретением по спорному патенту, а также не обосновано, каким образом обмен информацией между соавторами доклада придает такой информации характер общедоступности;

из решения суда первой инстанции невозможно установить, каким образом на применение шестимесячного срока "авторской льготы" по спорному патенту влияет подача Рудько А.П. заявки N 2000106427.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции критически оценил пояснения компании со ссылкой на решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 02.12.2019, которое принято по результатам рассмотрения искового заявления Свистова В.В. к Рудько А.П. и Кривошеиной Г.Н. (наследнице Кривошеина Ю.С.) и согласно которому удовлетворены требования о признании Свистова В.В. соавтором и заявителем по заявке на изобретение N 2000106427, поданной 17.03.2000, наряду с Рудько А.П. и Кривошеиным Ю.С.

Суд первой инстанции отклонил довод компании об отсутствии в оспариваемом решении обоснования того, что "бензилдемитил [3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорида моногидрат", указанный в изобретении по спорному патенту и в противопоставленной заявке, является поверхностно-активным веществом.

Суд первой инстанции также не принял довод компании о необоснованной ссылке административного органа на источник информации 3, в которой также приведены сведения о том, что "бензилдемитил [3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорида моногидрат" является поверхностно-активным веществом.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в спорном техническом решении используется то же поверхностно-активное вещество - "бензилдемитил [3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорида моногидрат" при том же количественном соотношении с водным растворителем, что и в средстве, известном из противопоставленной заявки.

Суд первой инстанции также признал верным вывод Роспатента об отсутствии новизны у изобретения по спорному патенту в части признака "поверхностно-активное вещество".

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что в спорном техническом решении указан более общий признак "вода очищенная" без указания каких-либо методов ее очистки, а в противопоставленной заявке указан конкретный вид очищенной воды - дистиллированная вода.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции констатировал, что Роспатент обоснованно пришел к выводу об отсутствии новизны у изобретения по спорному патенту в части признака "вода очищенная".

Суд первой инстанции также признал правомерным довод административного органа и общества о том, что, являясь участником и контролирующим лицом компании - заявителя по настоящему делу, Свистов В.В. имеет общий с ним интерес по настоящему делу.

Кроме того, суд первой инстанции отметил обоснованность вывода Роспатента о том, что компания не доказала, каким образом обмен информацией между соавторами доклада, изобретения и т.п. придает такой информации характер общедоступности.

Суд первой инстанции отметил, что если сборник "Тезисы докладов VII Российского национального конгресса "Человек и лекарство" имеет выходные данные (т. 8, л.д. 129), позволяющие идентифицировать его с изданием, которое было опубликовано 14.03.2000 и стало общедоступным посредством направления в Российскую книжную палату 17.04.2000, то представленная компанией брошюра таких сведений не содержит, что само по себе исключает возможность достоверного вывода о дате обнародования имеющейся в ней информации.

Суд первой инстанции признал обоснованным довод Роспатента о том, что включенные в сборник тезисы доклада "Мирамистин - антисептик с иммуномодулирующими и усиливающими регенерацию свойствами" не содержат признаков изобретения в том виде, который позволяет установить его сущность, иными словами - сведения о совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого технического результата.

Кроме того, суд первой инстанции не принял в качестве надлежащих доказательств раскрытия сущности изобретения по спорному патенту письма Московского городского противогерпетического центра от 12.03.1999 N 20 и общества "ИНФАМЕД" на имя председателя Фармакологического комитета Российской Федерации от 24.03.2000 N 39.

При этом суд первой инстанции принял во внимание доводы Роспатента, основанные на представленных обществом доказательствах, а именно на копии Временной фармакопейной статьи СССР от 19.03.1991 N ВФС 42-2047-91 и на публикации международной заявки от 21.01.1993 N WO 93/00892, которыми подтверждается, что сведения о сущности изобретения по спорному патенту были раскрыты задолго до подачи заявки N 2000110349 и были известны Рудько А.П. с 25.10.1990 как ведущему научному сотруднику КНИФ ГОСНИИХЛОРПРОЕКТа, в связи с чем могли быть переданы ею Свистову В.В., а не наоборот.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не нашел оснований для предоставления заявителю "авторской льготы".

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о законности оспариваемого решения Роспатента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве. Заявителем кассационной жалобы также не оспариваются выводы суда первой инстанции об известности признака спорного изобретения "вода очищенная - до 1000,0" из противопоставленного источника информации 1.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в письменных объяснениях на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении довода компании о том, что суд первой инстанции неправильно применил положения абзацев пятого и седьмого пункта 1 статьи 4 Патентного закона, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 4 Патентного закона не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о необоснованности вывода суда первой инстанции о том, что отсутствие выходных данных на брошюре "само по себе исключает возможность достоверного вывода о дате обнародования имеющейся в ней информации" и что любое печатное издание, в котором отсутствуют выходные данные, не может приниматься в качестве доказательства для обоснования "авторской льготы", президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно положениям абзаца седьмого пункта 1 статьи 4 Патентного закона возможность в течение шести месяцев с даты раскрытия информации подать заявку, несмотря на раскрытие информации, относящейся к изобретению, возможна при соблюдении совокупности условий:

эта информация раскрыта автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию;

эта информация содержит сведения о сущности изобретения;

эта информация стала общедоступной.

В соответствии с пунктом 3.2.4.3 Правил N 82 сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. При этом признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Таким образом, для применения "авторской льготы" необходимо, чтобы информация, относящаяся к изобретению и ставшая общедоступной, касалась не просто каких-либо сведений о техническом решении, а содержала сведения о совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого технического результата.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оснований для предоставления компании "авторской льготы" нет, поскольку отсутствие на брошюре выходных данных не позволяет установить дату ее опубликования и, следовательно, сделать вывод о том, когда содержащаяся в ней информация была обнародована.

В свою очередь, несмотря на доказанность даты опубликования сборника "Тезисы докладов VII Российского национального конгресса "Человек и лекарство", включенные в него тезисы доклада "Мирамистин - антисептик с иммуномодулирующими и усиливающими регенерацию свойствами" не содержат признаков изобретения в том виде, который позволяет установить его сущность, т.е. сведения о совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого технического результата.

По аналогичным основаниям суд не принял в качестве надлежащих доказательств раскрытия сущности изобретения по спорному патенту письма Московского городского противогерпетического центра от 12.03.1999 N 20 и общества "ИНФАМЕД" на имя председателя Фармакологического комитета Российской Федерации от 24.03.2000 N 39.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что исходя из буквального толкования пункта 1 статьи 4 Патентного закона при определении патентоспособности технического решения не учитывается такая информация, которая раскрыта автором, заявителем либо лицами, получившими прямо или косвенно такую информацию, однако это не препятствует использованию иной информации, размещенной другими лицами.

Таким образом, даже при наличии соответствующих доказательств, подтверждающих общеизвестность приведенных компанией источников и при наличии в них всех существенных признаков спорного изобретения, именно эти источники не могли быть противопоставлены спорному изобретению.

Вместе с тем приведенная норма не препятствует противопоставлению спорному изобретению иного источника, в отношении которого "авторская льгота" не подтверждена.

Поскольку Роспатент противопоставил спорному изобретению не приведенные компанией вышеупомянутые брошюру, тезисы доклада и письмо, а патентную заявку N 2000106427, у Роспатента и у суда первой инстанции не было оснований для применения "авторской льготы", основанной именно на этих документах.

В свою очередь, наличие или отсутствие оснований для противопоставления патентной заявки регулируется специальной нормой, а именно абзацем пятым пункта 1 статьи 4 Патентного закона, а не абзацем седьмым этого пункта названной статьи Закона, как ошибочно полагает компания.

Наличие авторской льготы в отношении каких-либо источников не может препятствовать противопоставлению иного источника информации, которым в рассматриваемом случае являлась заявка N 2000106427 на изобретение с датой приоритета от 17.03.2000, по которой в дальнейшем выдан патент Российской Федерации N 2161961.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о возможности включения противопоставленной заявки N 2000106427/14 в уровень техники для целей установления "новизны" изобретения по спорному патенту, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели (абзац пятый пункта 1 статьи 4 Патентного закона).

На основании подпункта 1 пункта 19.5.2 Правил N 82 проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Подпунктом 2 пункта 19.5.2 Правил N 82 предусмотрено, что заявка на изобретение или на полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994);

заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;

заявка не отозвана, не считается и не признана отозванной (действие международной заявки в Российской Федерации не прекращено).

Заявка включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретение - только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к этой заявке).

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил N 82 изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В том случае, когда выявленным в уровне техники источником информации, из которого известно рассматриваемое изобретение, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться, что заявка не отозвана, не считается и не признана отозванной (подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил N 82).

Таким образом, абзац пятый пункта 1 статьи 4 Патентного закона содержит указание на два самостоятельных исключения из общего правила, позволяющих включать в уровень техники для проверки патентоспособности изобретения источники, не опубликованные на дату приоритета спорного изобретения:

патентные документы, имеющие более раннюю дату приоритета по сравнению с приоритетом спорного изобретения, вне зависимости от того, кто является их автором, первым патентообладателем, заявителем по заявкам, на основании которых выданы такие патентные документы. Патентные документы включаются в уровень техники только в объеме их формулы;

заявки на изобретения и на полезные модели, имеющие более раннюю дату приоритета по сравнению с приоритетом спорного изобретения, но при условии, что эти заявки поданы иными лицами. Такие заявки включаются в уровень техники в объеме формулы и описания.

Включение в уровень техники патентных документов направлено на избежание двойного патентования.

Включение в уровень техники упомянутых заявок имеет две цели: 1) обеспечивает избежание двойного патентования, 2) позволяет тому же заявителю путем подачи повторной заявки устранить недочеты первоначальной заявки, которые не могут быть устранены на этапе ее экспертизы (например, недостаточность раскрытия технического решения в описании).

В данном случае спорному техническому решению Роспатент противопоставил именно заявку на изобретение, включенную в уровень техники на основании абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Патентного закона.

В такой ситуации значимым обстоятельством при установлении возможности ее противопоставления является вопрос о том, подана она тем же или иным лицом, что и заявка на спорное изобретение.

Суд первой инстанции установил, что заявка N 2000106427/14 на изобретение "Лекарственный препарат" была подана 17.03.2000 Кривошеиным Ю.С. и Рудько А.П., в качестве авторов и патентообладателей также указаны Кривошеин Ю.С. и Рудько А.П.

Заявителем по заявке на получение патента в отношении спорного изобретения являлось общество "ИНФАМЕД".

Поскольку заявителями по спорной и противопоставленной заявкам были разные лица, противопоставленная заявка на дату рассмотрения возражения соответствовала требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 19.5.2 Правил N 82, и обоснованно была включена Роспатентом в уровень техники при установлении новизны спорного изобретения.

Проанализировав описание и формулу изобретения, содержащиеся в заявке, Роспатент пришел к выводу об известности из нее средства того же назначения, которому присущи признаки, идентичные признакам, содержащимся в формуле изобретения по спорному патенту.

Правомерность данного вывода административного органа подтвердил в своем решении суд первой инстанции. Правомерность этих выводов суда первой инстанции по существу в кассационной жалобе не оспаривается.

Вместе с тем суд первой инстанции установил, что после принятия оспариваемого ненормативного правового акта в период рассмотрения настоящего дела Свистов В.В. обратился в Замоскворецкий районный суд г. Москвы с заявлением к Рудько А.П. и Кривошеиной Г.Н. (наследнице Кривошеина Ю.С.) о признании его соавтором и заявителем по поданной 17.03.2000 заявке на изобретение N 2000106427, наряду с Рудько А.П. и Кривошеиным Ю.С.

Решением районного суда заявленные требования Свистова В.В. удовлетворены.

Таким образом, на момент рассмотрения дела судом первой инстанции Свистов В.В. являлся автором и правообладателем (в том числе и первым правообладателем) изобретения по спорному патенту, а также был признан одним из заявителей и авторов по противопоставленной заявке.

Мотивы, приведенные судом первой инстанции, критически оценившим вступившее в законную силу решение районного суда, президиумом Суда по интеллектуальным правам не могут быть признаны обоснованными.

В соответствии с частью 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Таким образом, установленные районным судом обстоятельства того, что Свистов В.В. является автором и одним из заявителей противопоставленной заявки, являются обязательными для Суда по интеллектуальным правам вне зависимости от мотивов, по которым истец обратился в районный суд.

Учитывая, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в возражениях на нее сводятся к оценке вывода суда первой инстанции о толковании абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Патентного закона - о том, заявки каких лиц охватываются этой нормой права, президиум Суда по интеллектуальным правам усмотрел необходимость направления запроса лицам, обладающим теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, с целью подтверждения (опровержения) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта.

В порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целях получения разъяснений, выяснения профессионального мнения специалистов, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, запросы направлены следующим ученым: Линнику Льву Николаевичу, Тлевлесовой Сауле Январбековне, Залесову Алексею Владимировичу, Мещерякову Владимиру Алексеевичу, Федотову Андрею Александровичу, Джермакяну Валерию Юрьевичу.

До дня судебного заседания поступили ответы от Линника Л.Н., Залесова А.В., Мещерякова В.А., Джермакяна В.Ю.

В ответах Линника Л.Н. и Залесова А.В. высказано мнение о невозможности противопоставления изобретению заявки, в которой автором является то же лицо, даже если заявителем является иное лицо.

Противоположное мнение высказано Мещеряковым В.А. и Джермакяном В.Ю., полагающими, что норма абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Патентного закона указывает только на заявителей по заявкам, но не на авторов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, проанализировав содержание абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Патентного закона, пришел к выводу о том, что названная норма, позволяющая не включать в уровень техники поданные теми же лицами заявки на изобретения и полезные модели, но предполагающая в то же время включение в уровень техники патентов на изобретения и полезные модели вне зависимости от субъектного состава лиц, направлена в том числе на защиту прав изобретателей, либо подавших первоначальную заявку с пороком ее содержания, который невозможно исправить изменением формулы с перенесением в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов или из описания, либо продолжающих работу над своим изобретением и подающих новые заявки, улучшающие их техническое решение.

Из смысла положений статьи 4 Патентного закона следует, что патент выдается автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4 Закона; правопреемникам указанных лиц.

Таким образом, первоначально право на подачу заявки и получение патента принадлежит именно автору, а право других лиц быть заявителем по заявке является производным от права автора (за исключением случаев со служебным изобретением).

В настоящем случае ни состав авторов (т.е. лиц, имеющих первоначальное право быть заявителями), ни состав заявителей (т.е. лиц, фактически подавших заявку) не являются тождественными. Они лишь имеют определенное пересечение.

Автором по патенту Российской Федерации N 2163119 на изобретение является Свистов В.В., вместе с тем заявителем по этому патенту выступило общество "ИНФАМЕД".

В свою очередь, авторами противопоставленной заявки на изобретение являются Рудько А.П., Кривошеин Ю.С. и Свистов В.В. (с учетом решения районного суда), они же являются заявителями по этой заявке.

Таким образом, как верно указал суд первой инстанции, признание Свистова В.В. одним из заявителей по противопоставленной заявке не имеет правового значения по делу, поскольку не влияет на вывод о возможности ее включения в уровень техники из-за разного состава заявителей (как первоначально указанного в заявке, так и скорректированного на основании решения суда общей юрисдикции).

Подпункт 2 пункта 19.5.2 Правил N 82 также конкретизирует состав лиц, заявки которых охватываются нормой абзаца четвертого пункта 1 статьи 4 Патентного закона, указывая на подачу заявки другим лицом, т.е. другим заявителем.

При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции о возможности включения указанного источника информации в уровень техники при определении новизны спорного изобретения являются обоснованными.

Кроме того, как верно обратил внимание суд первой инстанции, при подаче возражения общество в качестве источника информации, порочащего новизну технического решения по спорному патенту, указывало на "Заявку на изобретение N 2000106427/14, дата подачи 17.03.2000, приоритет 17.03.2000, по заявке выдан патент N 2161961".

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание то, что патенты Российской Федерации на изобретения и полезные модели включаются в уровень техники при определении новизны изобретения вне зависимости от субъектного состава лиц, подающих заявку либо являющиеся ее авторами (патентообладателями).

В отличие от заявок на изобретения, на основании подпункта 1 пункта 19.5.2 Правил N 82 запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что из родового понятия формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2161961, выданному по противопоставленной заявке, также известен лекарственный препарат с характеристикой назначения "для лечения и профилактики инфекционных и воспалительных заболеваний". Согласно реферату указанного патента "изобретение относится к области медицины и касается лекарственного препарата для лечения и профилактики специфических и неспецифических инфекционных и гнойно-воспалительных заболеваний".

Формула изобретения, отраженная в заявке на изобретение N 2000106427, тождественна формуле изобретения в выданном на ее основании патенте Российской Федерации N 2161961.

При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции о том, что спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку из противопоставленных источников, подлежащих включению в уровень техники, известно средство того же назначения, которому присущи признаки, идентичные признакам, содержащимся в формуле изобретения по спорному патенту, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследовал и оценил фактические обстоятельства и материалы дела, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в письменных пояснениях и в отзыве на нее, выслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлины подлежит возврату обществу.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2020 по делу N СИП-847/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Megainpharm GmbH - без удовлетворения.

Возвратить иностранному лицу Megainpharm GmbH (в лице плательщика общества с ограниченной ответственностью "Иванов, Макаров и Партнеры") из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 27.11.2020 N 9416 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина