Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-986/2017 по делу N А41-27560/2016 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения в связи с доказанностью фактов принадлежности этих прав истцу и нарушения их ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-986/2017 по делу N А41-27560/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 2 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Auto a.s. (tr. Vaclava Klementa 869, 293 01 Mlada Boleslav, republika) на решение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2020 по делу N А41-27560/2016 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по тому же делу

по иску иностранного лица Auto a.s. к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР ИМПОРТ" (мкр. Птицефабрика, лит. 6Ш, корп. К-43, оф. 101, раб. пос. Томилино, г. Люберцы, Московская обл., ОГРН 1155027000424) о запрете использования товарного знака, обязании уничтожить товар и о взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Курская таможня (ул. Коммунистическая, д. 3а, г. Курск, 305004, ОГРН 1024600942904), иностранное лицо Emex DWC-LLC (UAE, Dubai, Dubai South, Logistic city, Plot FB-81, P.O. Box: 16826) и иностранное лицо Investment a.s. ( 2690/17, Praha 6, Dejvice).

В судебном заседании приняли участие представители иностранного лица Auto a.s. - Гревцова А.А. (по доверенности от 29.10.2018), Крупенина С.А. (по доверенности от 25.05.2021 N 96/21).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо "VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft", иностранное лицо "AUDI Aktiengesellschaft", иностранное лицо AUTO a.s. (далее - AUTO a.s.) обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" (далее - общество "ТМР Импорт") со следующими требованиями:

запретить обществу "ТМР Импорт" использовать товарные знаки по международным регистрациям N 708041, 553131, 702527 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированных товарными знаками "VW", "AUDI", "SKODA", а именно:

1) изделий из пластмасс, а именно заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", артикул: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26);

2) стекла двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92);

3) решетки радиатора с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387);

4) клипсов пластиковых с маркировкой "Volkswagen", "AUDI", артикул EM357837084 в количестве 5 шт. (товар N 12);

5) молдинга кузовного с маркировкой "Volkswagen", артикул EM1J4853805D6DA в количестве 1 шт. (товар N 12);

6) коврика автомобильного резинового с маркировкой "AUD", артикул EM8L1061501A041 в количестве 1 шт. (товар N 50);

уничтожить ввезенные по декларации на товары N 10108060/060416/0000195 автомобильные запасные части в количестве 12 единиц, маркированные товарными знаками "VW", "AUDI", "SKODA", а именно:

1) изделия из пластмасс, а именно заглушки пластиковые с маркировкой "SKODA", артикул: EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26);

2) стекло двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92);

3) решетку радиатора с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387);

4) клипсы пластиковые с маркировкой "Volkswagen", "AUDI", артикул EM357837084 в количестве 5 шт. (товар N 12);

5) молдинг кузовной с маркировкой "Volkswagen", артикул EM1J4853805D6DA в количестве 1 шт. (товар N 12);

6) коврик автомобильный резиновый с маркировкой "AUDI", артикул EM8L1061501A041 в количестве 1 шт. (товар N 50);

взыскать с общества "ТМР ИМПОРТ" в пользу иностранного лица "VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft" 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 708041, а также расходы по уплате государственной пошлины;

взыскать с общества "ТМР ИМПОРТ" в пользу иностранного лица "AUDI Aktiengesellschaft" 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 553131, а также расходы по уплате государственной пошлины;

взыскать с общества "ТМР ИМПОРТ" в пользу иностранного лица AUTO a.s. 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 702527, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Московской области от 22.07.2016 по делу N А41-27560/2016 выделены в отдельные производства с присвоением требованиям иностранных лиц "VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft" и "AUDI Aktiengesellschaft" к обществу "ТМР Импорт" самостоятельных номеров, также суд определил, что в деле N А41-27560/2016 подлежат рассмотрению требования AUTO a.s. к обществу "ТМР Импорт".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные самостоятельны требования относительно предмета спора, привлечены Курская таможня и иностранная компания Emex DWC-LLC, Investment a.s.

До принятия решения по существу спора истцом заявлено и судом удовлетворено ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уточнении исковых требований, в соответствии с которым AUTO a.s. просила запретить обществу "ТМР Импорт" использовать товарный знак по международной регистрации N 702527 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированных товарным знаком "SKODA", а именно:

изделий из пластмасс, а именно заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26);

стекла двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92);

решетки радиатора с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387);

обязать общество "ТМР Импорт" за свой счет уничтожить товары, заявленные в декларации на товары N 10108060/060416/0000195 автомобильные запасные части в количестве 5 единиц, маркированные товарным знаком "SKODA", а именно: изделия из пластмасс, а именно заглушки пластиковые с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26); стекло двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92); решетку радиатора с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387), а также взыскать с общества "ТМР Импорт" в пользу компании " AUTO a.s." 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 702527, расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.04.2017, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2017, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что суды нижестоящих инстанций, делая вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, не дали правовую оценку наличию в товарном знаке по международной регистрации N 702527 словесного обозначения "SKODA" и дискламированному словесному обозначению "AUTO", а также отсутствию в обозначении каких-либо словесных обозначений, а также влияние этих обстоятельств на установление визуального сходства. При сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком по международной регистрации N 702527 с точки зрения их визуального сходства, суды не учли правовые позиции, о том, что вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суд по интеллектуальным правам указал также, что суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание разъяснения, изложенные в части 3 пункта 6.3.1, в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, в соответствии с которыми значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе; словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

В постановлении суда кассационной инстанции было отмечено также, что вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений сделан без исследования значимости составляющих этих обозначений элементов, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данных обозначениях с учетом наличия словесного элемента в товарном знаке по международной регистрации N 702527, а также без анализа того, не придают ли словесные элементы этого товарного знака при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение, используемое ответчиком за товарный знак компании " AUTO a.s." при отсутствии словесного элемента в указанном обозначении.

При новом рассмотрении дела решением суда от 16.10.2018, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 18.02.2019, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2019 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в ином составе суда. Причиной повторной отмены судебных актов явились процессуальные нарушения, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве безусловных нарушений для отмены, а именно, отсутствие надлежащего извещения третьего лица по делу Investment a.s.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Московской области от 17.02.2020 по делу N А41-27560/16 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, истец обжаловал его в апелляционном порядке.

До рассмотрения апелляционной жалобы по существу истцом в соответствии со статьей 49 Арбитражного апелляционного кодекса Российской Федерации заявлено об отказе от исковых требований в части обязания уничтожить ввезённые по ДТ N 10108060/060416/0000195 автомобильные запасные части в количестве 5 единиц, маркированные товарным знаком "SKODA", а именно: 1) изделия из пластмасс, а именно заглушки пластиковые с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26); 2) стекло двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92); 3) решетку радиатора с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 387).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда принят отказ иностранного лица Auto a.s. от исковых требований в части обязания уничтожить ввезённые по ДТ N 10108060/060416/0000195 автомобильные запасные части в количестве 5 единиц, маркированные товарным знаком "SKODA". Производство по делу в указанной части прекращено. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, иностранное лицо Auto a.s. обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает выводы суда первой и апелляционной инстанции об отсутствии сходства между принадлежащим истцу товарным знаком по международной регистрации N 702527 "" и обозначением, нанесённым на товары ответчика "".

Иностранное лицо Auto a.s. отмечает, что ввезенные ответчиком товары являются оригинальными товарами истца и соответствуют товарам, для которых зарегистрирован товарный знак по международной регистрации N 702527. При этом товарный знак третьего лица по свидетельству Российской Федерации N 408991 "" зарегистрирован для индивидуализации иных товаров (не являющихся запасными частями для легковых автомобилей).

Заявитель кассационной жалобы полагает, что отказ в защите исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 702527 только на основании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 408991 является неправомерным при установлении факта использования сходного обозначения ответчиком.

В дополнении к кассационной жалобе иностранное лицо Auto a.s. ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, регулирующим отношения, связанные с защитой интеллектуальной собственности (статьи 1229, 1252, 1483, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ). Истец отмечает, что независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к использованию данного вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований процессуального законодательства о всестороннем, полном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что не может быть признано полное отсутствие сходства сравниваемых обозначений при наличии в них совпадающих элементов.

В отзыве на кассационную жалобу и на новые доводы кассационной жалобы общество "ТМР Импорт" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, полагая доводы кассационной жалобы необоснованными.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители заявителя кассационной жалобы поддержали ее доводы, и просили отменить принятые по делу судебные акты.

Надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, представители ответчика и третьих лиц не направили своих представителей в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв с 02.06.2021 до 03.06.2021. Сведения о перерыве в судебном заседании были размещены в установленном процессуальным законодательством порядке в сети Интернет на официальном сайте суда.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, иностранное лицо AUTO a.s. является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 702527 "", которому согласно сведениям на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в разделе Madrid Monitor (http://www.wipo.int/madrid/monitor), предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для индивидуализации товаров 12-го класса "автомобили (туристические) и их модификации, принадлежности и аксессуары к ним, запчасти и двигатели внутреннего сгорания для указанных автомобилей" Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Названный товарный знак иностранного лица AUTO a.s. включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы от 09.10.2013 N 14-42/45064 "О товарных знаках компании "ШКОДА АУТО А.С.".

Согласно уведомлению Курской таможни от 26.04.2016 N 45-127/497 обществом "ТМР Импорт" были совершены таможенные операции, направленные на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, содержащих обозначения, тождественные товарному знаку "SKODA", в общем количестве 5 штук по декларации на товары N 10108060/060416/0000195, поданной в апреле 2016 года, а именно: изделий из пластмасс, а именно заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0857538A (1 шт.), EM1Z5807441 (1 шт.), EM5E0886197A9B9 (1 шт.), в общем количестве 3 шт. (товар N 26); стекла двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 шт. (товар N 92); решетки радиатора с маркировкой "SKODA", артикул EM5E0853677 в количестве 1 шт. (товар N 378) (т. 1, л. д. 123-125).

При обращении с иском иностранное лицо AUTO a.s. указывало, что общество "ТМР Импорт" не является лицом, уполномоченным ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные товарным знаком по международной регистрации N 702527, поскольку правообладатель не давал своего согласия ответчику на использование этого товарного знака каким-либо способом, в том числе путем ввоза автомобильных запасных частей на территорию Российской Федерации.

Судом первой инстанции также установлено и подтверждается сведениями Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, что третье лицо Investment a.s. является правообладателем изобразительного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 408991, зарегистрированного Роспатентом 19.05.2010 с приоритетом по дате подачи заявки 17.04.2009 для индивидуализации в том числе товаров 12-го класса МКТУ "транспортные средства общего пользования, в частности трамваи, автобусы, троллейбусы и вагоны, секции подвижного состава метро, железнодорожный транспорт, в частности локомотивы, тепловозы, электровозы, вагоны для локомотивов, тепловозов, электровозов, многосекционные электропоезда, железнодорожные электровагоны, автомотрисы, дизельные вагоны, моторные вагоны, мотор-вагонные секции и дизель-поезда, части, детали, механизмы и принадлежности для них; тяговые электродвигатели и тяговое электрооборудование, в виде преобразователей для главного и вспомогательного, дополнительного приводов и инверторов напряжения".

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела не подтвержден факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по международной регистрации N 702527.

При этом суд первой инстанции провел сравнительный анализ обозначений (комбинированного товарного знака по международной регистрации N 702527 "" и обозначения, нанесённого на товары ответчика "").

При сопоставлении спорного обозначения, использованным ответчиком, с товарным знаком по международной регистрации N 702527 по визуальному критерию сходства судом первой инстанции принято во внимание наличие в комбинированном товарном знаке по международной регистрации N 702527 словесного обозначения "SKODA" и дискламированного словесного обозначения "AUTO", а также отсутствие в используемом ответчиком обозначении каких-либо словесных элементов, указанное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, с точки зрения рядового потребителя, не является основанием для вывода о сходстве обозначений до степени смешения.

Таким образом, суд первой инстанции по существу пришел к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Суд первой инстанции отметил, что на ввезенных ответчиком товарах размещено иное обозначение, сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 408991, а не товарным знаком истца. Вместе с тем товарные знаки по международной регистрации N 702527 и по свидетельству Российской Федерации N 408991 принадлежат различным правообладателям и каждый имеет свою правовую охрану. Следовательно, автомобильные запчасти, предъявленные ответчиком к ввозу на территорию Российской Федерации на основании декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированы обозначением, являющемся самостоятельным товарным знаком, правообладателем которого является иное лицо, а не истец.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности кассационной жалобы.

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Как указано в статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела.

Лицами, участвующими в деле, при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции не оспариваются следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу права на товарный знак по международной регистрации N 702527; размещение на товарах ответчика обозначения "", идентичность товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, на которых размещено спорное обозначение (запчасти для автомобилей).

Основанием для отказа в удовлетворении иска послужили выводы судов об отсутствии сходства между принадлежащим истцу товарным знаком "" и обозначением, нанесённым на товары ответчика "".

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, основанными на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 309-ЭС17-8371.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными подзаконными актами, а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, по смыслу Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), товарный знак истца "" является комбинированным обозначением, используемое ответчиком обозначение "" является изобразительным обозначением.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пунктов 43, 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 указанных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как предусмотрено в пункте 42 Правил N 482, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Аналогичные подходы были закреплены в ранее действовавших Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

В состав сравниваемых обозначений ( и ) входит совпадающий изобразительный элемент, стилизованное изображение стрелы. В связи с чем вывод о полном отсутствии сходства сделан быть не может.

В таком случае судами первой и апелляционной инстанции должна быть установлена степень сходства сравниваемых обозначений, которая наряду со степенью однородности товаров и услуг, а также иными факторами, примерный перечень которых приведен в пункте 162 Постановления N 10, подлежит учету при установлении вероятности смешения сравниваемых обозначений.

При этом истцом заявлялся довод о том, что товарные знаки истца и обозначение ответчика используются для маркировки идентичных товаров (запчасти для автомобилей).

Суд апелляционной инстанции, несмотря на наличие соответствующих доводов истца допущенные судом первой инстанции нарушения не устранил, должной оценки доводам заявителя апелляционной жалобы не дал.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать изложенный в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения основанным на нормах материального права и разъяснениях высшей судебной инстанции.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая то обстоятельство, что рассматриваемое дело неоднократно направлялось на новое рассмотрение (в том числе в ином судебном составе), а также учитывая, что все имеющие значение для дела обстоятельства установлены судами, а допущенная нижестоящими судами ошибка обусловлена неправильным применением норм материального права, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным принять по делу новый судебный акт, не направляя дело на новое рассмотрение.

Как указано ранее, с учетом вхождения в состав сравниваемых обозначений совпадающего изобразительного элемента в виде стилизованного изображения стрелы, обозначения являются сходными между собой.

Даже при признании низкой степени сходства сравниваемых обозначений, принимая во внимание идентичность товаров (запасные части для автомобилей), для идентификации которых используются сравниваемые обозначения, что с учетом содержащихся в пункте 162 Постановления N 10 разъяснений увеличивает вероятность смешения противопоставленных обозначений в глазах потребителей соответствующих товаров, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Факт размещения на товарах ответчика обозначения "" подтверждается фотоматериалами таможенного дела и актами таможенного досмотра, представленными третьим лицом - Курской таможней, которые обозревались судом первой инстанции при первоначальном рассмотрении дела, судом было установлено, что на представленных фотографиях N 511, 514, 517, 3547, 6130 изображены спорные автозапчасти.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Подача декларации на товары и ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных чужим товарных знаком без получения соответствующего разрешения правообладателя, являются способами нарушения исключительных прав на товарный знак в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, подпунктов 1, 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимается совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

Поскольку истцом заявлено требование о взыскании компенсации в минимальном размере (10 000 рублей), то есть для определения размера подлежащей взысканию компенсации не требуется оценка доказательств (правом на осуществление которой не наделен суд кассационной инстанции), Суд по интеллектуальным правам полагает требования о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежащим удовлетворению.

Суд по интеллектуальным правам полагает подлежащими удовлетворению и требования истца запрете обществу "ТМР Импорт" использовать товарный знак по международной регистрации N 702527 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированных названным товарным знаком, а именно: заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", артикул ЕМ5Е0857538А (1 штука), EM1Z5807441 (1 штука), ЕМ5Е0886197А9В9 (1 штука), в общем количестве 3 штуки (товар N 26); стекла двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 штука (товар N 92); решетки радиатора с маркировкой "SKODA", артикул ЕМ5Е0853677 в количестве 1 штука (товар N 378).

Отсутствие согласие правообладателя на ввоз товара ответчиком не оспаривается.

Из содержания пункта 4 статьи 1252 ГК РФ следует, что товар, даже если он и произведен владельцем товарного знака, однако, в нарушение исключительного права владельца товарного знака ввезен или иным образом введен в оборот на территории Российской Федерации, обладает признаком контрафактности.

В этой связи, ввезенные по декларации на товары N 10108060/060416/0000195 запасные части с нанесенным на них обозначением "", сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 587731, является контрафактным.

Ввоз товара, маркированного товарным знаком, без согласия его правообладателя, является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

С учетом изложенного требование истца о пресечении действий, нарушающих право его право на товарный знак в виде запрета обществу "ТМР Импорт" использовать товарный знак по международной регистрации N 702527 путём ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в ДТ N 10108060/060416/0000195, является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Поскольку кассационная жалоба не содержит доводов в части оспаривания прекращения производства по делу в связи с отказом от части исковых требований, постановление суда апелляционной инстанции в соответствующей части судом кассационной инстанции не проверяется.

Судебные расходы по делу подлежат распределению на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частями 1, 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

Поскольку судебный акт принят в пользу истца, то с ответчика в пользу иностранного лица Auto a.s. подлежит взысканию 8 000 (восемь тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче искового заявления (платежное поручение от 18.05.2016 N 334), 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче заявления об обеспечении иска (платежное поручение от 18.05.2016 N 337), 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционных жалоб (платежные поручения от 06.11.2018 N 1499, от 13.03.2020 N 233), 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче кассационных жалоб (от 15.04.2019 N 291, от 28.12.2020 N 703).

Семьдесят процентов от уплаченной при подаче искового заявления государственной пошлины на основании статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату истцу из федерального бюджета в связи с отказом от иска в части требований об обязании уничтожить ввезенные товары.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 17.02.2020 по делу N А41-27560/2016 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете использования товарного знака по международной регистрации N 702527 и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Исковые требования о запрете использования товарного знака по международной регистрации N 702527 и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" использовать товарный знак по международной регистрации N 702527 путем ввоза и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/060416/0000195, маркированных названным товарным знаком, а именно:

заглушек пластиковых с маркировкой "SKODA", артикул ЕМ5Е0857538А (1 штука), EM1Z5807441 (1 штука), ЕМ5Е0886197А9В9 (1 штука), в общем количестве 3 штуки (товар N 26);

стекла двери с маркировкой "SKODA", артикул EM5L0845021F в количестве 1 штука (товар N 92);

решетки радиатора с маркировкой "SKODA", артикул ЕМ5Е0853677 в количестве 1 штука (товар N 378).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" в пользу иностранного лица Auto a.s. 10 000 (десять тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 702527.

В части принятия отказа от исковых требований об уничтожении товара постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТМР Импорт" в пользу иностранного лица Auto a.s. 8 000 (восемь тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче искового заявления, 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче заявления об обеспечении иска, 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционных жалоб, 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче кассационных жалоб.

Возвратить иностранному лицу Auto a.s. в лице плательщика общества "АИС" из федерального бюджета 4 200 (четыре тысячи двести) рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления по платежному поручению от 18.05.2016 N 334.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова