Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 г. по делу N СИП-1035/2020 Суд отказал в признании действий ответчика по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции, поскольку фактически направлен на оспаривание охраноспособности спорного товарного знака по основаниям не связанным с недобросовестной конкуренцией

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 г. по делу N СИП-1035/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть объявлена в судебном заседании 10 июня 2021 года.

Мотивированный судебный акт изготовлен 11 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по иску общества с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИ" (ул. Большая Конюшенная, д. 21-23, литер А, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН 1027810269563) к закрытому акционерному обществу "Торговая фирма "Дом Ленинградской Торговли" (Вознесенский пр., д. 25, Санкт-Петербург, 190068, ОГРН 1027809171390) о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 490879 актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Наливкин Климентий Игоревич (Санкт-Петербург, ОГРНИП 310784727400118) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИ" - Бунтовский Р.Г. (по доверенности от 06.02.2020);

от индивидуального предпринимателя Наливкина К.И. - Ендресяк А.А. (по доверенности от 25.05.2019 N 12).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИ" (далее - общество "МЕРКУРИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к закрытому акционерному обществу "Торговая фирма "Дом Ленинградской Торговли" (далее - общество ТФ "ДЛТ") о признании его действий, связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству N 490879 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Наливкин Климентий Игоревич (далее - предприниматель) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании приняли участие представители истца и третьего лица - предпринимателя.

Представитель истца поддержал заявленные требования на основании доводов, изложенных в итоговых письменных пояснениях от 31.03.2021. Исковые требования мотивированы следующим.

Истец приобрел 12.05.2006 исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 175691 у ответчика для того, чтобы осуществлять коммерческую деятельность с его использованием в историческом здании Дома Ленинградской Торговли (ДЛТ), расположенного в Санкт-Петербурге, аббревиатура которого используется в качестве доминирующего элемента указанного товарного знака.

После отчуждения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 175691 и незадолго до открытия здания ДЛТ после продолжительной реконструкции, длившейся с 2005 по 2012 годы, общество ТФ "ДЛТ" подало 14.05.2012 заявку N 2012715580 на регистрацию спорного товарного знака, сходного, по мнению истца, до степени смешения с его вышеуказанным товарным знаком с более ранним приоритетом.

Как указывает истец, о скором открытии здания "ДЛТ" ответчику было известно, поскольку грядущее событие широко освещалось в прессе.

В отношении ответчика в 2016 году было возбуждено дело о банкротстве N А56-86594/2016, производство по которому до настоящего времени не завершено.

По сведениям истца, с момента регистрации спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 490879 до возбуждения дела о банкротстве ответчика указанный товарный знак не использовался ответчиком.

Данные обстоятельства, по мнению ответчика, свидетельствуют о том, что изначально регистрация товарного знака была недобросовестной с целью приобретения товарного знака не для индивидуализации товаров и услуг, а для его продажи в будущем. Такая регистрация товарного знака без целей его дальнейшего использования противоречит институциональному назначению данного средства индивидуализации и является злоупотреблением правом, так как в момент ее осуществления истец использовал регистрируемое обозначение, что причинило вред его правам и законным интересам.

Истец указывает, что он начал осуществлять деятельность по оказанию услуг под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 175691 (дата приоритета 26.12.1997) с 16.09.2005 на основании неисключительной лицензии и впоследствии с 15.03.2006 в качестве его правообладателя.

Истец обращает внимание, суда также на следующее обстоятельство. Несмотря на то, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 490879 был зарегистрирован ответчиком, с фирменным наименованием "Дом Ленинградской Торговли", в соответствии со статьей 1483 ГК РФ регистрация товарного знака, содержащего в себе наименование объекта культурного наследия народов Российской Федерации без согласия собственника объекта или лица, уполномоченного на это собственником данного объекта, не может быть осуществлена. Словесный элемент "ДЛТ" является широко известной и используемой аббревиатурой объекта, находящегося в собственности у истца. Соответственно, отчуждение товарного знака, содержащего в себе аббревиатуру объекта культурного наследия народов Российской Федерации без согласия собственника объекта или лица, уполномоченного на это собственником данного объекта, также не может осуществляться. Ответчик не получал у истца разрешение на регистрацию спорного товарного знака и в дальнейшем не получал согласия на отчуждение данного товарного знака.

Общество ТФ "ДЛТ" в отзыве на иск оспорило требования истца, указав следующее.

По мнению ответчика, истцом пропущен срок исковой давности, который подлежит исчислению с момента, когда спорное обозначение получило правовую охрану (01.07.2013), после публикации соответствующих сведений (25.07.2013).

Ответчик также считает себя ненадлежащим ответчиком. В качестве надлежащего указывает Роспатент, осуществивший государственную регистрацию спорного товарного знака.

Ответчик также обращает внимание на то, что истцом уже оспаривалось представление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 490879 в порядке, предусмотренном статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно решению Роспатента от 30.10.2020 по делу N 2012715580 (490879) истцу отказано в удовлетворении возражения от 17.03.2020 в связи со следующим:

- товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 490879 и N 175691 производят разные общие зрительные впечатления и порождают разные художественно-ассоциативные образы, а значит не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом;

- отсутствие сходства двух товарных знаков обуславливает отсутствие у спорного товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно экономической деятельности истца;

- истец не представил каких-либо документов, содержащих сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных устойчивых ассоциативных связей при восприятии спорного товарного знака именно с Домом Ленинградской Торговли.

Кроме того, как указывает ответчик, истцом не доказана совокупность обстоятельств, необходимых для признания действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции. При этом ответчик отмечает, что доводы истца о незаконности регистрации товарного знака адресованы ответчику, а об использовании - третьему лицу. При этом, по мнению ответчика, доводы истца о цели регистрации спорного товарного знака являются предположением истца, не нашедшим документального подтверждения.

Предприниматель в отзыве, итоговых письменных пояснениях и его представитель в ходе судебного заседания против удовлетворения иска возражали, считая требования истца необоснованными. В частности, предприниматель указал следующее.

Отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками истца и третьего лица установлено, в том числе решением Роспатента от 30.10.2020, принятым по результатам рассмотрения возражения общества "МЕРКУРИ" против регистрации спорного товарного знака.

Ссылка Истца на производство по делу N СИП-57/2020 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истца по свидетельству N 175691 не может быть принята судом во внимание, поскольку заинтересованность предпринимателя в данном деле была установлена в силу наличия сходства между товарным знаком N 175691 и обозначением третьего лица по заявке N 2019725734. Наличие сходства между спорным товарным знаком и товарным знаком по свидетельству N 175691 в рамках дела N СИП-57/2020 не устанавливалось.

Кроме того, предприниматель указывает, что в действиях ответчика отсутствует состав правонарушения, предусмотренного статьей 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), а именно: ответчик и истец не являлись конкурентами на дату приоритета спорного товарного знака; до даты приоритета иные лица не использовали тождественное или сходное со спорным товарным знаком обозначение; в действиях ответчика отсутствует недобросовестное использование товарного знака. Третье лицо отмечает, что отчуждение исключительного права на спорный товарный знак, произошедшее на торгах, не связано с предъявлением каких-либо требований о запрете использования истцом товарного знака N 175691. Отчуждение произведено в результате публичных торгов, имевших место в ходе процедуры конкурсного производства ответчика.

Кроме того, как отмечает третье лицо, истцом не доказано, что действия ответчика по регистрации и использованию спорного товарного знака причинили или могли причинить вред истцу.

Предприниматель также обращает внимание на то, что ответчик использовал собственное фирменное наименование, в том числе в спорном товарном знаке.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения иска, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора по существу.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 175691 зарегистрирован 03.06.1999 на имя общества ТФ "ДЛТ" с приоритетом от 26.12.1997 в отношении услуг 35-го класса "организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и 42-го класса "реализация товаров" МКТУ.

Регистрация лицензионного договора о предоставлении права на использование указанного товарного знака, заключенного между обществом ТФ "ДЛТ" и обществом "МЕРКУРИ", осуществлена Роспатентом 16.09.2005 за N 9016.

Регистрация договора отчуждения исключительного права на указанный товарный знак, в соответствии с которым его правообладателем стало общество "МЕРКУРИ", осуществлена Роспатентом 15.03.2006 РД0007174.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 490879 зарегистрирован на имя общества ТФ "ДЛТ" по заявке N 2012715580, поданной в Роспатент 14.05.2012, в отношении следующих товаров и услуг:

20-го класса МКТУ "мебель; зеркала; обрамления для картин; вешалки для транспортировки [плечики]; витрины; изделия бамбуковые; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; коврики для детского манежа; колыбели; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; матрацы; перламутр необработанный или частично обработанный; подстилки для пеленания детей; подушки; предметы надувные, используемые в рекламных целях; столы пеленальные настенные; стулья высокие для младенцев; тюфяки соломенные; ходунки детские; ящики для игрушек";

35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда площадей для размещения рекламы; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; услуги субподрядные [коммерческая помощь]";

36-го класса МКТУ "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью";

43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; кафе; закусочные; рестораны; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат кухонного оборудования".

Общество "МЕРКУРИ", полагая что регистрация обществом ТФ "ДЛТ" на свое имя спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 490879 является актом недобросовестной конкуренции, нарушающим права и законные интересы его как правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 175691, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Изучив материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов (статьи 22, 23 названного Закона).

Право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции. При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности подлежит отклонению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Вопреки мнению ответчика, сам по себе факт и момент регистрации спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 490879 не является определяющими для установления совокупности юридических фактов, предусмотренных пунктом 1 статьи 200 ГК РФ. Правовое значение в данном случае имеет тот факт, что юридическому лицу стало известно (или должно было стать известно) именно о нарушении его исключительного права с момента предъявления претензий третьим лицом - предпринимателем, основанных на обладании правами на спорный товарный знак.

Иное исчисление срока исковой давности (с момента регистрации товарного знака) приведет к невозможности предъявления требований о признании недобросовестной конкуренцией действий по приобретению исключительного права на товарный знак таких правообладателей, которые намеренно откладывали предъявление требований, дабы дождаться истечения трехлетнего срока с момента регистрации товарного знака.

Аналогичный правовой подход нашел отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по делу N СИП-754/2018.

Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом, в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения (пункт 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Как указывает истец, претензия правообладателя спорного товарного знака была получена истцом не ранее 17.10.2019. Таким образом, истцу стало известно о том, что его право может быть нарушено в результате регистрации спорного товарного знака после получения указанной претензии.

На момент обращения истца в Суд по интеллектуальным правам с иском в рамках настоящего дела (30.11.2020) трехлетний срок исковой давности с указанного момента не истек.

В отношении довода ответчика о том, что истец выбрал ненадлежащего ответчика по настоящему делу, и о том, что исковые требования должны был предъявлены Роспатенту, осуществившему регистрацию спорного товарного знака, коллегия судей считает необходимым указать следующее.

Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, службой, осуществляющей функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов, товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности.

Актом недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, могут быть признаны только действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), приобретающих и использующих исключительное право на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Таким образом, требование истца о признании действий по регистрации (приобретению) и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции не может быть предъявлено к органу, осуществляющему государственную регистрацию по заявлению юридического лица и не являющемуся хозяйствующим субъектом - конкурентом, приобретающим и использующим исключительное право.

То обстоятельство, что по данной категории споров надлежащим ответчиком является именно правообладатель (лицо обратившееся за регистрацией) спорного товарного знака, а не регистрирующий орган, подтверждается и разъяснениями высшей судебной инстанции, приведенными в последнем абзаце пункта 171 Постановления N 10.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака), не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Аналогичная норма содержится в части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на указанный истцом момент выявления факта недобросовестной конкуренции в действиях ответчика и обращения в Суд по интеллектуальным правам).

По смыслу положений пункта 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Из приведенного определения понятия "недобросовестная конкуренция" следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: они должны совершаться хозяйствующими субъектами; быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту - конкуренту либо нанести ущерба его деловой репутации (причинение вреда).

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело нечестную цель.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

В силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства", для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10-bis Парижской конвенции.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В рамках искового производства суд не осуществляет регулирование отношений на рынке определенного товара в общественных интересах (что входит в полномочия антимонопольного органа), а рассматривает гражданско-правовой спор между двумя хозяйствующими субъектами, устанавливая все элементы состава применительно к отношениям спорящих сторон.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 171 постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака в соответствии с установленной законом целью предоставления правовой охраны, с учетом приведенных официальных разъяснений содержания норм материального права могут считаться недобросовестными и не подлежать судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом.

Проверяя наличие факта недобросовестного поведения и злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Злоупотребление правом представляет собой действие, направленное против конкретного лица.

Вместе с тем к конкретному случаю злоупотребления правом - при приобретении исключительного права на товарный знак - положения статьи 10 ГК РФ применяются иначе, с учетом положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и существа такого нарушения.

Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

Более того, с учетом положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ последствия возникают и для других товарных знаков того же лица, если они сходны до степени смешения с товарным знаком, приобретение прав на который признано злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания в действиях правообладателя злоупотребления правом возлагается на заявителя по настоящему делу; обстоятельства, имеющие значение для дела, устанавливаются арбитражным судом исходя из доводов и возражений участвующих в деле лиц.

Между тем судебная коллегия не усматривает, что истцом были представлены доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о совершении ответчиком умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда истцу в отсутствие иных, добросовестных целей, либо целенаправленных действий по обходу установленных правил признания действия исключительного права.

В частности, судом не усматривается в материалах дела доказательств того, что оспариваемые истцом действия ответчика способны были оказать влияние на состояние конкуренции и такие действия отличались от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

Коллегия судей усматривает, что доводы истца носят противоречивый характер. Так, настаивая на том, что факт использования обозначения "ДЛТ" истцом до подачи ответчиком заявки на регистрацию спорного товарного знака был известен последнему, а также на том, что между истцом и ответчиком существовали конкурентные отношения на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, истец апеллирует непосредственно к ответчику. В то же время при доказывании наличия цели у ответчика посредством приобретения исключительного права путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, причинить вред истцу, последний указывает на наличие цели причинить вред истцу не ответчиком, а третьим лицом - предпринимателем, который приобрел исключительные права на спорный товарный знак на открытых торгах в рамках конкурсного производства ответчика.

При этом, несмотря на неоднократные предложения суда обосновать взаимосвязанность, скоординированность, согласованность оспариваемых действий ответчика и третьего лица, истцом каких-либо пояснений и доказательств не представлено.

Данные обстоятельства являются достаточным основанием для вывода о недоказанности истцом обстоятельств, образующих состав недобросовестной конкуренции по регистрации и использованию средства индивидуализации.

Кроме того, суд отмечает противоречивость и неподтвержденность доводов истца о том, что на дату приоритета спорного товарного знака он и ответчик находились в конкурентных отношениях и ответчик знал об использовании истцом обозначения "ДЛТ" при осуществлении предпринимательской деятельности, поскольку из искового заявления, приложенных к нему документов, письменных пояснений истца, а также открытых источников информации, ссылки на которые приведены в исковом заявлении, следует, что в течении семи лет в период с июля 2005 года по сентябрь 2012 года (в период реконструкции здания Дома Ленинградской Торговли, которое ранее являлось местом нахождения ответчика), включающий дату подачи ответчиком заявки на регистрацию спорного товарного знака, истец фактически не осуществлял деятельность под спорным обозначением.

При этом суд принимает во внимание, что по смыслу части 1 статьи 1486 ГК РФ ассоциативные связи потребителей относительно товарного знака и его правообладателя утрачиваются в течении трех лет.

Довод истца о том, что действия по регистрации спорного товарного знака были предприняты ответчиком незадолго до анонсированного в средствах массовой информации возобновления истцом деятельности в историческом здании Дома Ленинградской Торговли, заслуживают внимание. Однако данное обстоятельство является фактически единственным ставящим под сомнение добросовестность ответчика, что является недостаточным для вывода о совершении обществом ТФ "ДЛТ" вменяемого ему истцом правонарушения.

Суд также отмечает отсутствие обоснования истцом реального или вероятного ущерба от действий именно ответчика, а не последующего правообладателя товарного знака, являющегося самостоятельным хозяйствующим субъектом.

Коллегией судей также принято во внимание, что спорный товарный знак (его словесный элемент) воспроизводит произвольную часть сокращенного фирменного наименования ответчика, исключительное право на которое возникло у ответчика ранее, чем декларируемый истцом момент фактического начала осуществления деятельности с использованием спорного обозначения на основании лицензионного договора с ответчиком. При этом истцом не ставится под сомнение добросовестность использования ответчиком своего сокращенного фирменного наименования после отчуждения истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 175691.

Таким образом, на основании изложенного суд пришел к выводу о недоказанности истцом всей совокупности вышеназванных обстоятельств, образующих состав недобросовестной конкуренции.

Оценивая доводы лиц, участвующих в деле, о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, охраняемых в качестве самостоятельных товарных знаков, суд с учетом выводов Роспатента, изложенных в решении от 30.10.2020 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 490879, и на основании положений пунктов 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 и пункта 162 Постановления N 10 пришел к выводу об отсутствии препятствий к сосуществованию в гражданском обороте указанных средств индивидуализации товаров и услуг.

Ссылка истца на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2021 по делу N СИП-57/2020 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака общества "МЕРКУРИ" по свидетельству Российской Федерации N 175691, в котором заинтересованность предпринимателя в иске обосновывалась, в том числе правообладанием спорным товарным знаком, не опровергает вышеприведенного вывода суда.

Довод истца о том, что элемент "ДЛТ", входящий в спорный товарный знак, является широко известной и используемой аббревиатурой объекта, находящегося в собственности у истца, как следствие, отчуждение ответчиком спорного товарного знака, содержащего в себе такую аббревиатуру объекта культурного наследия народов Российской Федерации без согласия собственника объекта, является незаконной, не может повлиять на результаты рассмотрения настоящего дела, поскольку фактически направлен на оспаривание охраноспособности спорного товарного по основаниям не связанным с недобросовестной конкуренции. Соответствующий довод может быть самостоятельным основанием для оспаривания в установленном законом порядке предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Иные доводы лиц, участвующих в деле, не опровергают выводов суда об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения иска является. в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска на общество "МЕРКУРИ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИ" оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МЕРКУРИ" (ул. Б. Конюшенная, д. 21-23, литер А, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН 1027810269563) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей, излишне уплаченную по платежному поручение от 19.11.2020 N 431. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев