Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 г. N С01-567/2021 по делу N А56-125524/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по оплате роялти и неустойки и в этой части направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при оценке объема выполненных истцом обязательств по договору о передаче коммерческих технологий судами не принято во внимание, что ответчик подписал меморандум о готовности пекарни к открытию, и в обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым отклонены доводы истца со ссылкой на указанный документ о том, что обязательства по договору выполнены им надлежащим образом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 г. N С01-567/2021 по делу N А56-125524/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 9 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Петрова Т.Ю., секретарь судебного заседания Закирова) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Печь и Ланч" (ул. Хошимина, д. 16, Лит. А, пом. 12Н, Санкт-Петербург, 194355, ОГРН 1187847265297) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2020 по делу N А56-125524/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Печь и Ланч"

к индивидуальному предпринимателю Смирновой Марии Александровне (ОГРНИП 318784700291656) о взыскании задолженности, неустойки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Печь и Ланч" - Тихонов И.В. (по доверенности от 11.03.2021);

от индивидуального предпринимателя Смирновой Марии Александровны - Лебедев И.В. (по доверенности от 01.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Печь и Ланч" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Смирновой Марии Андреевне (далее - предприниматель) о взыскании задолженности по оплате роялти в размере 40 000 руб., 33 900 руб. неустойки за несвоевременную оплату роялти, а также 2956 руб. расходов по оплате госпошлины и 10 000 руб. расходов по оплате услуг представителя.

Определением от 20.01.2020 суд первой инстанции принял к производству встречное исковое заявление предпринимателя о признании недействительным договора о передаче коммерческих технологий от 02.10.2018 N 10/20092018 ДКТ.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020, в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано.

Общество, не согласившись с решением и постановлением суда апелляционной инстанции, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты в части отказа в удовлетворении первоначальных исковых требований и принять в указанной части новый судебный акт, которым удовлетворить первоначальные исковые требования в полном объеме.

В обоснование поданной кассационной жалобы общество указывает, что судами не учтено, что истцом была исполнена обязанность по передаче секрета производства (ноу-хау), что является основанием для взыскания роялти за период с 09.06.2019 по 11.10.2019.

Истец, ссылаясь на разъяснения, изложенные в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно которому по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства, считает, что в рассматриваемом случае, поскольку истец исполнил надлежащим образом обязательства в части предоставления права использования секрета производства, ему не может быть отказано во взыскании лицензионного вознаграждения за период с 09.06.2019 по 11.10.2019.

По мнению заявителя кассационной жалобы, является необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о неправомерности требований истца на том основании, что коммерческие технологии по договору включали в себя в том числе деловую марку "Хлебопекарня", поскольку "Хлебопекарня" не является товарным знаком; является необоснованным вывод судов о недобросовестности истца, так как истец передал коммерческие технологии по договору.

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить судебные акты в части.

Представитель предпринимателя возражал против удовлетворения кассационной жалобы истца.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами, 02.10.2018 между обществом с ограниченной ответственностью "Хлебопекарня" (правообладателем) (далее - общество "Хлебопекарня") и предпринимателем Смирновой М.А. (пользователем) заключен договор о передаче коммерческих технологий N 10/20092018 ДКТ (далее - договор, ДКТ), в соответствии с условиями которого, правообладатель в сроки, предусмотренные ДКТ, предоставляет пользователю право использования коммерческих технологий (далее - КТ) для осуществления пользователем предпринимательской деятельности в сфере организации операционной деятельности предприятия общественного питания и розничной реализации хлебопекарной продукции на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5.1.1 договора правообладатель обязуется передать пользователю КТ в течение 10 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет правообладателя паушального взноса в полном размере.

Обязанность по уплате паушального взноса 04.10.2018 исполнена предпринимателем.

Между обществом "Хлебопекарня" и предпринимателем 31.01.2019, подписан акт приема-передачи коммерческих технологий, в соответствии с которым, правообладатель передал пользователю систему технологических технологий.

Согласно пункту 8.3.1 договора пользователь ежемесячно, начиная с 1 месяца со дня подписания меморандума о готовности пекарни к открытию и в течение всего срока действия ДКТ, в течение пяти банковских дней со дня окончания оплачиваемого месяца, уплачивает правообладателю сумму, составляющую 3% от оборота за месяц (предшествовавший месяцу уплаты роялти), но не менее 10 000 руб.

Между обществом "Хлебопекарня" (цедентом) и обществом "Печь и Ланч" (цессионарием) 01.03.2019 заключен договор уступки права требования (цессии) N 01032019/ДЦ, в соответствии с которым, цедент уступает, а цессионарий принимает требования в полном объеме к предпринимателю Смирновой М.А. по ДКТ N 10/20092018 от 02.10.2018.

Требование также включает в себя право требования об уплате должником роялти, пеней, штрафов, неустойки за время просрочки платежей по день фактической оплаты и иной задолженности, возникшей из договора, с правом получения денежных средств.

Общество "Хлебопекарня" ликвидировано 22.10.2019 по решению его участников.

Между обществом и предпринимателем 09.06.2019 подписан Меморандум о готовности пекарни к открытию (далее - Меморандум).

Поскольку с даты подписания Меморандума пользователь не осуществил оплату роялти, общество направило в адрес предпринимателя претензию от 11.10.2019 с требованием уплатить задолженность, образовавшуюся за период с 09.06.2019 по 11.10.2019 в размере 40 000,00 руб.

Оставление предпринимателем данной претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик против иска возражал, заявив кроме того, встречное исковое заявление о признании недействительным договора о передаче коммерческих технологий от 02.10.2018 N 10/20092018 ДКТ, как сделку, совершенную под влиянием существенного заблуждения, ссылаясь на статьи 167, 178 ГК РФ, а также просил обязать истца возвратить все полученное по данной сделке.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований общества, исходил из того, что общество не представило доказательства, подтверждающие факт выполнения правообладателем условий договора в полном объеме, а именно истец не оказал услуги, указанные в пунктах 5 и 6 ДКТ.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований предпринимателя, суд первой инстанции пришел к выводу, что в данном случае имело место не заблуждение истца относительно природы и предмета сделки (ДКТ), а неоправданные ожидания предпринимателя от этой сделки.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы судов в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в указанной части Судом по интеллектуальным правам не проверяются.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Как следует из статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 2 статьи 328 ГК РФ установлено, что в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Как следует из содержания обжалуемых судебных актов, суды, отказывая в удовлетворении исковых требований руководствовались указанными нормами права и исходили из следующего.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что услуги, указанные в разделах 5 и 6 ДКТ, обществом надлежащим образом оказаны не были, а также ответчику не было передано право использовать деловую марку "Хлебопекарня", так как в материалах дела отсутствуют доказательства открытия пекарни, деятельности ответчика согласно условиям ДКТ, получение им прибыли.

Данный вывод судов первой и апелляционной инстанции нельзя признать обоснованным в связи со следующим.

Как разъяснено в пункте 40 Постановления N 10, по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Таким образом лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения лишь по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

В рассматриваемом случае из обжалуемых судебных актов не усматривается, что суды при принятии обжалуемых судебных актов приняли во внимание указанные разъяснения суда вышестоящей инстанции.

Между тем, из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что суды установили, что ответчик 09.06.2020 подписал Меморандум о готовности пекарни к открытию. При этом именно с момента подписания данного Меморандума истец требует взыскать с ответчика роялти.

Данным документом подтверждается, что обязательства по ДКТ истец выполнил в полном объеме.

Вместе с тем, данное доказательство не принято судами во внимание при оценке объема выполненных истцом обязательств по ДКТ. В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, по которым отклонены доводы истца со ссылкой на указанный документ о том, что обязательства выполнены им надлежащим образом.

Таким образом, судами нарушены положения статей 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований общества, с передачей дела в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и представленные в материалы дела доказательства, в том числе исследовать вопрос о наличии или отсутствии заблуждения у ответчика при подписании Меморандума, и, исходя из оценки всех представленных в материалы дела доказательств и заявленных сторонами аргументов, принять законное и обоснованное решение.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на то, что выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат рассмотрения настоящего спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права с установлением всех фактических обстоятельств имеющих значение для правильного рассмотрения настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.09.2020 по делу N А56-125524/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Печь и Ланч".

В указанной части направить дело N А56-125524/2019 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Д.И. Мындря