Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2021 г. по делу N СИП-468/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента РФ на изобретение, поскольку изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы спорного патента альтернативными совокупностями признаков по варианту 1 и варианту 2 в части размера частиц лактулозы не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2021 г. по делу N СИП-468/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. N С01-1983/2021 по делу N СИП-468/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2021 г. по делу N СИП-468/2020

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей - Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассматривает в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Киселева Николая Александровича (Москва, ОГРНИП 306770000472337) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30., корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 02.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Crolaf Ltd (6, Sofokleous street, flat 101, 2008, Strovolos, Nicosia, Cyprus).

В судебное заседание явились представители:

от заявителя - Маркин Д.Н., Кавылкина И.С. (по доверенности от 03.06.2021);

от Роспатента - Старцева Д.Б. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-657/41);

от третьего лица - Стрелков А.Л. (по доверенности от 01.10.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Киселев Николай Александрович (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, административный орган) от 02.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Crolaf Ltd (далее - компания, третье лицо).

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Патент Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения" был выдан по заявке N 2004126203 с приоритетом от 30.08.2004, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя предпринимателя (далее - спорный патент).

Патент был выдан со следующей формулой изобретения:

"1. Антимикробная композиция для перорального введения, отличающаяся тем, что она содержит антибиотик, выбранный из группы, включающей пенициллины широкого спектра действия, цефалоспорины, тетрациклины, линкозамиды, макролиды и лактулозу при соотношении активных компонентов 1:1-1:100, причем средний размер частиц лактулозы составляет 100 нм - 200 мкм.

2. Антимикробная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит дополнительно фармацевтически приемлемые вспомогательные вещества.

3. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме таблетки.

4. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме порошка.

5. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме капсулы.

6. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме гранулы.

7. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме сиропа.

8. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме суспензии".

Компания 29.10.2019 подала в Роспатент возражение против выдачи спорного патента, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

К возражению приложены, в частности, следующие материалы (копии):

патентный документ EP 0553777 В1, 24.04.2002 (далее - документ [1]);

патентный документ ВЕ 890753, 16.04.1982 (далее - документ [2]);

патентный документ RU 21777785, 10.01.2002 (далее - документ [3]);

патентный документ WO 98/06385, 19.02.1998 (далее - документ [4]);

патентный документ US 6740339 Bl, 25.05.2004 (далее - документ [5]);

патентный документ US 6586006 В2, 01.07.2003 (далее - документ [6]);

патентный документ US 6221853, 24.04.2001 (далее - документ [7]);

патентный документ US 6290991, 18.09.2001 (далее - документ [8]);

патентный документ US 20020142050 А1, 03.10.2002 (далее - документ [9]);

патентный документ RU 2155605 С2, 10.09.2000 (далее - документ [10]);

Рябцева С.А. "Технология лактулозы", Москва, ДеЛипринт, 2003 (далее - [11]);

"Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств", под ред. И.М. Перцева и И.А. Зупанца, 1999, Харьков, УкрФА (далее - [12]).

Представлен также частичный перевод документов, выполненных на иностранном языке.

Решением Роспатента от 02.03.2020 возражение компании удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью.

По результатам рассмотрения доводов возражения о несоответствии изобретения условию патентоспособности "новизна" Роспатентом было установлено, что изобретение по независимому пункту формулы спорного патента охарактеризовано несколькими совокупностями существенных признаков с использованием альтернативных признаков, касающихся содержания в антимикробной композиции лактулозы в комбинации с одним из антибиотиков, выбранном из группы: пенициллины широкого спектра действия (альтернатива 1); цефалоспоринов (альтернатива 2); тетрациклинов (альтернатива 3); линкозамидов (альтернатива 4); макролидов (альтернатива 5).

Роспатент указал, что согласно независимому пункту формулы спорного патента объектом изобретения является "композиция", которая представлена в самом общем виде как "антимикробная" и охарактеризована содержанием в ней лактулозы в комбинации с каким-либо антибиотиком, выбранным из перечисленных выше групп, без конкретизации определенного назначения (например, терапевтической области применения) или указания используемой дозировки. То есть необходимым и достаточным для признания известности из уровня техники указанного в родовом понятии формулы указанного патента в качестве назначения композиции признака "антимикробная" является известность антимикробной композиции как таковой с возможностью ее перорального введения (например, таблетки, капсулы, растворы, гранулы).

В описании к спорному патенту заявителем указаны названия антибиотиков, относящихся к той или иной группе. Так, в качестве пенициллинов широкого спектра действия указаны ампициллин, амоксициллин; в качестве цефалоспоринов - цефалексин, цефексим; в качестве тетрациклинов - доксициклин, тетрациклин; в качестве линкозамидов - клиндамицин; в качестве макролидов - эритромицин.

Роспатент установил, что из патентного документа [1] известны антимикробные композиции для перорального введения (таблетки), содержащие в своем составе антибиотик и лактулозу с размером ее частиц от 1 до 100 мкм. Согласно сведениям из патентного документа [2] (пар. [0033]) в качестве антибиотиков используются либо относящийся к группе пенициллинов широкого спектра действия амоксициллин (альтернатива 1), либо относящийся к группе цефалоспоринов цефалексин (альтернатива 2).

При этом в патентном документе [1] (пар. [0036]) указано на то, что рекомендуемая пропорция активного ингредиента в композиции составляет от 0,05 (то есть от 0,05 частей активного вещества к 99,95 частям неактивного вещества) до 90% (то есть 1 часть активного вещества к 9 частям неактивного вещества) от массы, что перекрывает диапазон 1:1 (то есть 50% активного вещества) до 1:100 (то есть около 0,99% активного вещества), приведенный в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, известные композиции, описанные в патентном документе [1], имеют то же назначение и состав ингредиентов, количественные значения которых попадают в интервалы значений, указанных в формуле по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного Роспатентом сделан вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту альтернативными совокупностями признаков по варианту 1 и варианту 2 в части размера частиц лактулозы от 1 до 100 мкм, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Анализируя доводы возражения о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", Роспатент исходил из следующего.

В качестве ближайшего аналога рассмотрена известная из патентного документа [1] антимикробная композиция для перорального введения, содержащая антибиотик и лактулозу со средним размером ее частиц 100 мкм, при соотношении активных компонентов 1:1-1:100.

Отличие композиции по оспариваемому патенту от известной из патентного документа [1] композиции заключается в наличии в ней конкретного антибиотика одной группы, а именно - антибиотика группы тетрациклинов (альтернатива 3); группы линкозамидов (альтернатива 4) или группы макролидов (альтернатива 5).

Роспатент указал, что согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат от использования композиции заключается в возможности получения активных и стабильных форм (стр. 3 описания).

При этом не показана причинно-следственная связь между конкретными параметрами лактулозы, которые бы были выбраны из диапазона размеров ее частиц (100-200 мкм), и указанным техническим результатом.

В описании (стр. 5) сказано, что в качестве контролей для сравнения использованы примеры "без измельчения лактулозы" (контроль 1) и "препарат без лактулозы" (контроль 2). При этом представленные в таблице 1 (стр. 5, 6 описания) данные относятся к примерам 6 и 8 описания, в которых размер частиц лактулозы, в свою очередь, составляет по 100 мкм в каждом примере.

Данные примеры описывают композиции с различными активными веществами. Так, по примеру 6 в состав композиции входит оксациллин, а по примеру 8 - эритромицин.

В решении Роспатента указано, что, как следует из описания к оспариваемому патенту, специалистам было важно получить такую композицию, введение в которую лактулозы не приводило бы к уменьшению активности антибиотика (стр. 3, 5 описания). При этом в каждом из сравниваемых с контролем примеров композиции присутствует лактулоза с размером частиц 100 мкм.

Как установил Роспатент, из патентного документа [3] известна композиция, содержащая в качестве стабилизирующего агента лактулозу (формула изобретения), а в качестве переносимого вещества может быть использован "любой антибиотик" (описание).

На основании этого Роспатент пришел к выводу об известности для специалиста в данной области техники использования лактулозы с антибиотиком для стабилизации при хранении без потери активности композиции с антибиотиком.

При этом указано, что возможность использования в композиции лактулозы в микронизированном виде, а именно от 75 до 150 мкм, раскрыта в патентном документе [7] (абз. 12 описания, пункт 12 перевода релевантной части).

Роспатентом установлено также, что в описании к патенту не показана причинно-следственная связь между техническим результатом и разновидностью антибиотика, поскольку с учетом сказанного выше конкретный класс антибиотика, диапазон соотношения активных ингредиентов и средний размер частиц лактулозы не влияют на технический результат.

При этом, как указано, из патентного документа [4] известны антимикробные композиции для перорального введения: наряду с лактулозой, известные из патентного документа [4] композиции содержит либо тетрациклин, который относится к группе тетрациклинов (альтернатива 3), либо эритромицин, который относится к группе макролидов (альтернатива 5). Антимикробные композиции, содержащих наряду с лактулозой антибиотик группы линкозамидов (альтернатива 4), также известны: в патентном документе [9] содержатся сведения о фармацевтической композиции, содержащей клиндамицин, который относится к группе линкозамидов.

Учитывая изложенное, Роспатент констатировал, что возражение компании содержит доводы, позволяющие признать изобретение (в части альтернативных признаков 3, 4, 5), охарактеризованное в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Роспатентом отмечено также, что признаки зависимых пунктов [2]-[8] формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из представленных в возражении источников информации [1], [3], [8].

Так, дополнительное содержание в антимикробной композиции фармацевтически приемлемых веществ (зависимый пункт 2 формулы по спорного патента) и выполнение антимикробной композиции в форме таблетки, капсулы, гранулы, сиропа, суспензии (зависимые пункты 3, 5-8 формулы по оспариваемому патенту) известно, например, из патентного документа [1]. Выполнение антимикробной композиции в форме порошка (зависимый пункт 3 формулы) известно из патентного документа [8].

Оспаривая решение Роспатента от 02.03.2020, заявитель указывает, что, по его мнению, Роспатентом верно определено назначение запатентованной композиции как "антимикробная". Между тем, с точки зрения заявителя, при принятии решения Роспатентом сделан ошибочный вывод о том, что известные из документа [1] композиции имеют "антимикробное" назначение. В тексте указанного патентного документа отсутствует соответствующее указание, как и отсутствует какое-либо пояснение относительно возможности применения известных композиций для уничтожения патогенных организмов. Технические решения, раскрытые в документе [1], имеют своей целью создание быстрорастворяющейся таблетки, содержащей фактически любой фармакологически активный ингредиент и углевод ([абзац 0001] в документе [1]). Задача создания антимикробной композиции в документе [1] не ставилась.

По мнению заявителя, указание в патентном документе [1] на возможность содержания в составе композиции антибиотика не является безусловным указанием на "антимикробность" этой композиции, поскольку антибиотики применяются не только для борьбы с бактериальными микроорганизмами, но также и с грибковыми организмами, и в борьбе с онкологическими заболеваниями, могут иметь иммуномодулирующее действие, то есть антибиотики обладают назначениями, не связанными с их антибактериальной активностью.

По мнению заявителя, ссылка на известность из иных источников или на некую очевидность для специалиста возможности использования антибиотиков в качестве антимикробного агента не может применяться при оценке новизны, поскольку для отрицания новизны изобретения все признаки независимого пункта формулы такого изобретения должны быть известны из одного источника информации.

Принятая в решении Роспатента логика, по мнению заявителя, приведет к тому, что любые лекарства в комбинации с углеводом, перечисленные в документе [1], не должны быть запатентованы после публикации этого документа.

Также, как отмечает заявитель, Роспатент в своем решении указал, что из патентного документа [1] известно выполнение частиц антибиотика и лактулозы размером в пределах от 1 до 100 мкм (микрометр = метра). Однако признак, касающийся среднего размера частиц лактулозы от 100 нм (нанометр = метра) до 200 мкм, выходит за пределы размеров, известных из патентного документа [1], то есть по меньшей мере часть значений, содержащихся в независимом пункте 1 формулы спорного патента, не известна из документа [1].

Кроме того, как полагает заявитель, Роспатент в оспариваемом решении, вопреки требованиям законодательства и установленной методологии экспертизы изобретений приводит дополнительный источник информации [2] в подтверждение известности видов антибиотиков, являющихся признаками формулы по патенту, а именно: амоксициллин (альтернатива 1), относящийся к группе пенициллинов широкого спектра действия, и цефалексин (альтернатива 2), относящийся к группе цефалоспоринов, что не соответствует методологии проверки новизны.

Следовательно, по мнению заявителя, вывод Роспатента об отсутствии новизны у изобретения по спорному патенту в отношении альтернативных вариантов 1 и 2 признаков пункта 1 формулы является неправомерным.

В отношении выводов, касающихся изобретательского уровня, по мнению заявителя, Роспатентом не учтены положения подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила, согласно которому условию изобретательского уровня соответствует, в частности, композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента).

Заявитель указывает, что технический результат, заявленный в описании к патенту, представляет собой получение препарата антибиотика в форме, пригодной для перорального введения, имеющего высокую активность и стабильность при хранении и предупреждающей развитие побочных эффектов (строка 52 с. 3 описания).

В тексте описания также уточняется, что при осуществлении изобретения получаются стабильные формы, предотвращающие и/или нормализующие нарушение нормофлоры кишечника, и соответственно предотвращающие антибиотикоассоциированные нарушения (строки 48-59 с. 4).

Кроме того, согласно изобретению лактулоза позволяет избежать необходимости введения стадии влажного гранулирования при таблетировании антибиотика, что не приведет к разложению препарата и снижению его активности.

Причем при изготовлении препарата не требуется введения больших количеств вспомогательных веществ, поскольку сама лактулоза является прекрасным наполнителем (строки 4-8 с. 5 описания).

Также изобретение обеспечивает повышение органолептических характеристик антибиотика, поскольку введение лактулозы позволяет улучшить вкусовые качества композиции (строки 9-11 с. 5 описания).

С точки зрения заявителя, возможно согласиться с тем, что из патентного документа [3] известен отличительный признак оспариваемого патента, касающийся использования лактулозы совместно с антибиотиком для определенного рода стабилизации композиции при исключении потерь её активности.

Также заявитель соглашается с выводами Роспатента о том, что из патентного документа [4] известны антимикробные композиции для перорального введения, которые, наряду с лактулозой, содержат либо тетрациклин, который относится к группе тетрациклинов (альтернатива 3), либо эритромицин, который относится к группе макролидов (альтернатива 5).

Из патентного документа [9] известна фармацевтическая композиция, содержащая лактулозу и клиндамицин, который, относится к группе линкозамидов (альтернатива 4).

Однако, по мнению заявителя, из проанализированных в решении Роспатента источников информации не следует известность влияния отличительных признаков пункта 1 формулы спорного изобретения на такие указанные в патенте технические результаты, как:

- предупреждение развития побочных эффектов от приема антибиотиков (в частности, предотвращение и/или нормализация нарушения нормофлоры кишечника);

- избежание необходимости введения стадии влажного гранулирования при таблетировании антибиотика;

- не требуется введения больших количеств вспомогательных веществ, поскольку сама лактулоза является прекрасным наполнителем;

- улучшение вкусовых качеств композиции.

В отношении технического результата, связанного со снижением побочных эффектов антибиотика, заявитель также отмечает, что ключевой изобретательский шаг изобретения заключается в том, что нигде ранее не объединяли лактулозу и антибиотик в одной композиции для устранения/предотвращения побочного негативного воздействия антимикробной терапии, приводящей к дисбактериозу кишечника.

Предприниматель полагает, что, напротив, как было известно на дату приоритета изобретения, существовали четкие противопоказания относительно приема лактулозы в присутствии антибиотика, которые присутствуют в инструкции к применению лактулозы в виде лекарственного средства (см. "Справочник Видаль "Лекарственные препараты в России", издание девятое, 2003, страница 3-1274 LACTULOSE (ЛАКТУЛОЗА), раздел "Лекарственное взаимодействие").

Аналогично антибиотики не рекомендовано было принимать одновременно со слабительным (см. "Справочник Видаль "Лекарственные препараты в России", издание девятое, 2003, страница 3-1119 AMOXICILLIN (АМОКСИЦИЛЛИН), раздел "Лекарственное взаимодействие"), в то время как лактулоза является эталонным слабительным (см. "Справочник Видаль "Лекарственные препараты в России", издание девятое, 2003, страница 3-1274 LACTULOSE (ЛАКТУЛОЗА), раздел "Фармакологическое действие").

Полагаясь на инструкции по применению лекарственных средств - антибиотиков и лактулозы, специалист-фармацевт или лечащий врач уверенно полагали, что антибиотик в присутствии лактулозы не даст нужного эффекта и вообще может привести к антибиотикорезистентности, а лактулоза в присутствии антибиотика неэффективна и не даст положительного действия на рост полезной микрофлоры кишечника в присутствии антибиотика.

Таким образом, с точки зрения предпринимателя, на дату приоритета спорного патента для специалиста очевидность получения положительного результата от этой комбинации отсутствовала. Технический результат, представляющий собой синергетический эффект при определенном соединении двух известных веществ, был явным образом не очевиден для специалистов из предшествующего уровня техники, что согласно подпункту 4 пункта 19.5.3 Правил прямо указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении зависимых пунктов формулы изобретения по патенту заявитель отмечает, что, вопреки мнению Роспатента, из документа [1] не известно выполнение композиции в форме капсулы; в форме сиропа; в форме суспензии.

Таким образом, изобретения, охарактеризованные признаками зависимых пунктов 5, 7, 8 формулы, соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявитель также отмечает, что не имел возможности принять участие в заседаниях палаты по патентным спорам Роспатента, поскольку не был должным образом осведомлен о датах проведения таких заседаний. По адресу Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 16, кв. 200, указанному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (далее - Госреестр) как адрес заявителя и на который Роспатент направлял уведомления о дате проведения заседаний коллегии, предприниматель не проживает с 08.08.2019, что подтверждается паспортными данными о регистрации, в связи с чем он не получал корреспонденцию от Роспатента и не имел возможности лично осуществить защиту своего изобретения в рамках административного делопроизводства в палате по патентным спорам.

Правовая позиция предпринимателя раскрыта также в пояснениях на отзыв Роспатента, представленных 15.03.2021, а также в пояснениях от 05.07.2021, представленных по результатам заслушивания специалиста.

Заявитель в указанных пояснениях, в частности, приводит дополнительные ссылки на словарно-справочные материалы, согласно которым антибиотики определяются как продукты жизнедеятельности (или их синтетические аналоги и гомологи) живых клеток (бактериальных, грибковых, растительного или животного происхождения), избирательно подавляющие функционирование других клеток - микроорганизмов, опухолевых клеток и т.д. и поясняет, что исходя из этого определения понятие "антибиотик" само по себе не тождественно понятию "антимикробный"; антимикробность является лишь одним из многих свойств антибиотиков, которые применяются в медицине.

При этом в изобретении по спорному патенту выделено, что назначение "антимикробный" относится к запатентованной композиции в целом, а не к применению какого-либо антибиотика как самостоятельного лекарственного средства, в документе [1] такой характеристики композиции нет, сочетание антибиотика и углевода указан только как вариант из бесконечного количества вариаций активного вещества и углевода в таблетке. Нигде не указано, что такое сочетание веществ приведет к формированию композиции, имеющей антимикробные свойства.

Заявитель также указывает, что признак соотношения активных компонентов 1:1-1:100 не известен из патентного документа [1].

В оспариваемом патенте указывается на соотношение активных ингредиентов 1:1-1:100, то есть говорится о соотношении между антибиотиком и лактулозой, что поясняется также и в тексте описания патента (строки 2-7 на стр. 4 описания).

В отличие от этого в документе [1] указано соотношение антибиотика по отношению ко всем иным ингредиентам композиции, по меньшей мере, углеводу и воде (пар. [0036]).

В отношении содержания углевода (которым может являться, в частности, лактулоза) в документе [1] приведен отдельный расчет (пар. 0039 и пар. 0059): "Доля углевода в указанной выше композиции варьируется в зависимости от типа активного ингредиента, но в целом может составлять от примерно 10 до 90% по массе, предпочтительно от примерно 20 до 85% по массе и, для еще лучших результатов, от примерно 30 до 80% по массе.".

Соответственно, по мнению предпринимателя, из документа [1] не известно, по меньшей мере, следующее соотношение активных веществ в композиции, являющееся признаком изобретения: антибиотик - 1-9%, лактулоза - 91-99%, соответственно; лактулоза - 1-9%, антибиотик - 91-99%, соответственно.

Заявитель также уточняет ранее изложенный довод и указывает, что в источнике [1] отсутствует количественный признак размера частиц лактулозы. Признак "средний размер частиц лактулозы составляет 100 нм - 1 мкм (что соответствует 0,1 - 1 мкм) и от 100 мкм до 200 мкм" не известен из документа [1] - из него известно, что средний размер частиц углевода находится в диапазоне от 1 до 100 мкм.

В независимой формуле спорного патента описаны следующие параметры размера частиц лактулозы (частный случай углевода): "... причем средний размер частиц лактулозы составляет 100 нм - 200 мкм." (что соответствует диапазону 0,1-200 мкм).

Таким образом, как поясняет заявитель, из источника [1] не известны такие части диапазонов размеров частиц как: 0,1-1 мкм и 100-200 мкм, которые являются самостоятельными признаками независимого пункта изобретения.

Заявитель полагает также, что мнение Роспатента, изложенное в отзыве (абз. 2 с. 12), о согласии заявителя с известностью из источника [1] числовых признаков среднего размера частиц лактулозы в композиции, а также о соотношении активных компонентов является ошибочным. Как указано выше, при анализе новизны изобретения ряд числовых признаков пункта 1 формулы не известен из [1].

Заявитель полагает, что отсутствие в спорном патенте обоснования влияния признака изобретения на технический результат не является основанием для исключения необходимости поиска такого признака в уровне техники для отрицания изобретательского уровня изобретения. В связи с этим отсутствие в оспариваемом решении анализа уровня техники на предмет выявления таких отличительных признаков в уровне техники является нарушением положений пункта 19.5.3 Правил.

В отношении технического результата, связанного со снижением побочных эффектов антибиотика, заявитель дополнительно отмечает, что, как очевидно среднему специалисту, при пероральном приеме антибиотика и вообще любого лекарства, которое всасывается в кровь в верхних отелах ЖКТ (антибиотики в патенте к ним относятся), одновременный прием слабительного приведет к ускорению перистальтики, и, как следствие, частичной потере всасываемости антибиотика в кровь за счет ускоренного прохождения антибиотика в верхних отделах ЖКТ и попадании существенной части антибиотика в нижний отдел ЖКТ без всасывания в кровь. Как следствие, наступает потеря эффективности антибиотика в присутствии лактулозы. Именно на этом основаны изложенные в заявлении и существовавшие на дату приоритета спорного патента противопоказания по приему антибиотиков со слабительным, в частности, с лактулозой.

При этом эффективность лактулозы в подобной композиции также вызывала сомнение специалистов, поскольку, полезные свойства лактулозы возникают в связи с ее утилизацией полезными бактериями ЖКТ. Она является для них кормом - фактором роста, а образующиеся в процессе ее утилизации продукты - летучие жирные кислоты создают осмотическое давление, приводящее к стягиванию воды в кишечник, что и используется для получения слабительного эффекта.

В присутствии антибиотика наступает подавление жизнедеятельности полезных бактерий в ЖКТ, что вызовет уменьшение эффективности лактулозы. Как следствие, происходит полная потеря эффективности лактулозы в присутствии антибиотика. Именно на этом основаны противопоказания по приему лактулозы одновременно с антибиотиком.

То есть указанный технический результат, представляющий собой синергетический эффект при определенном соединении двух известных веществ, был явным образом не очевиден для специалистов из предшествующего уровня техники, что согласно подпункту 4 пункта 19.5.3 Правил прямо указывает на соответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Дополнительно заявитель отмечает, что ошибочность выводов Роспатента в части патентоспособности изобретения по зависимым пунктам формулы не отрицается самим ведомством в отзыве, в котором Роспатент не оспаривает, что из документа [1] не известно выполнение композиции в форме капсулы; в форме сиропа; в форме суспензии, в связи с чем изобретения, охарактеризованные признаками зависимых пунктов 5, 7, 8 формулы, соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором, указывая на законность оспариваемого решения, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Роспатент отмечает, что заявитель не оспаривает вывод Роспатента о том, что согласно независимому пункту формулы патента объектом изобретения является "композиция", назначением которой, отраженным в его родовом понятии, является указание на то, что она "антимикробная". Заявитель также не оспаривает вывод Роспатента о том, что изобретение по независимому пункту формулы спорного патента охарактеризовано несколькими совокупностями существенных признаков с использованием альтернативных признаков, касающихся содержания в антимикробной композиции лактулозы в комбинации с одним из антибиотиков, выбранным из группы пенициллинов широкого спектра действия (альтернатива 1), цефалоспоринов (альтернатива 2), тетрациклинов (альтернатива 3), линкозамидов (альтернатива 4); и макролидов (альтернатива 5).

Указание заявителя на широкую область применения антибиотиков не опровергает вывод Роспатента о том, что назначением антибиотиков является прежде всего их антимикробная активность. При этом в патентном документе [1] описаны композиции для перорального введения (таблетки), содержащие в своем составе антибиотик и лактулозу с размером ее частиц от 1 до 100 мкм. Следовательно, известные из патентного документа [1] содержащие антибиотик композиции являются антимикробными. Следовательно, описанные в патентном документе [1] композиции имеют то же назначение, что и спорное изобретение. Довод заявителя об обратном несостоятелен и не основан на общеизвестных знаниях в данной области техники.

При этом, как полагает Роспатент, довод заявителя о том, что признак независимого пункта формулы спорного патента, касающийся числового диапазона размера частиц лактулозы от 100 до 200 мкм, выходит за пределы размеров частиц, известных из документа [1], не опровергает выводов Роспатента ввиду следующего.

Из патентного документа [1] известны антимикробные композиции, содержащие в своем составе антибиотик и лактулозу с размером ее частиц от 1 до 100 мкм. Причем согласно сведениям из патентного документа [1] (пар. [0033]) в качестве антибиотиков используются либо относящийся к группе пенициллинов широкого спектра действия амоксициллин (альтернатива 1), либо относящийся к группе цефалоспоринов цефалексин (альтернатива 2).

Также в патентном документе [1] (пар. [0036]) указано на то, что рекомендуемая пропорция активного ингредиента в композиции составляет от 0,05 (то есть от 0,05 частей активного вещества к 99,95 частям неактивного вещества) до 90% (то есть 1 часть активного вещества к 9 частям неактивного вещества) от массы, что перекрывает диапазон 1:1 (то есть 50% активного вещества) до 1:100 (то есть около 0,99% активного вещества), приведенный в независимом пункте формулы по спорному патенту.

Таким образом, композиции, описанные в документе [1], имеют то же назначение и состав ингредиентов, количественные значения которых попадают в интервалы значений, указанных в формуле спорного патента (лактулоза со средним размером ее частиц 100 мкм при соотношении активных компонентов 1:1-1:100).

При указанных обстоятельствах является обоснованным содержащийся в решении вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы спорного патента альтернативными совокупностями признаков по варианту 1 и варианту 2 в части размера частиц лактулозы от 1 до 100 мкм не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В отношении довода заявителя о том, что Роспатент в оспариваемом решении, вопреки требованиям законодательства, приводит дополнительный источник информации [2] в подтверждение известности видов антибиотиков, являющихся признаками формулы спорного патента, амоксициллина (альтернатива 1) и цефалексина (альтернатива 2), Роспатент уточняет, что признаки антимикробной композиции, касающиеся использования в качестве антибиотиков амоксициллина (альтернатива 1) и цефалексина (альтернатива 2), содержатся не в документе [2], а в пар. [0033] на стр. 4 документа [1], то есть в решении Роспатента допущена техническая опечатка.

Что касается доводов заявителя в отношении необоснованности вывода Роспатента о несоответствия изобретения по спорному патенту в части альтернативных признаков 3, 4 и 5 условию патентоспособности "изобретательский уровень", Роспатент указывает, что заявитель не оспаривает вывод Роспатента о том, что наиболее близким аналогом оспариваемого изобретения является известная из патентного документа [1] антимикробная композиция для перорального введения, содержащая антибиотик и лактулозу со средним размером ее частиц 100 мкм, при соотношении активных компонентов 1:1-1:100.

Заявитель не оспаривает также вывод Роспатента о том, что отличие композиции по спорному патенту от наиболее близкого аналога, известной из документа [1] композиции, заключается в наличии в ней конкретного антибиотика одной группы, а именно: антибиотика группы тетрациклинов (альтернатива 3); группы линкозамидов (альтернатива 4) или группы макролидов (альтернатива 5).

Заявитель также выражает согласие с выводом Роспатента о том, что отличительные признаки формулы изобретения по спорному патенту, касающиеся использования лактулозы совместно с антибиотиком для стабилизации композиции, а также использования в композиции, наряду с лактулозой, тетрациклина из группы тетрациклинов (альтернатива 3), эритромицина из группы макролидов (альтернатива 5), а также клиндамицина из группе линкозамидов (альтернатива 4), известны из патентных документов [3], [4] и [9], соответственно.

Таким образом, по мнению Роспатента, заявитель не оспаривает вывод административного органа о том, что из уровня техники известны все отличительные признаки независимого пункта формулы изобретения по спорному патенту, которыми он отличается от наиболее близкого аналога, известного из патентного документа [1].

Опровергая доводы заявителя о том, что из проанализированных в оспариваемом решении Роспатента источников информации не следует известность влияния отличительных признаков формулы спорного патента на такие технические результаты как: предупреждение развития побочных эффектов от приема антибиотиков (предотвращение и/или нормализация нарушения нормофлоры кишечника), избежание необходимости введения стадии влажного гранулирования при таблетировании антибиотика, не требуется введения больших количеств вспомогательных веществ; улучшение вкусовых качеств композиции; а также доводы о том, что нигде ранее не объединяли лактулозу и антибиотик в одной композиции для устранения/предотвращения побочного негативного воздействия антимикробной терапии, приводящей к дисбактериозу кишечника, не рекомендовано было принимать антибиотики одновременно со слабительным лактулозой, достижение какого-либо лечебного эффекта от соединения этих двух известных веществ не было очевидным для специалиста из уровня техники, Роспатент указал следующее.

Согласно описанию к спорному патенту (стр. 3) технический результат от использования композиции заключается в возможности получения активных и стабильных форм.

Вместе с тем возможность использования в антимикробной композиции совместно с антибиотиком лактулозы для достижения лечебного эффекта была известна специалисту из предшествующего уровня техники, что заявитель сам подтверждает в своем заявлении (стр. 9), например, из патентного документа [4], в котором описаны антимикробные композиции для перорального введения, которые, наряду с лактулозой, содержат антибиотик тетрациклин (альтернатива 3), либо антибиотик из группы макролидов эритромицин (альтернатива 5), а также из патентного документа [9], в котором раскрыта фармацевтическая композиция, содержащая лактулозу и клиндамицин из группы линкозамидов (альтернатива 4).

Таким образом, по мнению Роспатента, вопреки доводам заявителя, для специалиста из предшествующего уровня техники была очевидна возможность получения терапевтически эффективной, обладающей антимикробным действием композиции при совместном использовании этих двух известных веществ в одной композиции.

Кроме того, с точки зрения Роспатента, как подтверждает сам заявитель, для специалиста в данной области техники из патентного документа [3] также является очевидным использование лактулозы с антибиотиком для стабилизации при хранении без потери активности композиции с антибиотиком.

Таким образом, по мнению Роспатента, получение активной и стабильной антимикробной композиции при совместном использовании этих двух известных веществ в одной композиции является очевидной для специалиста в данной области техники.

Кроме того, как считает Роспатент, для специалиста в данной области техники также является очевидным то, что в присутствии лактулозы не требуется введения больших количеств вспомогательных веществ и улучшение вкусовых качеств композиции в силу известных свойств лактулозы. Также для специалиста в данной области техники из предшествующего уровня техники является очевидной возможность использования лактулозы для устранения/предотвращения побочного негативного воздействия антимикробной терапии.

По мнению Роспатента, заявитель сам указывает на стр. 4 описания к спорному патенту, что "в 1957 году F.Peturly открыл бифидогенную активность препарата и обозначил лактулозу как "бифидогенный агент". Лактулоза, являющаяся идеальной питательной средой для бифидобактерий и лактат-продуцирующих микроорганизмов, модифицирует состав микрофлоры, увеличивая количество бифидобактерий и лактобактерий. Кроме того, отмечено значительное снижение фукобактерий, клостридий, бактероидов, являющихся мерой потенциально патогенных микроорганизмов. Лактулоза деконтаминирует хронических носителей сальмонелл".

Таким образом, как полагает Роспатент, для специалиста в данной области техники является очевидным достижение оспариваемым изобретением тех технических результатов, которые указаны в описании к спорному патенту. При этом в описании к указанному патенту не показана причинно-следственная связь между конкретными параметрами лактулозы, которые бы были выбраны из диапазона размеров ее частиц (100-200 мкм), и указанным техническим результатом, а также не показана причинно-следственная связь между техническим результатом и разновидностью антибиотика. Следовательно, конкретный класс антибиотика, диапазон соотношения активных ингредиентов и средний размер частиц лактулозы не влияют на технический результат.

Учитывая изложенное, Роспатент указывает на правомерность изложенных в решении от 02.03.2020 выводов о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы спорного патента (в части альтернативных признаков 3, 4 и 5), несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", и соответствие решения пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) и пункту 19.5.3 Правил.

Роспатент также не согласился с доводом заявителя о том, что он не имел возможности принять участие в заседаниях палаты по патентным спорам, поскольку по адресу, указанному в Государственном реестре как адрес заявителя и на который Роспатент направлял уведомления о дате проведения заседаний коллегии. Как полагает Роспатент, этот довод не учитывает требования пункта 1 статьи 1232 ГК РФ и того обстоятельства, что сведений об изменении адреса для переписки предприниматель в Роспатент не направлял.

Компания представила отзыв на заявление, в котором поддержала позицию Роспатента, просила в удовлетворении требований отказать.

В судебном заседании представители заявителя поддержали заявленные требования, просили признать оспариваемое решение недействительным.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, просил отказать в их удовлетворении.

Представитель третьего лица поддержал позицию Роспатента, указал в том числе на отсутствие нарушения порядка извещения о рассмотрении возражения в палате по патентным спорам, просил отказать в удовлетворении требований.

В судебном заседании 18.05.2021 советник Суда по интеллектуальным правам, кандидат химических наук Яковлев Р.Ю., привлеченный в качестве специалиста в соответствии с частью 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответил на вопросы, поступившие в материалы дела от заявителя и Роспатента, а также на устные вопросы участвующих в деле лиц и суда, заданные в судебном заседании. Пояснения специалиста отражены на аудиозаписи и в протоколе судебного заседания от 18.05.2021, представленный при ответе на вопросы дополнительный документ приобщен к материалам дела.

Представителями заявителя и Роспатента не выражено сомнений относительно квалификации специалиста Яковлева Р.Ю., привлеченного судом для дачи консультации по вопросам, которые требовали специальных познаний в области фармацевтической химии.

После заслушивания консультации специалиста заявитель не настаивал на удовлетворении ранее заявленного ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы (часть 2 статьи 9, статья 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам, исследовав обстоятельства дела, заслушав доводы представителей предпринимателя, Роспатента и компании, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, действия - незаконным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 названной статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" (далее - Положение), а также в Регламенте, рассмотрение жалобы компании на действия и (или) решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом Роспатента при предоставлении государственной услуги, находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения на соответствие требованиям действующего законодательства судебная коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи заявки N 2004126203 (30.08.2004) правовая база для оценки охраноспособности изобретения по патенту Российской Федерации N 2284832 включает Патентный закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с пунктом 3.2.4.3 Правил сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. При этом признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно - следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется их указать.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

- качественный (ингредиенты) состав;

- количественный (содержание ингредиентов) состав;

- структура композиции;

- структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2 Правил изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1.5.4.2 действовавших на дату приоритета патента и применяемых административным органом в своей деятельности Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных Приказом Роспатента от 08.07.1999 N 134, при определении идентичности признаков заявленного изобретения и известного средства следует принимать во внимание полное совпадение как выполняемых функций, так и формы выполнения соответствующих элементов (конструкции, материала, технологии и т.д.).

Согласно подпункту (9) пункта 19.5.2 Правил в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию патентоспособности "новизна", проверка изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.2 Правил в том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.4 настоящих Правил.

Как указано в подпункте 1 пункта 19.5.4 Правил, если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

Предприниматель указывает, что объектом правовой охраны по спорному патенту является применение известных ранее веществ в единой композиции, предназначенной для использования по назначению, которое не было ранее известно из патентного документа [1] и не было изучено именно для такой композиции.

Заявитель полагает, что вывод Роспатента о том, что в документе [1], правомерно выбранном в качестве ближайшего аналога из представленных с возражением источников, раскрыта "антимикробная композиция", не соответствует содержанию указанного документа.

По мнению заявителя, сведений о том, что представленная в документе [1] композиция является антимикробной, из указанного документа не следует.

Заявитель ссылается на множественность функций и задач антибиотиков, а также, по его мнению, из того, что в состав композиции по документу [1] включены антибиотики, не следует, что вся композиция является антимикробной. Кроме того, как указывает заявитель, композиция антибиотика и лактулозы в указанном источнике не изучена и не раскрыта.

Между тем, как верно указал Роспатент, указание заявителя на широкую область применения антибиотиков не опровергает вывод Роспатента о том, что назначением антибиотиков является прежде всего их антимикробная активность.

Как пояснил специалист в судебном заседании и не опровергнуто заявителем, антимикробная активность - это активность против бактерий, вирусов, грибов, простейших.

У суда не имеется оснований для сомнений в указанном обстоятельстве, известном также исходя из понятия микробов (микроорганизмов), приводимого в общедоступных источниках, в том числе в Большой медицинской энциклопедии, Большом энциклопедическом словаре, Словаре микробиологии и др. (dic.academik.ru).

Следовательно, как верно указал Роспатент, антибактериальная активность является частным случаем антимикробной активности.

В отношении довода заявителя о том, что представленный в документе [1] объект патентной охраны не следует квалифицировать как композицию, суд отмечает, что заявителем в настоящем деле не приведены доводы о том, какому из признаков композиции, приведенных в пункте 3.2.4.3 Правил или в ином правовом акте, не соответствует указанный объект патентной охраны и каким иным образом, по мнению заявителя, его следует квалифицировать (часть 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом суд учитывает, что, как следует из материалов дела и пояснил специалист в судебном заседании, в патентном документе [1] задача технического решения заключалась в создании активной пористой таблетки для ускорения её растворения, безотносительно фармакологических свойств и медицинских назначений этой таблетки.

По мнению специалиста, конкретных примеров создания антимикробных композиций, содержащих в составе антибиотик и лактулозу, в патентном документе [1] не приведено, такая композиция не раскрыта, не была получена и изучена.

Суд в данном случае считает необходимым отметить, что компанией в материалы административного дела документ [1] представлен на английском языке. Перевод его полного текста подателем возражения в Роспатент представлен не был.

Указанное в силу положений части 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исключает возможность полной и объективной оценки возражений Роспатента, с учетом пояснений заслушанного судом специалиста о том, что композиция из антибиотика и лактулозы как таковая в указанном патентном документе не раскрыта, и провести анализ его полного текста, за исключением фрагментарного перевода, представленного подателем возражения в материалы административного дела.

Суд считает также необходимым учесть пояснения заявителя о том, что, следуя логике Роспатента, патентный документ [1], в котором исходя из представленного перевода приводятся самый широкие варианты использования лекарств (включая антибиотики) и углеводов (к которым относится лактулоза), создает возможность отрицать новизну почти любого изобретения, представляющего собой фармацевтическую композицию, в том числе предназначенную для применения по назначению, для которого ранее такие композиции не применялись, например, с еще неоткрытым ранее свойством комбинации какого-либо углевода в комбинации с любым лекарством. Такой подход может не соответствовать задаче патентной охраны - стимулированию развития технического прогресса общества через предоставление правовой охраны новым техническим решениям.

Также суд обращает внимание на следующее.

В тексте документа [1] указано, что композиция может содержать активное вещество из предложенного многочисленного перечня, в том числе антибиотики, и углевод, в том числе лактулозу.

При этом средний размер частиц углевода по документу [1] составляет от 1 до 100 мкм, преимущественно от 20 до 70 мкм, как указано в формуле изобретения.

Размер частиц в оспариваемом патенте от 0,1 до 200 мкм, что шире диапазона источника [1]. В диапазон, указанный в указанном противопоставленном источнике, не входят размеры - от 0,1 до 1 мкм и от 100 до 200 мкм.

Аналогичные пояснения даны специалистом в судебном заседании и по существу не опровергаются Роспатентом.

Доводы Роспатента о том, что указанные обстоятельства не имеют значения исходя из того, что не описано влияние указанных диапазонов на технический результат, не соответствуют положениям пункта 19.5.2 Правил.

Прежде всего, следует согласиться с заявителем в том, что технический результат, заявленный в описании к спорному патенту, представляет собой получение препарата антибиотика в форме, пригодной для перорального введения, имеющего высокую активность и стабильность при хранении и предупреждающей развитие побочных эффектов (строка 52 с. 3 описания).

Однако и в оспариваемом решении Роспатента, и в представленном отзыве, и в письменных пояснениях административного органа указано, что в качестве технического результата Роспатент рассматривает получение препарата антибиотика в форме, пригодной для перорального введения, имеющего высокую активность и стабильность при хранении.

Иные заявляемые в описании эффекты, относимые предпринимателем в настоящем деле к техническим результатам, прежде всего предупреждение развития побочных эффектов от приема антибиотиков (в частности, предотвращение и/или нормализация нарушения нормофлоры кишечника), а также и избежание необходимости введения стадии влажного гранулирования при таблетировании антибиотика; отсутствие необходимости введения больших количеств вспомогательных веществ, поскольку сама лактулоза является прекрасным наполнителем; улучшение вкусовых качеств композиции, в решении Роспатента не анализируются.

Пояснений относительно объективных препятствий к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам в качестве технического результата вышеуказанной формулировки, содержащейся на с. 3 описания к патенту, в настоящем деле не приведено.

Между тем в тексте описания прямо уточняется, что при осуществлении изобретения получаются стабильные формы, предотвращающие и/или нормализующие нарушение нормофлоры кишечника, и соответственно предотвращающие антибиотикоассоциированные нарушения (строки 48-59 с. 4).

Кроме того, формула спорного патента содержит признак "соотношения активных ингредиентов 1:1-1:100", то есть, как следует из текста формулы, речь идет о соотношении между антибиотиком и лактулозой, что поясняется также и в тексте описания (строки 2-7 на с. 4): "Задача решается новой антимикробной композицией, содержащей антибиотик ..., и лактулозу при соотношении 1:1-1:100)...".

В то же время в патентном документе [1] указано соотношение антибиотика по отношению к композиции в целом, включающей активное вещество, углевод и воду (первый абзац формулы; пар. [0036]). При этом количество воды в композиции не раскрыто в представленном переводе данного документа.

В связи с этим суд не усматривает возможности сопоставить расчет соотношения между активным веществом и углеводом на основании представленного текста документа [1].

Учитывая изложенное, следует согласиться с заявителем в том, что из представленного перевода документа [1] не известно, по меньшей мере, следующее соотношение активных веществ в композиции, являющееся признаком изобретения по спорному патенту: антибиотик - 1-9%, лактулоза - 91-99%, соответственно.

Одновременно указанные обстоятельства не позволяют сделать объективный вывод о том, что, исходя из доводов возражения, изобретение по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна" с учетом положений подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил.

Возражения Роспатента о том, что довод о невозможности прямого сопоставления двухкомпонентной и трехкомпонентной формул спорного и противопоставленного патентов отсутствовал в первоначальном заявлении, поданном в суд, не могут быть препятствием в рассмотрении указанных доводов правообладателя судом с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), а также учитывая, что после заявления указанного довода в дополнительных пояснениях предпринимателя и до завершения рассмотрения спора у участвующих в деле лиц имелось достаточно времени для представления мотивированных возражений (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 19.5.3 Правил изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности: на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены; на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Согласно подпункту (6) пункта 19.5.3 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту (7) пункта 19.5.3 Правил, если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем.

На вопрос Роспатента в судебном заседании о том, известны ли из патентного документа [3] композиции, в которых в качестве стабилизирующего агента используется лактулоза, а в качестве переносимого вещества может быть использован любой антибиотик, при этом лактулоза используется для стабилизации переносимого вещества и его сохранности без потери активности композиции с антибиотиком, специалист ответил отрицательно.

По мнению специалиста, в указанном источнике приведены особые стекловидные композиции, в которых заключено активное вещество. Это придает ему термостабильность и стабильность в органических растворителях. О стабильности при хранении прямо речь не идет, но косвенно можно сделать вывод и о улучшенной стабильности при хранении. Систему из источника [3] нельзя строго назвать композицией, поскольку это не просто смесь некоторых ингредиентов, а особая технология заключения активного вещества в стекловидную матрицу другого вещества. При этом аналогично источнику [1] антибиотики лишь перечисляются в тексте изобретения, лактулоза как стабилизирующее вещество лишь упоминается в тексте изобретения. Примеры с антибиотиками и лактулозой отсутствуют. Стекловидная лактулоза из источника [3] и лактулоза в простой смеси с активным веществом - это два разных состояния вещества и нельзя сравнивать их свойства напрямую.

На вопрос Роспатента о том, известны ли из патентного документа [4] композиции для перорального введения, которые, наряду с лактулозой, содержат антибиотик тетрациклин, либо антибиотик из группы макролидов эритромицин, специалист пояснил, что композиция из источника [4] состоит из одной или нескольких покрытых частиц с сердцевиной, содержащей активное вещество, и покрытия с одним или несколькими слоями. Слой покрытия содержит в себе агент для слюноотделения. Что касается сравнения с оспариваемым патентом, то в п. 7 формулы указано, что такая композиция содержит в себе один или более активных ингредиентов, которыми могут быть лактулоза, тетрациклин, эритромицин. Эти вещества аналогично источникам [1], [3] перечисляются, экспериментальных примеров с их участием не приводится. В указанном источнике решаются задачи образования полимерным покрытием при контакте со слюной не прилипающей к слизистым оболочкам рта массы; обеспечения высокой дозы активного вещества; улучшения вкусовых свойств вещества. Все эти задачи решаются не за счет лактулозы, а за счет полимерной оболочки.

На вопрос Роспатента о том, известны ли из патентного документа [9] композиции, содержащие лактулозу и клиндамицин из группы линкозамидов, специалист пояснил, что в источнике [9] описана фармацевтическая композиция, содержащая пористую матрицу, образованную гидрофильным или гидрофобным наполнителем, и микрочастицы лекарственного средства, при этом микрочастицы имеют средний диаметр от 0,1 до 5 мкм. Среди множеств активных веществ перечислением упоминается клиндамицин, среди наполнителей - лактулоза. Экспериментальных примеров не приводится, что также относится к другим источникам [1], [3], [4]. В формуле изобретения клиндамицин и лактулоза не упоминаются.

На вопрос Роспатента о том, следует ли с очевидностью для специалиста возможность создания эффективных и стабильных антимикробных композиций для перорального введения, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы спорного патента, исходя из сведений, содержащихся в патентных документах [1], [3], [4], [7], [8], [9], специалист пояснил, что, как указано в источнике [7], лактулоза является признанным слабительным средством, поэтому целью изобретения было создание фармацевтической композиции на основе лактулозы и парафиновых углеводородов, позволяющей ежедневно вводить более низкие дозы лактулозы при одновременном сохранении эквивалентной слабительной активности. Т.е. решается обратная задача оспариваемому патенту, чтобы лактулоза работала как средство вызывающее диарею, а не против диареи, вызываемой антибиотиковой терапией.

Источник [8] содержит твердое средство доставки дозы для слизистого, перорального, местного, подкожного и внутрикожного введения, а также путем ингаляции, содержащее стабилизирующий полиол и терапевтически эффективное количество биоактивного материала. Полиолом соответственно может быть лактулоза. Как и в других источниках, примеры выполнения композиции из антибиотика и лактулозы отсутствуют. Главная роль полиола - стабилизирование активного вещества. Композиции существуют в виде твердых растворов биоактивного материала в стабилизирующих полиол-стеклянных непрерывных фазах. Поэтому в формуле указано, что полиол является аморфным или некристаллическим.

На вопрос Роспатента о том, следует ли с очевидностью для специалиста возможность создания эффективных и стабильных антимикробных композиций для перорального применения, охарактеризованных в зависимых пунктах 2-8 формулы спорного патента исходя из сведений, содержащихся в патентных документах [1], [3], [4], [7], [8], [9], специалист пояснил, что выполнение композиции в разных формах - это стандартная для специалиста задача. При этом из указанных источников не усматривается получения таких композиций для цели борьбы с диареей при антибиотикотерапии слабительным средством.

Специалист привел пример краткой статьи 2002 года, в которой изложено, что у людей, у которых развилась диарея, связанная с антибиотиками, лактулоза может оказаться эффективным средством лечения инфекционной причины диареи, хотя клиницистов не всегда можно убедить лечить диарею слабительным. [M. Battle, L. Teare, S. Law, J. Fulton, Probiotics and antibiotic associated diarrhoea. Lactulose is effective BMJ. 2002 Oct 19; 325(7369): 901. doi: 10.1136/bmj.325.7369.901/b PMCID: PMC1124392 PMID: 12386048]. При этом и в данном случае лактулоза использовалась отдельно от антибиотиков, а не в составе одной фармкомпозиции.

Как пояснил специалист, все источники говорят о том, что специалист не будет ожидать устранение побочных эффектов, а именно диареи. Специалист будет ожидать усиление диареи, поскольку лактулоза известна много лет как лекарственное слабительное вещество. При этом из литературы известно, что при печеночной энцефалопатии с одним из антибиотиков неомицином лактулоза действует положительно на снижение концентрации аммиака (при раздельном приеме, а не в одной фармкомпозиции) на пациентах с циррозом печени, а с другими антибиотиками - норфлоксацин, ванкомицин и метронидазол никаких положительных эффектов не проявило, что авторы связывают с уничтожением антибиотиками необходимых для расщепления лактулозы бактерий (F. L. Weber Jr. (1997) Effects of Lactulose on Nitrogen Metabolism, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 32:sup222, 83-87, DOI:10.1080/00365521.1997.11720726).

Суд, проанализировав представленные фрагменты перевода вышеуказанных противопоставленных в возражении источников, рассмотрев доводы и возражения участвующих в деле лиц, не усматривает оснований считать приведенные пояснения специалиста противоречащими материалам дела.

Ссылка Роспатента на то, что на странице 4 описания к спорному патенту упоминается публикация 1957 года F.Petuely, где описана бифидогенная активность лактулозы, по мнению суда, не указывает на то, что из этого источника следовала возможность совмещения лактулозы с антибиотиком в единой антимикробной композиции для снижения побочных эффектов антибиотика при сохранении его активности и эффективности.

Суд отмечает, что в описании спорного патента основной проблемой выделены последствия антибиотикотерапии (этому уделена основная часть текста): "Длительное время на нежелательные эффекты при применении антибиотиков просто не обращали должного внимания, хотя их наличие никто и не отрицал: слишком впечатляющими были результаты их применения. Однако сегодня проблема побочных эффектов антибиотиков, приобретает глобальные масштабы, требующие решения (с. 3 описания, строки 8-12). Одной из актуальных проблем клинической медицины является развитие у пациентов на фоне применения антимикробных препаратов антибиотикоассоциированных диарей и колитов." (с. 3 описания, строки 13-15). Достижение эффекта нормализации стула (борьба с диареей) при приёме композиции согласно изобретению приведено в примерах 11 и 2 описания спорного патента.

При этом указанные содержащиеся в спорном патенте эффекты Роспатентом в решении, исходя из сформулированного в решении технического результата, проанализированы не были.

Доводы Роспатента об очевидности для специалиста обстоятельств, касающихся того, что в присутствии лактулозы не требуется введения больших количеств вспомогательных веществ; улучшение вкусовых качеств композиции в силу известных свойств лактулозы; очевидность возможности использования лактулозы для устранения/предотвращения побочного негативного воздействия антимикробной терапии, ссылками, соотносимыми с датой приоритета оспариваемого патента, не подкреплены.

Также не имеется в указанном Роспатентом источнике [1] признаков, указанных в зависимых в пунктах спорного патента 5 (капсулы), 7 (сироп), 8 (суспензия).

Кроме того, суд считает заслуживающим внимания довод заявителя о том, что вывод в решении, согласно которому в примерах описания к спорному патенту не показана причинно-следственная связь между конкретными параметрами лактулозы, которые были бы выбраны из диапазона размеров ее частиц (100-200 мкм), и техническим результатом, сделан без учета пункта 19.5.3 Правил.

Помимо изложенных выше обстоятельств, связанных с неполным, по мнению суда, установлением в решении Роспатента самого технического результата, суд отмечает также, что согласно методологии оценки изобретательского уровня анализу известности в уровне техники на дату приоритета изобретения влияния отличительного признака изобретения на заявленный технический результат предшествует поиск в уровне техники каждого такого отличительного признака. В данном случае в отношении признаков размера частиц лактулозы и соотношения лактулозы и антибиотика в диапазоне, выходящих за пределы диапазонов, приведенные в источнике [1], указанные обстоятельства в полном объеме не установлены.

Что касается доводов предпринимателя о неизвещении его Роспатентом о рассмотрении возражения в палате по патентным спорам, суд не считает их обоснованными.

В силу пункта 1 статьи 1232 ГК РФ правообладатель обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности сведений о правообладателе, в частности, адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

Согласно пункту 4 статьи 1393 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на изобретение и (или) в соответствующий государственный реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе, в том числе к адресу для переписки.

Из материалов дела и доводов заявителя следует, что в Государственном реестре в опубликованных сведениях о выдаче спорного патента и во вкладыше к патенту в качестве адреса для переписки с патентообладателем указан: 127566, Москва, ул. Римского-Корсакова, 16, кв. 200, Н.А. Киселеву.

Адрес для переписки с патентообладателем не изменялся ни в отношении заявки N 2004126203, ни в отношении спорного патента.

Предприниматель не обращался в Роспатент с заявлением об изменении адреса для переписки.

В связи с этим направление Роспатентом уведомлений в адрес для переписки с патентообладателем является правомерным. Доводы заявителя о неполучении данной корреспонденции по причине того, что он не проживает по указанному адресу с 08.08.2019, не свидетельствуют о нарушении Роспатентом Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), согласно абзацу 3 пункта 4.3 которых неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

При этом, учитывая вышеизложенные обстоятельства, касающиеся существа спора, суд отмечает следующее.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11, пункта 2 статьи 1248 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было в полной мере мотивированным и принятым с соблюдением необходимых требований.

При этом в том числе и в случае отсутствия правообладателя при рассмотрении возражения, в силу требований пункта 4.3 Правил N 56 палата по патентным спорам обязана обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Поскольку в данном случае такие условия, по мнению суда, обеспечены не были, а также исходя из задач последующего судебного контроля, который не может подменять собой функции специально созданного административного органа по непосредственному и полному анализу представленных документов, при этом соответствующие обстоятельства при рассмотрении дела в суде устранены быть не могут, исходя из части 2, пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, содержащихся в пункте 138 постановления N 10, заявление предпринимателя подлежит удовлетворению, оспариваемое решение следует признать недействительным с направлением возражения на повторное рассмотрение в Роспатент с учетом решения суда.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.03.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения" признать недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Crolaf Ltd от 29.10.2019 с учетом настоящего решения суда.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев