Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2021 г. N С01-1197/2021 по делу N СИП-783/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения иностранного лица против выдачи патента на группу изобретений, поскольку признал необоснованным вывод административного органа о соответствии изобретения условию патентоспособности "новизна"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2021 г. N С01-1197/2021 по делу N СИП-783/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 6 сентября 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Ерина А.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2021 по делу N СИП-783/2019

по заявлению иностранного лица Sugen LLC (East 42nd Street, 235, New York, 10017, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения иностранного лица Sugen LLC против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Натива" (ул. Октябрьская, д. 13, г. Красногорск, Московская обл., 143402, ОГРН 1107746352163).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-656/41);

от иностранного лица Sugen LLC - Угрюмов В.М., Гизатуллина Е.М. (по доверенности от 21.01.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Натива" - Москалев Е.А. (по доверенности от 22.07.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Sugen LLC (далее - иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2567535.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Натива" (далее - общество "Натива").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2021 заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента от 01.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения иностранного лица против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд также обязал административный орган повторно рассмотреть возражение иностранного лица против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2021 и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Иностранное лицо направило в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу, в котором просит отказать в ее удовлетворении, оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Общество "Натива" направило в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу, в котором просит ее удовлетворить, отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2021 кассационная жалоба административного органа принята к производству, судебное разбирательство по ее рассмотрению назначено на 26.07.2021.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 30.08.2021.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель иностранного лица в судебном заседании озвучил позицию по отзыву, указал на отсутствие оснований для удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Представитель общества "Натива" принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания), поддержав доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 данного Кодекса.

Как усматривается из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество "Натива" является обладателем исключительного права на группу изобретений по патенту Российской Федерации N 2567535 (дата приоритета - 01.10.2014, индексы Международной патентной классификации - C07D 403/06 (2006.01), A61K 31/404 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01); далее - спорный патент).

Спорный патент действует со следующей формулой:

"1. Кристаллическая N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата, характеризующаяся следующим набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %): 15,055 - 40,9%; 14,655 - 45,8%; 11,343 - 68,7%; 10,608 - 41,7%; 9,616 - 58,1%; 9,412 - 45,2%; 7,886 - 32,0%; 7,386 - 40,2%; 7,206 - 76,3%; 7,069 - 47,1%; 6,387 - 50,4%; 6,123 - 86,5%; 5,299 - 46,5%; 5,158 - 45,8%; 5,064 - 42,1%; 4,876 - 45,4%; 4,702 - 50.4%; 4,600 - 49,8%; 4,375 - 46,7%; 4,337 - 47,7%; 4,263 - 43,2%; 4,122 - 43,1%; 4,051 - 47,3%; 3,910 - 59,7%; 3,782 - 71,2%; 3,677 - 57,5%; 3,592 - 57,3%; 3,522 - 51,7%; 3,434 - 48,8%; 3,335 - 73,7%; 3,268 - 100,0%; 3,224 - 92,9%; 3,170 - 63,3%; 3,043 - 35,3%; 2,964 - 30,9%; 2,825 - 32,0%; 2,545 - 26,6%; 2,459 - 24,9%; 2,245 - 19,7%; 2,041 - 19,5%; 1,924 - 19,5%; 1,646 - 18,5%.

2. Способ получения кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамид малата по пункту 1, характеризующийся тем, что приготовленный при 25-100°C водный раствор сунитиниба малата замораживают при скорости охлаждения не ниже 60 град/мин и после сублимационной сушки полученный порошок отжигают при температурах от 70 до 150°C в течение 20-40 часов.

3. Способ по пункту 2, характеризующийся тем, что сублимационную сушку замороженного водного раствора сунитиниба малата проводят при температурах: на конденсаторе -48...-56°C; на продукте -196...+30°C и остаточном давлении в камере в течение 22-26 ч.

4. Применение кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата по пункту 1 для приготовления фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний, содержащей терапевтически эффективное количество кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата по пункту 1 и, по меньшей мере, один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель.".

Против выдачи спорного патента на основании пункта 2 статьи 1398 ГК РФ иностранное лицо 21.02.2019 подало возражение, мотивированное несоответствием изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений условию патентоспособности "новизна", а по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы группы изобретений - условию патентоспособности "изобретательский уровень".

К возражению были приложены копии следующих материалов:

международная заявка WO 2009/067686, дата публикации - 28.05.2009 (далее - источник информации 1);

евразийский патент N ЕА 5996, дата публикации - 25.08.2005;

евразийский патент N ЕА 6445, дата публикации - 25.08.2005 (далее - источник информации 3);

европейская заявка N ЕР 2186809, дата публикации - 19.05.2010;

международная заявка WO 2010/076805, дата публикации - 08.07.2010;

международная заявка WO 2009/104021, дата публикации - 27.08.2009;

международная заявка WO 2010/010454, дата публикации - 28.01.2010;

международная заявка WO 2009/156837, дата публикации - 30.12.2009;

Generalov М.В. et al. Cryochemical Method of fabricating Nanomaterials // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. - 2007. - Vol. 41, No. 5. - P. 628-633;

Генералов М.Б. Криохимическая технология. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2006. - С. 1-2, 50-61, 100-115, 138-142, 146-153 (далее - источник информации 10);

международная заявка WO 2010/011834, дата публикации - 28.01.2010 (далее - источник информации 11);

патент Российской Федерации N 2456280, дата публикации - 10.03.2012 (далее - источник информации 12);

Европейская фармакопея. - 8-е изд. - Раздел 2.9.33 "Определение характеристик кристаллических и частично кристаллических твердых веществ путем рентгеновской порошковой дифрактометрии (XRPD). - C. 339-343; раздел 5.9 "Полиморфизм". - С. 685; Раздел 5.16 "Кристалличность". - С. 723. Дата публикации - 15.07.2013;

Кузнецова Г.А. Качественный рентгенофазовый анализ: методические указания. - Иркутск: ГОУ ВПО Иркутский государственный университет, Кафедра общей физики, 2005;

Chris J. Gilmore. X-Ray Diffraction, Solid State Characterization of Pharmaceuticals. - 1 ed. - Blackwell Publishing Ltd, 2011. - Р. 35-70;

Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. - 10-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - С. 47-48;

интернет-распечатка из ресурса Википедия "Биодоступность", 12.10.2018;

инструкция к ЛСP N 002516/07-2402215 по применению лекарственного препарата для медицинского применения "Сутент" на 22 листах;

Sudha R. Vippagunta et al. Crystalline solids // Advanced Drug Delivery Reviews. - 2001, 48. - Р. 3-26;

Prakash Khadka et. al. Pharmaceutical particle technologies: An approach to improve drug solubility, dissolution and bioavailability // Asian Journal of Pharmaceutical Science. - 2014. - N 9. - P. 304-316, опубликовано онлайн 13.06.2014.

Решением Роспатента от 01.07.2019 в удовлетворении возражения иностранного лица отказано. При принятии решения административный орган исходил из следующего.

Источник информации 1 относится к сунитиниба геми-L-малату, его полиморфам (кристаллическим модификациям), полиморфам рацемического сунитиниба малата (смесь L и D форм малата), композициям, содержащим основание сунитиниб и L или рацемическую смесь малата, способам их получения и фармацевтическим композициям на их основе.

Так из источника информации 1 известна кристаллическая форма I сунитиниба малата. Упомянутая форма, которая может быть определена по дифрактограмме на фигуре 8а, в источнике информации 1 дополнительно определена с помощью пиков 6,0 и 12,2 градуса с погрешностью измерения и с помощью любых трех пиков, выбранных из 7,7; 9,2; 14,5; 22,9 и градуса .

Административный орган сделал вывод о том, что упомянутые пики на дифрактограмме формы I сунитиниба малата являются характерными для данной формы.

В оспариваемом решении Роспатент отметил, что для технического решения по спорному патенту не определены пики, являющиеся характеристическими. Все пики, полученные при помощи дифрактограммы, даны в описании к спорному патенту в таблице.

Административный орган согласился с утверждением подателя возражения о том, что по крайней мере пять пиков с учетом погрешности, введенной для технического решения, известного из источника информации 1, совпадают с пиками для кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту.

Вместе с тем Роспатент обратил внимание на то, что из описания изобретения по спорному патенту не следует, какие именно из 43 раскрытых в нем пиков (табл. 3) являются характерными для кристаллической сунитиниба малата (рис. 6 спорного патента):

Как указал административный орган, значение угла 23,48° с относительной интенсивностью 71,2% (позиция 26 в табл. 3) даже с учетом применения допустимой погрешности в 0,2° не идентично соответствующему характеристическому пику 22,9° для противопоставленной кристаллической модификации I, известной из источника информации 1.

Кроме того, Роспатент отметил, что все раскрытые в источнике информации 1 кристаллические формы получены для различных соотношений основания сунитиниба к соли яблочной кислоты (малат). При этом описаны как геми-малаты (соотношение 1:0,5), так и другие варианты соотношений: в частности, кристаллическая модификация I сунитиниба малата имеет соотношение основания сунитиниба и L-малата 1:1,1.

Таким образом, административный орган констатировал, что сунитиниб малата, известный из источника информации 1, не идентичен сунитинибу малата по спорному патенту, в связи с чем их кристаллические формы не могут быть идентичными.

Принимая во внимание то, что раскрытое в независимом пункте 4 формулы группы изобретений по спорному патенту изобретение основано на техническом решении, раскрытом в независимом пункте 1 формулы группы изобретений по спорному патенту, Роспатент пришел к заключению о соответствии объекта "применение" условию патентоспособности "новизна".

В ходе проверки доводов возражения о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" административный орган установил, что наиболее близким аналогом изобретений по пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту является техническое решение, известное из источника информации 3, который описывает кристаллические формы сунитиниба малата I и II: в нем раскрыта устойчивая кристаллическая форма I сунитиниба малата, а также неустойчивая, гигроскопичная форма II сунитиниба малата и, кроме того, раскрыта возможность использования указанных кристаллических модификаций для приготовления фармацевтических композиций для лечения онкологических заболеваний.

Отличием изобретения по независимому пункту 1 формулы группы изобретений по спорному патенту от решения, известного из источника информации 3, является кристаллическая форма сунитиниба малата и параметры ее кристаллической решетки, которая, как было установлено административным органом, придает новизну кристаллической форме сунитиниба малата по спорному патенту и не может быть присуща никакой иной кристаллической форме сунитиниба.

Роспатент счел, что технический результат группы изобретений по спорному патенту заключается в реализации ее назначения, поскольку согласно описанию группы изобретений ее целью является получение "новой, не известной ранее кристаллической е-модификации N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(г)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-ЗН-индол~3-илиден)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамида малата (сунитиниб малат), разработка способа ее получения и применение ее в фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний".

Проанализировав пример биологических испытаний в условиях живого организма (in vivo), которые направлены на определение времени появления сунитиниба малата в крови кроликов, административный орган сделал вывод о том, что новое средство может быть с успехом введено в организм. Для специалиста в данной области техники очевидно, что новая кристаллическая сунитиниба малата будет проявлять биологическую активность лежащего в ее основе вещества и обладать свойствами, характерными для кристаллических тел.

Основываясь на изложенном, Роспатент констатировал, что в уровне техники не выявлены решения, которым соответствуют отличительные признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы группы изобретений по спорному патенту, следовательно, охарактеризованное в нем изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

С учетом того что изобретение по пункту 4 формулы группы изобретений по спорному патенту основано на использовании формы сунитиниба малата по пункту 1 названной формулы, административный орган сделал вывод о соответствии изобретения по пункту 4 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Как установил Роспатент применительно к пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту, раскрытое в нем изобретение "характеризуется тем, что приготовленный при 25-100°С водный раствор сунитиниба малата замораживают при скорости охлаждения не ниже 60 град/мин и после сублимационной сушки полученный порошок отжигают при температурах от 70 до 150°С в течение 20-40 часов".

Административный орган согласился с позицией подателя возражения о том, что наиболее близким аналогом к способу по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту является способ получения кристаллической модификации I, раскрытый в источнике информации 1 и характеризующийся следующими стадиями: а) приготовление водного раствора сунитиниба малата; б) замораживание указанного раствора; в) сублимационная сушка; и г) отжиг (термическая обработка).

Кроме того, Роспатент согласился с утверждением иностранного лица о том, что указанные стадии являются типичными стадиями криохимического способа получения порошков, в частности нанопорошков, и известны также из источников информации 10 и 11.

Административный орган установил, что отличительными признаками способа по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту от способа, раскрытого в источнике информации 1, являются следующие: скорость замораживания водного раствора сунитиниба малата составляет по меньшей мере 60 град/мин; продолжительность отжига составляет 20-40 часов. Техническим результатом способа по независимому пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту является реализация назначения.

Как отметил Роспатент, в источнике информации 3 раскрыто, что для получения кристаллической формы II сунитиниба малата водный раствор в одном из вариантов замораживают со скоростью по меньшей мере 300 град/час, т.е. 5 град/мин и выше (страница 5, абзац восьмой). Однако такой вариант осуществления способа получения формы II сунитиниба малата в описании технического решения, раскрытого в источнике информации 3, указан для случая внесения затравки и для случая, в котором требуется достижение определенной степени перенасыщения раствора. В способе по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту такие случаи не рассматриваются. Кроме того, в примере получения формы II сунитиниба малата (пример 2), где в качестве растворителя используется вода, не применяется затравка и не отмечено получение пересыщенного раствора, прием замораживания не используют.

Административный орган также учел, что источник информации 10 является релевантным уровнем техники, раскрывающим общие принципы классификации скоростей охлаждения водных растворов солей, источник информации 12 относится к способу получения кристаллической формы иматиниба мезилата.

Роспатент согласился с мнением подателя возражения о том, что в источнике информации 11 раскрыто: продолжительность термической обработки в сушильном шкафу может составлять от 1 до 24 часов при температуре от 45 до 80°С. Вместе с тем административный орган отметил, что согласно источнику информации 11 предпочтительные варианты продолжительности сушки составляют от 16 до 18 часов. Таким образом, специалист в данной области техники не мотивирован увеличивать продолжительность операции сушки с целью получения совершенно иной кристаллической модификации сунитиниба малата.

На основании изложенного административный орган констатировал, что отличительные признаки изобретения по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту сами по себе косвенно известны из уровня техники, однако приводят к получению иного технического результата - получению иных кристаллических форм сунитиниба малата.

При таких обстоятельствах Роспатент сделал вывод о соответствии изобретения по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Не согласившись с указанным решением административного органа от 01.07.2019, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании соответствующего ненормативного правового акта недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса) и установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 1350 ГК РФ и Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент).

Оценив законность оспариваемого решения административного органа с учетом доводов участвующих в деле лиц, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным ввиду следующего.

Как установил суд первой инстанции, при оценке обоснованности довода заявителя о несоответствии изобретений по пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна" Роспатент исходил из того, что сунитиниба малат, известный из источника информации 1, не идентичен сунитиниба малату, охарактеризованному в пункте 1 формулы группы изобретений по спорному патенту, в связи с чем их кристаллические формы не могут быть идентичны, привел в обоснование своего вывода соответствующие мотивы.

Суд первой инстанции установил, что источник информации 1 приведен в описании группы изобретений по спорному патенту в качестве одного из наиболее близких аналогов раскрытых в его формуле технических решений: сходство заявляемой кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамид малата с известными кристаллическими модификациями сунитиниба малата заключается в идентичности их химических составов (абзац второй страницы 4 описания приведенного источника).

Отличие заявляемой кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамид малата от известных кристаллических модификаций сунитиниба малата заключается в различии их дифрактограмм рентгенофазового анализа (РФА): совокупности определенного набора углов (град) - межплоскостных расстояний (d, ) и их интенсивностью (, %) (абзац третий страницы 4 описания).

Таким образом, вопреки соответствующим выводам Роспатента, суд первой инстанции установил, что из описания группы изобретений по спорному патенту прямо следует идентичность химических составов сунитиниба малата, охарактеризованного в формуле группы изобретений по спорному патенту, и кристаллической модификации сунитиниба малата, раскрытой в источнике информации 1.

С учетом установления наличия в описании группы изобретений по спорному патенту прямого указания на идентичность химических составов сравниваемых кристаллических модификаций суд первой инстанции признал несостоятельным и противоречащим общеправовому принципу эстоппель изложенный в письменных пояснениях общества "Натива" довод о том, что в рассматриваемом случае "речь идет о разных по своему химическому составу веществах".

Суд первой инстанции отметил, что, обращаясь в административный орган с возражением, иностранное лицо ссылалось на факт совпадения приведенных в описании группы изобретений по спорному патенту и визуализируемых на изображенной в нем дифрактограмме значений угла семи дифракционных пиков с семью значениями угла для дифракционных пиков, характеризующих известную кристаллическую модификацию I.

Заявитель обращал внимание на то, что приведенные в описании группы изобретений по спорному патенту и подлежащие расчету на основании уравнения Брэгга-Вульфа значения межплоскостных расстояний d, которые не соответствуют визуализируемым на дифрактограмме значениям угла семи дифракционных пиков, в действительности не характеризуют сунитиниба малата по спорному патенту, а относятся к шумам, возникающим от прибора или от рассеивания рентгеновских лучей на аморфной фазе вещества и других возможных примесях, либо от возникновения дублета, характерного для порошковых рентгенограмм.

Как указал суд первой инстанции, довод иностранного лица об отсутствии необходимости учета всех без исключения 43 пиков кристаллической -модификации сунитиниба малата для анализа сходства кристаллических форм сравниваемых технических решений был оставлен административным органом без внимания при принятии оспариваемого решения.

Установив, что отличие сравниваемых технических решений заключается в различии их дифрактограмм рентгенофазового анализа: совокупности определенного набора углов (град) - межплоскостных расстояний (d, ) и их интенсивности, суд первой инстанции счел, что вопрос о соответствии изобретения по пункту 1 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна" следовало разрешать на основании сравнительного анализа соответствующих графических и количественных показателей.

С целью выяснения всех имеющих значение для рассмотрения дела фактических обстоятельств, требующих специальных познаний, в том числе для разрешения указанного вопроса, суд первой инстанции определением от 11.09.2020 назначил по делу судебную экспертизу, проведение которой поручил эксперту Гаршеву А.В., кандидату химических наук, заместителю декана химического факультета, доценту факультета наук о материалах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также эксперту Яковлеву И.Б., заведующему кафедрой фармакологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермская государственная фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктору фармацевтических наук по специальности "организация фармацевтического дела", кандидату медицинских наук по специальности "фармакология, клиническая фармакология".

После представления в суд экспертного заключения в порядке, определенном частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, эксперт Гаршев А.В. был вызван судом в судебное заседание и дал дополнительные пояснения, согласно которым по результатам сравнительного анализа дифрактограмм, приведенных в описании группы изобретений по спорному патенту и в источнике информации 1, им сделан вывод о том, что эти дифрактограммы содержат дифракционные пики при одинаковых значениях углов в пределах допустимой погрешности, на основании чего он пришел к заключению об идентичности дифрактограмм.

Эксперт Гаршев А.В. также пояснил, что химический состав и фазовый состав вещества - это разные понятия; вопрос о химическом составе в случае рентгеновской дифракции некорректен, потому что в этом случае предметом изучения являются кристаллические вещества.

Эксперт Гаршев А.В. отметил, что для кристаллических фаз сравниваемые вещества являются идентичными, что следует из визуального сравнительного анализа дифрактограмм. При этом в рассматриваемом случае проведение количественного анализа представляется невозможным, поскольку для этого необходимо иметь исходные данные, полученные на дифрактометре именно в том виде, в котором они фиксируются в формате файла производителями дифрактометра. Значения межплоскостных расстояний, представленные в табл. 3 описания группы изобретений по спорному патенту, получены с нарушением принципов проведения дифракционного анализа, а именно путем определения положения пика не по интегральной интенсивности, а по абсолютной интенсивности, что следует из теории обработки данных рентгеновской дифракции. Кроме того, для осуществления количественного исследования необходимо провести анализ анизотропии кристаллитов. Между тем в рассматриваемом случае необходимые для этого данные отсутствуют.

Эксперт Гаршев А.В. указал на то, что сравниваемые вещества являются идентичными по набору межплоскостных расстояний; структурный мотив кристаллических фаз одинаков; для уточнения координат атомов необходимо проведение дополнительных исследований; сведения, имеющиеся в представленных для проведения экспертизы материалах, являются достаточными для вывода об идентичности сравниваемых веществ по набору межплоскостных расстояний, но являются недостаточными для вывода об идентичности сравниваемых веществ по интенсивности.

Учитывая ограниченность представленных в описании спорного технического решения сведений и их недостаточность для проведения дополнительных исследований, суд первой инстанции признал заключение эксперта Гаршева А.В. в достаточной степени обоснованным.

Суд первой инстанции также принял во внимание обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, а именно пояснения специалиста Яковлева Р.Ю. о невозможности определения точного численного значения угла выделенных дифракционных максимумов для спорной кристаллической модификации по приведенным в спорном патенте численным значениям угла , а также выводы о недостоверности данных для выделенных 43 пиков, содержащиеся в заключении Лаборатории рентгеноструктурных исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при проведении сравнительного анализа сунитиниба малата по спорному патенту и кристаллической модификации сунитиниба малата, известной из источника информации 1, административный орган использовал некорректную методологию исследования, а именно исходил из необходимости совпадения значений всех приведенных в описании группы изобретений по спорному патенту 43 пиков, в то время как большинство из них в действительности не являются дифракционными максимумами, а представляют собой суммарный сигнал, включающий также шумовые сигналы детектора и фоновый сигнал, и, как следствие, не могут быть квалифицированы в качестве характеризующих кристаллическую сунитиниба малата.

Сославшись на заключение эксперта Гаршева А.В., а также на выводы, к которым пришли специалисты в рамках дела N СИП-279/2019, суд первой инстанции указал, что ввиду применения некорректного подхода при определении численных значений углов характерных максимумов единственно возможным способом проведения сравнительного анализа дифрактограмм сунитиниба малата и известной из источника информации 1 кристаллической модификации сунитиниба малата является визуальный, в связи с чем доводы общества "Натива" о несовпадении значений одного из восьми характеристических пиков не признал опровергающими состоятельность соответствующих доводов иностранного лица.

Суд первой инстанции счел, что вывод Роспатента о том, что известный из источника информации 1 сунитиниба малат не идентичен сунитиниба малату по спорному патенту, вследствие чего их кристаллические формы не могут быть идентичны, прямо противоречит содержащемуся в описании группы изобретений по спорному патенту указанию на то, что химические составы сунитиниба малата по спорному патенту и кристаллической модификации сунитиниба малата, известной из источника информации 1, являются идентичными.

Учитывая данные обстоятельства, суд первой инстанции счел, что вывод административного органа о соответствии изобретения по пункту 1 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна", а также основанный на нем вывод о соответствии названному условию патентоспособности изобретения по пункту 4 формулы группы изобретений по спорному патенту являются необоснованными, противоречащими фактическим обстоятельствам дела.

Вывод Роспатента о соответствии изобретений по пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" суд первой инстанции также признал необоснованным, указав, что данный вывод, по существу, являлся следствием предыдущего противоречивого вывода о соответствии изобретения по пункту 1 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна".

Вместе с этим суд первой инстанции отметил, что при обращении в административный орган с возражением в обоснование довода о несоответствии изобретений по пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту иностранное лицо ссылалось на то, что исходя из сведений, имеющихся в описании группы изобретений по спорному патенту, не представляется возможным квалифицировать повышенную биологическую активность в качестве объективно проявляющегося технического результата, обеспечиваемого названными решениями.

Однако, как указал суд первой инстанции, при принятии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатент не привел мотивы, руководствуясь которыми он пришел к выводу о том, что повышенная биологическая активность не может быть квалифицирована в качестве обеспечиваемого группой изобретений по спорному патенту технического результата, и, как следствие, счел данный довод подателя возражения необоснованным. По мнению суда первой инстанции, это свидетельствует о неполноте осуществленного Роспатентом рассмотрения возражения иностранного лица.

Сославшись на заключение эксперта Яковлева И.Б., суд первой инстанции указал, что на основании имеющихся в описании группы изобретений по спорному патенту сведений повышенная биологическая активность сунитиниба малата по сравнению с ранее известными кристаллическими модификациями сунитиниба малата не может считаться ни объективно проявляющимся свойством, ни отличительным признаком, характеризующим соответствующие технические решения.

В отношении вывода административного органа о соответствии условию патентоспособности "изобретательский уровень" изобретения по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту суд первой инстанции указал, что раскрытый в источнике информации 3 вариант осуществления способа описан применительно к частному случаю, не нашедшему отражение в описании группы изобретений по спорному патенту. Суд также отметил, что наличие дополнительных признаков (в данном случае - альтернативной возможности внесения затравки или достижения перенасыщения раствора) не имеет правового значения для оценки изобретательского уровня изобретения по спорному патенту.

Суд первой инстанции указал, что отличительный признак, характеризующий продолжительность отжига в течение 20-40 часов, является известным из источника информации 11, однако дополнительное указание в нем предпочтительного варианта осуществления решения (продолжительности сушки - 16-18 часов) не может повлиять на вывод об известности из данного решения продолжительности сушки до 24 часов, т.е. об известности признака, совпадающего с отличительным признаком спорного изобретения.

Ввиду изложенного суд первой инстанции признал, что вывод Роспатента о соответствии изобретения по пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" не основан на имеющихся в материалах административного дела доказательствах и сделан без учета содержания действующих норм материального права.

Суд первой инстанции счел, что указанные нарушения при рассмотрении административным органом возражения иностранного лица являются существенными, не позволившими всесторонне, полно и объективно его проанализировать и принять мотивированное решение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 01.07.2019, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов подателя возражения.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции, признав оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствующим требованиям действующего законодательства, обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица против выдачи спорного патента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда о полномочиях Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи спорного патента и принятию решения по результатам такого рассмотрения, о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводами суда первой инстанции об идентичности химических составов сравниваемых кристаллических модификаций ( сунитиниба малата по спорному патенту и кристаллической модификации сунитиниба малата, раскрытой в источнике информации 1).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не учел: свой вывод о том, что известный из источника информации 1 сунитиниба малат не идентичен сунитиниба малату, охарактеризованному в спорном техническом решении, был сделан не из сведений, содержащихся в описании спорного технического решения, а непосредственно из сведений, содержащихся в источнике информации 1, согласно которым кристаллическая форма I сунитиниба малата (композиция I) имеет иное соотношение основания сунитиниба и L-малата - 1:1,1, тогда как в спорном техническом решении приведено иное соотношение - 1:1.

Роспатент считает, что поскольку сунитиниба малат (композиция I), известный из фигуры 8а источника информации 1, не идентичен сунитиниба малату, охарактеризованному в спорном техническом решении (является другим веществом), то они не могут иметь одинаковую кристаллическую форму.

Заявитель кассационной жалобы считает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент оставил без внимания довод заявителя возражения об отсутствии необходимости учета всех без исключения 43 пиков кристаллической сунитиниба малата для анализа сходства кристаллических форм сравниваемых технических решений и использовал некорректную методологию исследования, а именно исходил из необходимости совпадения значений всех приведенных в описании группы изобретений по спорному патенту 43 пиков.

В обоснование данного довода административный орган указывает на то, что для технического решения по спорному патенту не определены пики, являющиеся характеристическими; все пики, полученные при помощи рентгеновской дифрактограммы, даны в описании к нему (приведены в табл. 3).

Роспатент соглашается с тем, что по крайней мере пять пиков с учетом погрешности, введенной для технического решения, известного из источника информации 1, совпадают с пиками для кристаллической сунитиниба малата, охарактеризованного в спорном техническом решении, однако указывает на то, что при этом значение угла 23,48° с относительной интенсивностью 71,2% (позиция 26 в табл. 3 из описания спорного технического решения) даже с учетом применения допустимой погрешности в 0,2° не идентично соответствующему характеристическому пику 22,9 для кристаллической модификации I, известной из источника информации 1.

По мнению заявителя кассационной жалобы, вопреки соответствующему выводу суда первой инстанции, при рассмотрении возражения иностранного лица было установлено отсутствие полного совпадения сравниваемых дифрактограмм именно по наиболее характеристическим пикам сравниваемых кристаллических модификаций.

Административный орган полагает, что судом первой инстанции не учтены положения пункта 24.5.2 Регламента, согласно которым изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Ссылаясь на положения п. 24.5.3 Регламента, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что при проверке изобретательского уровня учитывается не фактически достигаемый, а указанный заявителем результат.

По мнению административного органа, суд первой инстанции не учел, что технический результат в описании технического решения по спорному патенту в явном виде не указан, однако раскрыто, что целью изобретения является получение "новой, не известной ранее, (рассматриваемой) кристаллической , разработка способа ее получения и применение ее в фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний".

Вопреки соответствующему выводу суда первой инстанции, заявитель кассационной жалобы считает, что технический результат заключается в реализации назначения группы изобретений по спорному патенту, что согласуется с подпунктом 1.2 пункта 10.7.4.3 Регламента, в соответствии с которым, если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Роспатент указывает, что суд первой инстанции не учел данное обстоятельство, а также не принял во внимание заключение эксперта Яковлева И.Б. (стр. 5, ответ на третий вопрос), в связи с чем пришел к ошибочному выводу о том, что в оспариваемом решении не приведены мотивы, руководствуясь которыми административный орган пришел к выводу: повышенная биологическая активность не может быть квалифицирована в качестве обеспечиваемого группой изобретений по спорному патенту технического результата.

Кроме того, Роспатент считает ошибочным вывод суда первой инстанции о необоснованности содержащейся в оспариваемом ненормативном правовом акте позиции о соответствии изобретения по независимому пункту 2 формулы группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что суд первой инстанции неверно установил технический результат группы изобретений по спорному патенту, а также не провел анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками спорного изобретения, на указанный патентообладателем технический результат.

С учетом изложенного, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, неполное выяснение судом первой инстанции фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, а также несоответствие выводов суда первой инстанции, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в деле доказательствам, заявитель кассационной жалобы считает его подлежащим отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, имеющимся в материалах дела, пришел к следующим выводам.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Как указано в подпункте 1 пункта 24.5.2 Регламента, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств.

В силу подпункта 6 пункта 24.5.2 Регламента, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Для отрицания новизны требуется приведение источника, в котором раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, но не наличие в этом источнике всех без исключения признаков в том виде, как они включены в формулу изобретения.

Следовательно, если в рассматриваемом случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы спорного изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в данном источнике применяется норма подпункта 4 пункта 24.5.2 Регламента для признания изобретения известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны.

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции исходил из того, что наиболее близким аналогом изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту является источник информации 1, из которого известна кристаллическая модификация того же самого вещества - сунитиниба малата.

Лица, участвующие в деле, не оспаривают, что в независимом пункте 1 спорного изобретения и в противопоставленном патенте раскрыт сунитиниба малат, характеризующийся соответствующей химической формулой.

Спорными в этой части являются два вопроса: совпадают ли вещества по спорному и противопоставленному патентам и, если да, то совпадает ли их кристаллическая форма.

В отношении первого вопроса президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Действительно, соотношение основания сунитиниба и L-малата в описании спорного патента и в источнике информации 1 раскрыто различное: 1:1,1 и 1:1.

В источнике 1 соотношение основания сунитиниба и L-яблочной кислоты, при получении формы I, указано как 1:1,1. Вещества в этом соотношении совместно растворяют в воде и получившейся раствор и лиофилизируют.

Вместе с тем соотношение основания сунитиниба и L-малата в описании спорного патента не характеризует получившееся вещество, которое характеризуется химической формулой итогового вещества и его набором межплоскостных расстояний и соответствующих им интенсивностей.

Соотношение 1:1,1 в противопоставленном техническом решении приводится для процесса получения сунитиниба малата, а не для стехиометрического соотношения двух веществ в кристалле. Стехиометрическое соотношение веществ в кристалле определяется графической формулой вещества и представлено только как 1:1, а не 1:1,1.

Вещества практически всегда, если не доказано иное, кристаллизуются в стехиометрических соотношениях, например 1:1, 1:2, 2:1 и т.д. Это связано с упорядоченным ростом кристалла двух веществ во всех направлениях в пространстве с определенной упаковкой молекул в нем. Если существует избыток одного или другого вещества в растворе при кристаллизации двух веществ (например, как в противопоставленном техническом решении, - 1:1,1), то в процессе образования кристалла вещество также кристаллизуется в стехиометрических соотношениях (1:1), а избыток одного из компонентов (оставшиеся 10%) будет кристаллизоваться самостоятельно и существовать как другой кристалл со своей собственной структурой, являясь примесью к образующемуся основному кристаллу, состоящему из двух веществ в строго стехиометрических соотношениях.

Это учтено и при получении спорного патента, непосредственно в описании группы изобретений по которому признано, что химические составы сунитиниба малата в формуле спорного патента и по источнику 1 совпадают.

Указанное обстоятельство не было принято во внимание Роспатентом при рассмотрении соответствующего возражения, что указывает не на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, как ошибочно полагает заявитель кассационной жалобы, а напротив, на отсутствие надлежащей мотивированности соответствующего вывода административного органа, изложенного в оспариваемом решении.

Роспатентом не приняты во внимание также условия получения формы I, при которых раствор двух компонентов в соотношении 1:1,1 предпочтительно нагревать до температуры около 100°С, когда часть L-яблочной кислоты, являясь летучей кислотой, может из раствора удаляться.

Поэтому довод заявителя кассационной жалобы о том, что вывод об отсутствии их идентичности был основан не на описании группы изобретений по спорному патенту, а на сведениях, содержащихся в источнике информации 1 (исходя из различного соотношения основания сунитиниба малата и L-малата (1:1,1 и 1:1)), не может быть признан обоснованным президиумом Суда по интеллектуальным правам.

В отношении довода кассационной жалобы Роспатента о различии кристаллической формы сунитиниба малата по спорному патенту и по источнику информации 1 президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Суд первой инстанции исследовал экспертное заключение и пояснения экспертов в судебном заседании и исходил из того, что для кристаллических фаз сравниваемые вещества являются идентичными (это следует из визуального сравнительного анализа дифрактограмм - они содержат дифракционные пики при одинаковых значениях углов в пределах допустимой погрешности).

Большее количество "пиков", указанных в независимом пункте 1 формулы спорного патента, обусловлено ненадлежащей обработкой результатов дифрактометрии, учитывающей фоновые сигналы, шумы от детектора и т.п., не характеризующие кристаллическую форму вещества.

Такой же вывод ранее уже был сделан судом при рассмотрении иного дела в отношении спорного патента - в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, оставленном без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020.

Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии полного совпадения сравниваемых дифрактограмм на том основании, что значение угла 23,48° с относительной интенсивностью 71,2% (позиция 26 в табл. 3) даже с учетом применения допустимой погрешности в 0,2° не идентично соответствующему характеристическому пику 22,9 для кристаллической модификации I из источника информации 1, также был исследован и отклонен судом первой инстанции на том основании, что несовпадение по данному значению угла было связано с некорректной обработкой дифрактограммы на рисунке (6) и с ошибочностью полученных значений углов в техническом решении по спорному патенту.

Доводы, опровергающие выявленный судом первой инстанции факт некорректной обработки дифрактограммы, в кассационной жалобе не приводятся.

С учетом известности из источника информации 1 кристаллической сунитиниба малата, тождественной модификации, охарактеризованной в спорном техническом решении, президиум Суда по интеллектуальным правам считает законным и обоснованным вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта в соответствующей части требованиям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ.

Выявленные судом первой инстанции ошибки Роспатента, допущенные на этапе проверки спорного технического решения на соответствие условию патентоспособности "новизна", являются достаточным основанием для обязания административного органа повторно рассмотреть возражение иностранного лица (поскольку в случае признания изобретений по пунктам 1 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту не соответствующими условию патентоспособности "новизна" необходимость для их проверки на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень" отсутствует).

В этой ситуации вопрос о соответствии изобретательскому уровню изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 2 формулы группы изобретений по спорному патенту, будет иметь значение только для целей определения возможности частичного сохранения правовой охраны спорного технического решения.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

В ходе проверки соответствия спорного технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатент исходил из того, что из сведений, раскрытых в противопоставленных источниках (в том числе и в источнике информации 1) не известна кристаллическая сунитиниба малата, охарактеризованная в спорном техническом решении (абзацы второй, третий страницы 20 решения Роспатента).

Именно этим руководствовался административный орган при выборе ближайших аналогов изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 2 и 4 формулы группы изобретений по спорному патенту.

Однако в ходе рассмотрения дела в суде установлена известность кристаллической сунитиниба малата, охарактеризованной в спорном техническом решении, из источника информации 1.

С этим выводом суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам согласился.

С учетом этого в ходе анализа изобретательского уровня спорного технического решения Роспатентом допущена существенная ошибка, и дальнейший анализ осуществлен на основе ложного утверждения.

При таких обстоятельствах административному органу следует повторно провести проверку изобретательского уровня спорного технического решения (для всех независимых пунктов формулы группы изобретений по спорному патенту в случае признания изобретений по пунктам 1 и 4 формулы соответствующими условию патентоспособности "новизна", либо только по пункту 2 - в случае признания изобретений по пунктам 1 и 4 формулы не соответствующими условию патентоспособности "новизна").

Доводы Роспатента в части несогласия с отдельными выводами суда первой инстанции, сделанными в части проверки позиции административного органа в отношении изобретательского уровня спорного технического решения, в любом случае не могут послужить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, а выводы суда в этой части являются преждевременными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившегося в судебное заседание представителя заявителя кассационной жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286, 287 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2021 по делу N СИП-783/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий:

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

А.А. Ерин