Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. N С01-1983/2021 по делу N СИП-468/2020 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, в связи с неправильным определением Роспатентом технического результата

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. N С01-1983/2021 по делу N СИП-468/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 января 2022 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и иностранного лица Crolaf Ltd (6, Sofokleous street, flat 101, 2008, Strovolos, Nicosia, Cyprus) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 по делу N СИП-468/2020

по заявлению индивидуального предпринимателя Киселева Николая Александровича (Москва, ОГРНИП 306770000472337) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения".

К участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено иностранное лицо Crolaf Ltd.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Киселева Николая Александровича - Маркин Д.Н. (по доверенности от 03.06.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-656/41);

от иностранного лица Crolaf Ltd - Стрелков А.Л. (по доверенности от 01.10.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Киселев Николай Александрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Crolaf Ltd (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 решение Роспатента от 02.03.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения", признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение компании с учетом решения суда.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, компания и Роспатент просят отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы компания отмечает, что суд первой инстанции не в полной мере исследовал противопоставленный патентный документ EP 0553777 (далее - источник 1), в котором содержатся сведения о среднем размере частиц лактулозы (от 1 до 100 мкм), а содержание углеводов в композиции по данному источнику может составлять от 10 до 90 мас. %.

По мнению компании, из указанного источника известна композиция, содержащая признаки независимого пункта 1 формулы спорного изобретения в части антимикробной композиции для перорального введения, содержащей антибиотик, выбранный из группы, включающий пенициллины широкого спектра действия, цефалоспорины и лактулозу, приведены соотношение активных компонентов (содержание антибиотика в композиции лежит в интервале от 0,05 до 90%) и средний размер частиц лактулозы (от 1 до 100 мкм).

В своей кассационной жалобе Роспатент констатирует, что из источника 1 известны антимикробные композиции для перорального введения (таблетки), содержащие в своем составе антибиотик либо относящийся к группе пенициллинов широкого спектра действия амоксициллин (альтернатива 1), либо относящийся к группе цефалоспоринов цефалексин (альтернатива 2) и лактулозу с размером ее частиц от 1 до 100 мкм, с пропорциями активных ингредиентов в композиции, которые приведены в независимом пункте формулы спорного изобретения.

Другими словами, известные композиции, описанные в источнике 1, имеют то же назначение и состав ингредиентов, количественные значения которых попадают в интервалы значений, указанные в независимом пункте 1 формулы спорного изобретения.

По мнению Роспатента, вывод суда первой инстанции о том, что известная из источника 1 композиция может содержать активное вещество из предложенного многочисленного перечня, в том числе антибиотики, и углевод, в том числе лактулозу, не опровергает вывод Роспатента об известности из источника 1 антимикробных композиций, которые содержат в своем составе антибиотики и лактулозу в качестве углеводного компонента.

Роспатент также отмечает, что указание суда на более широкий диапазон размера частиц углевода в спорном изобретении (от 0,1 до 200 мкм) по отношению к диапазону, приведенному в источнике 1 (в диапазон, указанный в этом источнике, не входят размеры от 0,1 до 1 мкм и от 100 до 200 мкм), не опровергает вывод о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "новизна", поскольку средний размер частиц углевода от 1 до 100 мкм, указанный в этом противопоставленном источнике, попадает в интервал значений среднего размера частиц лактулозы, приведенный в формуле спорного технического решения (принцип "шире-уже"), что свидетельствует о его несоответствии условию патентоспособности "новизна".

Аналогичный довод о применении принципа "шире-уже" Роспатент приводит и в части сопоставления расчетов соотношения между активным веществом и углеводом. В кассационной жалобе Роспатента содержится допустимый расчет соотношения компонентов. Учитывая известность из источника 1 соотношения антибиотика к общей массе средства (антибиотик+вода+лактулоза) "от 0,05 до 90% от массы", в случае, например, содержания 1% антибиотика, содержание воды и лактулозы составляет 99%. Из этих 99% на лактулозу может приходиться любое количество, взятое в пределах до 99%. Например, лактулозы 50%, тогда на 1 часть антибиотика приходится 50 частей лактулозы, что в соотношении составляет 1:50.

Следовательно, приведенный в независимом пункте 1 формулы спорного изобретения диапазон соотношений антибиотика и лактулозы 1:1-1:100 может включать известное из источника 1 соотношение антибиотика и лактулозы как 1:50, что также свидетельствует о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "новизна".

В представленном отзыве на кассационные жалобы Киселев Н.А., ссылаясь на то, что содержащиеся в них доводы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, просит оставить кассационные жалобы компании и Роспатента без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители Киселева Н.А. и компании.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители Роспатента и компании выступили по существу доводов, изложенных в кассационных жалобах, просили их удовлетворить. Представитель Роспатента дополнительно пояснил, что в кассационной жалобе содержатся лишь доводы о несогласии с выводами суда первой инстанции в отношении соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Представитель Киселева Н.А. возражал против удовлетворения кассационных жалоб по мотивам, изложенным в отзыве на них.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и в отзыве на них.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Киселев Н.А. является правообладателем патента Российской Федерации N 2284832 на изобретение "Антимикробная композиция для перорального введения" (индексы Международной патентной классификации - A61K 47/26 (2006.01), A61K 45/08 (2006.01)), который выдан по заявке N 2004126203/15 с приоритетом от 30.08.2004 со следующей формулой:

"1. Антимикробная композиция для перорального введения, отличающаяся тем, что она содержит антибиотик, выбранный из группы, включающей пенициллины широкого спектра действия, цефалоспорины, тетрациклины, линкозамиды, макролиды и лактулозу при соотношении активных компонентов 1:1-1:100, причем средний размер частиц лактулозы составляет 100 нм - 200 мкм.

2. Антимикробная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит дополнительно фармацевтически приемлемые вспомогательные вещества.

3. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме таблетки.

4. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме порошка.

5. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме капсулы.

6. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме гранулы.

7. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме сиропа.

8. Антимикробная композиция по п. 2, отличающаяся тем, что она выполнена в форме суспензии.".

Компания 29.10.2019 обратилась в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

К возражению компания приложила ряд материалов, в том числе источник 1, патентный документ RU 21777785 (далее - источник 3), патентный документ WO 98/06385 (далее - источник 4), патентный документ US 6221853 (далее - источник 7), патентный документ US 6290991 (далее - источник 8), патентный документ US 20020142050 А1 (далее - источник 9).

Решением Роспатента от 02.03.2020 возражение компании удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью.

По результатам рассмотрения доводов возражения о несоответствии изобретения условию патентоспособности "новизна" Роспатент установил, что изобретение по независимому пункту 1 формулы охарактеризовано несколькими совокупностями существенных признаков с использованием альтернативных признаков, касающихся содержания в антимикробной композиции лактулозы в комбинации с одним из антибиотиков, выбранным из группы: пенициллины широкого спектра действия (альтернатива 1); цефалоспорины (альтернатива 2); тетрациклины (альтернатива 3); линкозамиды (альтернатива 4); макролиды (альтернатива 5).

Роспатент указал, что согласно независимому пункту 1 формулы спорного технического решения объектом изобретения является "композиция", которая представлена в самом общем виде как "антимикробная" и охарактеризована содержанием в ней лактулозы в комбинации с каким-либо антибиотиком, выбранным из перечисленных выше групп, без конкретизации определенного назначения (например, терапевтической области применения) или указания используемой дозировки.

Иными словами, необходимым и достаточным для признания известности из уровня техники указанного в родовом понятии формулы указанного изобретения в качестве назначения композиции признака "антимикробная" является известность антимикробной композиции как таковой с возможностью ее перорального введения (например, таблетки, капсулы, растворы, гранулы).

В описании спорного изобретения заявителем приведены названия антибиотиков, относящихся к той или иной группе. Так, в качестве пенициллинов широкого спектра действия указаны ампициллин, амоксициллин; в качестве цефалоспоринов - цефалексин, цефексим; в качестве тетрациклинов - доксициклин, тетрациклин; в качестве линкозамидов - клиндамицин; в качестве макролидов - эритромицин.

Роспатент установил, что из источника 1 известны антимикробные композиции для перорального введения (таблетки), содержащие в своем составе антибиотик и лактулозу с размером ее частиц от 1 до 100 мкм. В качестве антибиотиков используются либо относящийся к группе пенициллинов широкого спектра действия амоксициллин (альтернатива 1), либо относящийся к группе цефалоспоринов цефалексин (альтернатива 2).

При этом в источнике 1 указано на то, что рекомендуемая пропорция активного ингредиента в композиции составляет от 0,05 (т.е. от 0,05 частей активного вещества к 99,95 частям неактивного вещества) до 90% (т.е. 1 часть активного вещества к 9 частям неактивного вещества) от массы, что входит в диапазон 1:1 (т.е. 50% активного вещества) до 1:100 (т.е. около 0,99% активного вещества), приведенный в независимом пункте формулы спорного изобретения.

Таким образом, известные композиции, описанные в патентном документе 1, имеют те же назначение и состав ингредиентов, количественные значения которых попадают в интервалы значений, указанных в формуле спорного технического решения.

С учетом изложенного Роспатент сделал вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по спорному патенту альтернативными совокупностями признаков по альтернативе 1 и альтернативе 2 в части размера частиц лактулозы от 1 до 100 мкм, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

При рассмотрении доводов возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатент признал средство, известное из источника 1, ближайшим аналогом спорного изобретения.

Роспатент констатировал, что спорное изобретение отличается от ближайшего аналога в части альтернатив 3, 4 и 5 использованием в качестве активного ингредиента антибиотиков группы тетрациклинов (альтернатива 3), линкозамидов (альтернатива 4), макролидов (альтернатива 5).

В части альтернатив 1 и 2 Роспатент отметил указание в формуле спорного изобретения более широкого интервала значений лактулозы по сравнению со значениями, приведенными в источнике 1.

Роспатент выявил технический результат спорного изобретения как возможность получения активных и стабильных форм.

Административный орган заметил, что из описания спорного технического решения не усматривается влияние размера частиц лактулозы и применение конкретного антибиотика на заявленный для спорного технического решения технический результат, вследствие чего необходимо установить известность отличительных от ближайшего аналога отличительных признаков спорного изобретения из приведенного в возражении уровня техники, а необходимость устанавливать известность их влияния на заявленный технический результат отсутствует.

Роспатент заключил, что из источника 3 известна композиция, содержащая в качестве стабилизирующего агента лактулозу, а в качестве активного компонента - любой антибиотик; из источника 7 - использование в композиции лактулозы в микронизированном виде (75-150 мкм); из источника 4 - антимикробные композиции для перорального введения, содержащие наряду с лактулозой тетрациклин, который относится к группе тетрациклинов (альтернатива 3), либо эритромицин, который относится к группе макролидов (альтернатива 5); из источника 9 - антимикробные композиции, содержащие клиндамицин, относящийся к группе линкозамидов (альтернатива 4).

В такой ситуации изобретения, охарактеризованные альтернативами 3, 4 и 5, признаны Роспатентом не соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень".

С учетом известности из источников 1, 3 и 8 зависимых признаков спорного изобретения Роспатент счел, что патент подлежит признанию недействительным полностью.

Полагая, что решение Роспатента от 02.03.2020 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает его права и законные интересы, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, в частности противопоставленные источники, принимая во внимание положения Патентного закона и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила), а также заслушав позицию специалиста Яковлева Р.Ю. по вопросам, которые требовали специальных познаний в области фармацевтической химии, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции признал, что в источнике 1 действительно раскрыта антимикробная композиция, которая может содержать активное вещество из предложенного многочисленного перечня, включая антибиотики и углевод, в том числе лактулозу, т.е. средство того же назначения, что и средство, охарактеризованное в спорном изобретении.

Вместе с тем суд первой инстанции отметил, что конкретные примеры создания антимикробных композиций, содержащих в своем составе антибиотик и лактулозу, в источнике 1 не приведены.

В ходе проверки выводов Роспатента о несоответствии спорного изобретения, охарактеризованного альтернативами 1 и 2, условию патентоспособности "новизна" суд первой инстанции констатировал, что размер частиц лактулозы в спорном изобретении представлен более широким диапазоном по сравнению с диапазоном, известным из источника 1, что в части отличающихся диапазонов не позволяет признать эти альтернативы не соответствующими условию патентоспособности "новизна".

Довод Роспатента о том, что не раскрыто влияние этого признака (в части отличающегося диапазона) на заявленный для спорного изобретения технический результат, был отклонен судом первой инстанции со ссылкой на пункт 19.5.2 Правил как не относящийся к проверке изобретения на соответствие условию патентоспособности "новизна".

Суд первой инстанции признал несостоятельной позицию Роспатента, сводящуюся к тому, что в части отличающегося диапазона изобретение, охарактеризованное альтернативами 1 и 2, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень". При этом суд первой инстанции исходил из того, что Роспатент неправильно определил технический результат. По мнению суда первой инстанции, техническим результатом заявленного изобретения является получение препарата антибиотика в форме, пригодной для перорального введения, имеющего высокую активность и стабильность при хранении, и предупреждающего развитие побочных эффектов от приема антибиотиков (в частности, предотвращение и/или нормализация нормофлоры кишечника).

Неправильное определение технического результата, по мнению суда первой инстанции, не позволило Роспатенту провести надлежащий анализ влияния указанного отличительного признака на заявленный для изобретения технический результат и, как следствие, привело к преждевременному выводу об отсутствии необходимости установления из противопоставленных источников известности влияния такого признака на заявленный технический результат.

В отношении признака спорного изобретения "соотношение активных ингредиентов 1:1-1:100" суд констатировал, что он характеризует соотношение между антибиотиком и лактулозой.

Выявив, что в источнике 1 задано соотношение между антибиотиком и композицией в целом (трехкомпонентной, включающей, помимо активного вещества и углевода, воду), а оспариваемое решение Роспатента не содержит никаких расчетов, позволяющих сравнить заданные в спорном изобретении и в источнике 1 соотношения, суд первой инстанции признал вывод Роспатента об известности из этого источника соотношения, заданного в спорном изобретении, необоснованным.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции признал выводы Роспатента об отсутствии новизны спорного изобретения, охарактеризованного альтернативами 1 и 2, не соответствующими требованиям применимого законодательства.

Кроме того, суд первой инстанции с учетом выявленного технического результата спорного изобретения не согласился с позицией Роспатента о несоответствии спорного изобретения, охарактеризованного альтернативами 1 и 2, в части отличающегося диапазона значений размера частиц лактулозы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При проверке выводов Роспатента о несоответствии условию патентоспособности спорного изобретения, охарактеризованного альтернативами 3, 4 и 5, условию патентоспособности "изобретательский уровень" суд первой инстанции также исходил из неправильного определения Роспатентом технического результата, на достижение которого направлено спорное изобретение и, как следствие, из преждевременных выводов о нераскрытии влияния отличительных признаков на такой технический результат и об отсутствии необходимости устанавливать известность такого влияния из приведенного в возражении уровня техники.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, в связи с чем обязал административный орган повторно рассмотреть возражение компании против выдачи патента на спорное изобретение.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационных жалобах доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого решения, о законодательстве, подлежащем применению к рассматриваемым правоотношениям, а также о ненадлежащей проверке административным органом спорного изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах, в отзыве на них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В первую очередь президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что оспариваемым решением административный орган признал спорное изобретение в части альтернатив 1 и 2 (в части известного из источника 1 размера частиц лактулозы) не соответствующим условию патентоспособности "новизна", в отношении альтернатив 3, 4 и 5, а также в части отличающегося диапазона размера частиц лактулозы - условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Отсутствие в кассационных жалобах Роспатента и компании доводов, направленных на оспаривание выводов суда первой инстанции в части изобретательского уровня ряда альтернатив спорного изобретения, фактически означает согласие названных лиц с выводом суда первой инстанции о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта и с выбранной судом первой инстанции восстановительной мерой в виде обязания административного органа повторно рассмотреть возражение компании: от выводов, сделанных по результатам проверки альтернатив изобретения (соответствующих условию патентоспособности "новизна") на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", зависит процедура рассмотрения возражения, в том числе в части возможного признания патента недействительным не полностью, а лишь частично (и обсуждения этого вопроса с патентообладателем).

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам констатирует, что выводов, сделанных судом первой инстанции в отношении изобретательского уровня ряда альтернатив спорного изобретения, достаточно для признания оспариваемого ненормативного акта не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 4 Патентного закона и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение компании.

По результатам рассмотрения доводов Роспатента и компании, направленных на оспаривание выводов суда первой инстанции в отношении новизны спорного изобретения в части альтернатив 1 и 2, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 4 Патентного закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с пунктом 3.2.4.3 Правил сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. При этом признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Признаки, используемые для характеристики изобретения, должны выражаться в общепринятых технических терминах и понятиях. Использование в качестве признаков изобретения условных наименований допускается только в случаях, когда такое выражение признаков общеизвестно и имеет точное значение и иная форма их выражения затруднительна.

Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

качественный (ингредиенты) состав;

количественный (содержание ингредиентов) состав;

структура композиции;

структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил установлено, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В силу подпункта 2 пункта 19.5 Правил в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В кассационной жалобе Роспатент указывает, что в отношении источника 1 суд первой инстанции сделал выводы о невозможности его использования с целью проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Между тем приведенный Роспатентом довод не соответствует содержанию обжалуемого судебного акта.

Суд первой инстанции установил, что из источника 1 известна композиция действующего вещества и углевода, в качестве которого может быть использована лактулоза.

Поскольку в качестве действующего вещества в источнике 1 могут использоваться антибиотики, то такая композиция является антимикробной.

Такие выводы суда являются правильными, соответствующими материалам дела.

Данные выводы суда первой инстанции свидетельствуют о возможности включения источника 1 в уровень техники для проверки новизны спорного изобретения.

Именно в связи с этими установленными обстоятельствами суд первой инстанции осуществил проверку выводов Роспатента по результатам известности из источника 1 количественных признаков антимикробной композиции, охарактеризованной в альтернативах 1 и 2 формулы спорного изобретения.

Действительно, в судебном акте приведено мнение специалиста в отношении того, что в источнике 1 не даны примеры конкретных композиций антибиотиков и лактулозы, а также констатировано отсутствие полного перевода источника 1, однако указанные обстоятельства не свидетельствуют о невозможности использования известной из источника 1 композиции для проверки соответствия спорного изобретения, охарактеризованного альтернативами 1 и 2, условию патентоспособности "новизна".

Суд первой инстанции установил, что в спорном изобретении один из количественных признаков выражен в качестве соотношения активного вещества к лактулозе, в то время как из источника 1 известно соотношение активного вещества к трехкомпонентной композиции в целом.

Роспатент и компания в кассационных жалобах не отрицают, что в оспариваемом ненормативном правовом акте лишь указано на известность этого признака спорного изобретения из источника 1, однако не приведено никаких расчетов, позволяющих сопоставить соотношение, охарактеризованное в спорном изобретении, и соотношение, известное из источника 1.

Такие расчеты не приводил Роспатент и в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Впервые такой расчет приведен Роспатентом только в кассационной жалобе: в ней приведено уравнение, в котором величины активного вещества и лактулозы взяты из интервала, предусмотренного источником 1. Из указанного расчета Роспатентом в кассационной жалобе сделан вывод о том, что соотношение антибиотика и лактулозы в источнике 1 входит в интервал соотношений по спорному патенту.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам как суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по проверке расчетов, которые не приводились в оспариваемом ненормативном акте и в суде первой инстанции.

Кроме того, приведенный Роспатентом расчет, как указывает сам административный орган, свидетельствует о том, что спорное и противопоставленное технические решения по указанному признаку соотносятся друг с другом по принципу "шире-уже", что исходя из применяемого методологического подхода требует исследования вопроса о возможности частичного сохранения правовой охраны спорного изобретения (в случае, если все остальные признаки известны из источника 1).

Суд первой инстанции установил, что из источника 1 известна антимикробная композиция, содержащая в своем составе антибиотик и лактулозу, с той разницей, что в названной композиции содержится более узкий интервал значений частиц углевода, чем в спорном патенте. В диапазон, приведенный в указанном противопоставленном источнике, не входят размеры частиц лактулозы от 0,1 до 1 мкм и от 100 до 200 мкм.

Данный вывод содержится и в оспариваемом решении Роспатента и не опровергается в кассационных жалобах ни Роспатентом, ни компанией. Однако известность решения из патентного документа 1, содержащего более узкий интервал значений размера частиц углеводов, свидетельствует, по мнению Роспатента, о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "новизна" (принцип "шире-уже").

Между тем суд первой инстанции обоснованно указал, что в такой ситуации несоответствие спорного изобретения условию патентоспособности "новизна" может быть констатирована только лишь в рамках известного более узкого интервала (и только в случае известности остальных признаков), что исходя из применяемого методологического подхода также требует исследования вопроса о возможности частичного сохранения правовой охраны спорного изобретения (в случае, если все остальные признаки известны из источника 1).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, если изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу "шире-уже", достаточным является уточнение в формуле изобретения количественного значения характеристики путем исключения из первоначально указанного интервала тех величин, которые характеризуют известное решение.

При рассмотрении возражения Роспатенту следовало проверить возможность "излечения" спорного изобретения (в части исследуемых признаков) и предложить правообладателю внести соответствующие изменения в формулу изобретения, что, как пояснил представитель административного органа, при рассмотрении возражения сделано не было.

Только если известный из противопоставленного источника интервал не исключен из заявленного широкого интервала, изобретение не имеет новизны, а, следовательно, и не имеет отличительных признаков.

Аналогичная позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 300-КГ18-16152.

Содержание отдельных выводов оспариваемого ненормативного акта и доводы, приводимые Роспатентом в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, могут свидетельствовать о попытке административного органа проверить более широкий диапазон значений размера частиц лактулозы в неизвестной из источника 1 части на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень" (в частности, Роспатент определял, влияет ли значение размера частиц лактулозы на заявленный для спорного изобретения технический результат, и ссылался на отсутствие такого влияния в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции).

Однако суд первой инстанции обоснованно отметил, что такой анализ не относится к проверке изобретения на соответствие условию патентоспособности "новизна", а в части его соответствия изобретательскому уровню такая проверка Роспатентом не завершена (выводы об известности из уровня техники широкого диапазона размера частиц лактулозы в ненормативном правовом акте отсутствуют). Кроме того, суд первой инстанции сделал вывод об ошибочном определении Роспатентом технического результата, на достижение которого направлено спорное изобретение, который административным органом в кассационной жалобе не оспаривается.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта и в части проверки соответствия спорного изобретения, охарактеризованного альтернативными вариантами 1 и 2, условию патентоспособности "новизна".

В пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд на основании части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность административного органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Поскольку суд первой инстанции установил обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебного контроля, вывод суда первой инстанции в части примененной восстановительной меря является правильным.

Рассмотрев кассационные жалобы компании и Роспатента в пределах приведенных в них доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц; выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Ввиду того что Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов президиумом Суда по интеллектуальным правам не разрешается.

В силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные компанией в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на указанное лицо.

Поскольку компанией государственная пошлина при подаче кассационной жалобы фактически уплачена в размере 3000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 по делу N СИП-468/2020 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и иностранного лица Crolaf Ltd. - без удовлетворения.

Возвратить иностранному лицу Crolaf Ltd. из федерального бюджета 1 500 (одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы по чеку по операции от 25.10.2021.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

Е.Ю. Пашкова