Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2022 г. N С01-2431/2021 по делу N А55-29671/2020 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд, поскольку анализ на предмет возможности возникновения вероятности смешения сравниваемых товарного знака и используемого ответчиком обозначения с применением соответствующих методологических подходов судом не произведен

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2022 г. N С01-2431/2021 по делу N А55-29671/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 17 февраля 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Мындря Д.И., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (3-й Лихачевский пер., д. 7, корп. 4, кв. 76, Москва, 123438, ОГРН 1047796042535) на решение Арбитражного суда Самарской области от 22.04.2021 по делу N А55-29671/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" к обществу с ограниченной ответственностью Самарская Строительная Компания "Монолит" (ул. Неверова, д. 39, корп. 25А, комн. 5, г. Самара, 443036, ОГРН 1106311007329) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация Октябрьского внутреннего района городского округа Самара (Ново-Садовая ул., д. 20, г. Самара, 443110, ОГРН 1156313091220).

В судебном заседании принял участие представитель от общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" - Мельникова И.В. (по доверенности от 08.10.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (далее - истец, общество "Мастерфайбр") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявление к обществу с ограниченной ответственностью Самарская Строительная Компания "Монолит" (далее - ответчик, общество "Монолит") о взыскании 3 342 223 руб. 52 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 296527.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация Октябрьского внутреннего района городского округа Самара (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.04.2021, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенными решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, общество "Мастерфайбр" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные судебные акты и принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами истец указывает на нарушение судами норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Общество "Мастерфайбр" отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций ошибочно не применили нормы пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пришли к неверному выводу, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на документации, связанной с введением товаров в гражданским оборот (в частности, в актах выполненных работ), не нарушает исключительного права истца на данное средство индивидуализации товаров.

Заявитель кассационной жалобы в связи с вышеизложенным отмечает, что ссылки судов на то, что использование в актах принятых работ по форме КС-2 норматива цены покрытия обусловлено ценообразованием, не свидетельствуют об отсутствии нарушений исключительного права истца на спорный товарный знак.

Как указывает кассатор, исковые требования основывались на упоминании "Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет толщиной 10 мм" в актах выполненных работ.

Общество "Мастерфайбр" дополнительно отмечает, что ответчик (подрядчик), приступив к выполнению муниципального контракта, обязан был согласовать с третьим лицом (заказчиком) замену материала. Между тем ответчик не представил доказательств того, что материалы им заменены и согласованны с третьим лицом на иные, а со стороны третьего лица не поступили пояснения о согласовании, замене покрытия под товарным знаком "Мастерфайбр" на поставленное иное покрытие - "Покрытие из резиновой крошки и полимерного связующего серии "ПОЛИМЕРСПОРТ".

Таким образом, указанные доводы кассатора сводятся к тому, что суды первой и апелляционной инстанций неверно применили нормы материального и процессуального права, отказывая истцу в исковых требованиях, основывались на том, что использование в актах выполненных работ по форме КС-2 нормативов цены покрытия ФССЦ-01.6.03,02-0003 обусловлено ценообразованием, следующим из норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и условий контракта.

Кассатор обращает особое внимание на то, что обозначение "Мастерфайбр" к числу общеупотребительных не относится и является вымышленной словоформой.

В отзыве на кассационную жалобу истца ответчик просит оставить без изменения обжалуемые решение и постановление, указывая на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы ответчика.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 16.02.2022 общество "Мастерфайбр" поддержало доводы, изложенные в кассационной жалобе, просило отменить указанные решение и постановление и принять новый судебный акт.

Ответчик заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзыве на нее.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Мастерфайбр" по свидетельству Российской Федерации N 296527 (дата приоритета - 07.04.2004) в отношении товаров и услуг 07, 27, 35, 37, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), среди которых поименованы "покрытия для детских и спортивных площадок" (27-й класс МКТУ).

Из свободных источников истцу стало известно о факте заключения между администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и ответчиком муниципального контракта от 11.06.2019 N 315 (далее - муниципальный контракт) на работы по благоустройству дворовых территорий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, а также о подписании сторонами дополнительного соглашения N 1 к муниципальному контракту.

Ответчик выполнил взятые на себя обязательства по муниципальному контракту N 315 и 30.08.2019 составил акт N 1 от 30.08.2019, акт N 3 от 30.08.2019, акт N 5 от 30.08.2019, в которых указано на покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр".

В связи с тем, что общество "Мастерфайбр" не передавало ответчику исключительное право на использование товарного знака "Мастерфайбр", истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что в силу положений статьи 1484 ГК РФ упоминание товарного знака, исключительное права на который принадлежит иному лицу, в бухгалтерских (первичных) документах не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Как указал суд первой инстанции, ответчиком спорный товарный знак в ходе его хозяйственно-финансовой деятельности не использовался. Указанное обозначение было внесено в муниципальный контракт и первичную документацию исключительно в целях определения вида работ и характеристик покрытия. Третье лицо знало, что резиновое покрытие не является покрытием "Мастерфайбр" и название в тексте документации использовано для понимания сторонами этого договора его предмета.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав представителя истца, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения и постановления по настоящему делу в силу следующего.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных указанным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу пункта 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Из пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ следует обязанность заказчика при описании в документации о закупке объекта закупки указывать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Пунктом 1 части 9 и частью 9.1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ установлено, что при определении начальной (максимальной) пены контракта (НМЦК) па выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений применяется проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (пункт 3 статьи 709 ГК РФ).

Доводы кассационной жалобы заслуживают внимания в силу следующего.

Так, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Истцом в подтверждении заявленных требований, помимо прочего, в материалы дела представлены акты выполненных работ, подписанные ответчиком и третьим лицом, в которых фигурирует "Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских площадок для детских игровых площадок "Мастерфайбр".

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды в отсутствие надлежащих правовых оснований пришли к выводу, что ответчиком не допущено нарушение исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Несмотря на то, что суды сослались на необходимость соблюдения положений статей 1229 и 1484 ГК РФ, в отсутствие соответствующей правовой оценки и без учета положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ пришли к выводу о несостоятельности заявленных требований.

Кроме того, как указал суд апелляционной инстанции, по смыслу положений статьи 1484 ГК РФ упоминание чужого товарного знака в бухгалтерских (первичных) документах не является использованием товарного знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

При этом соответствующий анализ на предмет возможности возникновения вероятности смешения сравниваемых товарного знака и используемого ответчиком обозначения с применением соответствующих методологических подходов, в том числе, указанных в пункте 162 Постановления N 10, судом не произведен.

Представляются не мотивированными и не основанными на представленных в материалы дела доказательствах и выводы судов о том, что в рамках муниципального контракта поставлено иное покрытие, а не покрытие с использованием товарного знака "Мастерфайбр".

В этой связи судебная коллегия соглашается и с доводами кассационной жалобы о том, что в материалы дела не представлены доказательства в подтверждение согласования третьим лицом замены покрытия с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на иное.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности, и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом фактических обстоятельств настоящего дела.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Кроме того, при новом рассмотрении суду необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 22.04.2021 по делу N А55-29671/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2021 по тому же делу отменить.

Дело N А55-29671/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев