Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2022 г. N С01-105/2022 по делу N СИП-319/2021 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду следовало самостоятельно в пределах своей компетенции установить, кому из лиц, участвующих в деле, принадлежит исключительное авторское право на противопоставленное произведение

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2022 г. N С01-105/2022 по делу N СИП-319/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 марта 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 по делу N СИП-319/2021

по заявлению Алексеева Сергея Витальевича (Москва) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НЭМС" (ул. Илимская, д. 2, этаж 1, пом. XII, к. 1, офис 2, Москва, 127576, ОГРН 1037729006127).

В судебном заседании приняли участие:

Алексеев Сергей Витальевич (паспорт) и его представитель Гетман В.А. (по доверенности от 01.03.2022);

представитель общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" Крупенина С.А. (по доверенности от 15.07.2021);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Халявин С.Л. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-661/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Алексеев Сергей Витальевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 568647.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НЭМС" (далее - общество "НЭМС").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 заявленные требования удовлетворены: признано недействительным решение Роспатента от 15.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 как не соответствующее нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд также обязал Роспатент повторно рассмотреть поступившее 19.11.2020 возражение Алексеева С.В. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Роспатент просит отменить обжалуемое решение и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В отзыве на кассационную жалобу Алексеев С.В. отмечает, что выводы суда первой инстанции являются законными и обоснованными, в связи с чем просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы Роспатента.

В судебное заседание явились Алексеев С.В. и его представитель, а также представитель общества "НЭМС".

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Роспатента выступил по существу доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Алексеев С.В. и его представитель возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Представитель общества "НЭМС" поддержал позицию Роспатента, просил отменить обжалуемое решение, направить дело на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, государственная регистрация товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 568647 с приоритетом от 31.07.2014 произведена Роспатентом 21.03.2016 на имя общества "НЭМС" в отношении товаров 18, 20, 21, 28-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ранее решением Роспатента от 30.10.2018 предоставление правовой охраны данному товарному знаку признано недействительным в отношении части товаров 18, 20, 21, 28-го классов и части услуг 35-го класса МКТУ как не соответствующее нормам пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 19.11.2020 поступило возражение Алексеева С.В. против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное несоответствием товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения Алексеев С.В. ссылался на то, что является обладателем авторского права на сходное до степени смешения со спорным товарным знаком произведение "Дизайн упаковки товаров для животных", созданное 19.05.2014, т.е. до даты приоритета этого товарного знака (31.07.2014).

В подтверждение указанного довода заявитель представил следующие документы: копию свидетельства некоммерческого партнерства "Российское авторское общество по коллективному управлению правами авторов, издателей и иных правообладателей при репродуцировании, копировании и ином воспроизведении произведений Копирус" от 19.05.2014 N 014-003305 о депонировании произведения "Дизайн упаковки товаров для животных"; копии договоров о предоставлении права использования произведения, заключенных между Алексеевым С.В. и обществом с ограниченной ответственностью "ГИГВИ" (далее - общество "ГИГВИ"); решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-797/2018 от 22.08.2019; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2019 по делу N СИП-797/2018; выписку из ЕГРЮЛ сведений об обществе "ГИГВИ"; решение Бутырского районного суда города Москвы от 01.09.2016 по делу N 2-3393/16; апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06.12.2016 по делу N 33-47205; решение Бутырского районного суда города Москвы от 01.06.2017 по делу N 2-1635/17; апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10.11.2017 по делу N 33-38862/17; решение Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/15; апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26.11.2015 по делу N 33-38296; решение Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2017 по делу N А40-4203/2017; копии листов каталога продукции общества "ГИГВИ" за 2012 и 2013 годы; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2020 по делу N СИП-821/2019; решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу N СИП-821/2019; решение Бутырского районного суда города Москвы от 28.06.2016 по делу N 2-3998/16.

Решением от 15.03.2021 Роспатент отказал в удовлетворении возражения.

Принимая оспариваемое решение, административный орган исходил из невозможности установления того, что Алексеев С.В. является единственным обладателем авторского права на противопоставленное произведение. Как указал Роспатент, подателем возражения и правообладателем не представлены судебные акты, которые устанавливали бы единственного автора этого произведения.

Административный орган отметил, что им устанавливаются фактические обстоятельства, связанные с охраноспособностью товарного знака, но не разрешается спор об авторском праве, подлежащий рассмотрению в судебном порядке.

В связи с этим административный орган пришел к выводу, что без установления авторских прав на противопоставленное произведение вопрос о законности регистрации спорного товарного знака разрешить не представляется возможным.

Не согласившись с решением административного органа от 15.03.2021, Алексеев С.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающим проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 и подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, установив, что возражение Алексеева С.В. по существу административным органом не рассмотрено: доводы возражения не исследованы и не оценены, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Признавая недействительным оспариваемое решение административного органа, суд первой инстанции констатировал ошибочность подхода Роспатента, при котором поданное в порядке подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ возражение подлежит рассмотрению административным органом лишь при отсутствии оспаривания правообладателем товарного знака принадлежности подателю возражения авторских прав на противопоставленное обозначение.

Суд первой инстанции также отметил, что, вопреки мнению Роспатента, положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не предусматривают обязанность лица, подавшего возражение, подтверждать наличие у него авторских прав именно судебным актом, указывая на то, что принадлежность заинтересованному лицу исключительного авторского права на противопоставленное произведение устанавливается непосредственно административным органом при рассмотрении возражения с учетом доводов как этого лица, так и правообладателя спорного товарного знака.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что согласно решению Бутырского районного суда города Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/2017 основанием для отказа в иске Алексеева С.В. о защите принадлежащего ему исключительного авторского права на спорное произведение послужило не отсутствие у него этого права, а наличие не оспоренной в установленном законом порядке регистрации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 568647.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем споре сложилась ситуация, когда заявитель оказался лишенным возможности прибегнуть к защите авторского права, обладателем которого он себя считает, как в судебном, так и в административном порядке.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у административного органа полномочий по рассмотрению возражения и по принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает на неправомерность вывода суда первой инстанции о том, что при рассмотрении возражения Роспатент должен был оценить обстоятельства принадлежности Алексееву С.В. исключительного авторского права на противопоставленное произведение.

Как полагает Роспатент, данный вывод является следствием неправильного применения судом первой инстанции норм пунктов 1 и 2 статьи 1248, подпункта 1 пункта 1 статьи 1252, а также подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

По утверждению Роспатента, рассмотрение административным органом взаимоисключающих доводов Алексеева С.В. и общества "НЭМС" в отношении того, кому из них принадлежит исключительное авторское право на противопоставленное произведение изобразительного искусства, влечет за собой рассмотрение Роспатентом спора о признании права на данный результат интеллектуальной деятельности, который не относится к компетенции административного органа.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в возражениях на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующему.

Суд первой инстанции верно определил, что с учетом даты приоритета спорного товарного знака (31.07.2014), а также даты подачи возражения (19.11.2020), применимыми правовыми актами для оценки охраноспособности знака являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 Кодекса) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 и подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, обладает только заинтересованное лицо.

Как следует из анализа положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке кассационного производства) и других.

Из содержания обжалуемого решения следует, что суд первой инстанции отменил оспариваемое решение Роспатента и обязал его повторно рассмотреть возражение Алексеева С.В. против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку ввиду того, что в рассматриваемом деле с учетом предварительного обращения подателя возражения в суд общей юрисдикции с требованием о защите исключительного права на противопоставляемое произведение наличие спора по поводу принадлежности исключительного авторского права на это произведение не является препятствием для рассмотрения возражения по смыслу норм подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки доводам отзыва на кассационную жалобу, в котором выражается согласие с кассационной жалобой Роспатента и указывается, что отсутствие у Алексеева С.В. исключительного авторского права на противопоставленное произведение подтверждается решением Бутырского районного суда города Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/2017, соответствующие выводы в этом решении отсутствуют.

Как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу N СИП-300/2019, "изучение... этого судебного акта не позволило выявить тот фрагмент судебного акта, в котором суд указал бы на то, что у Алексеева С.В. отсутствует право авторства в отношении какого-либо произведения.

...иск был заявлен о защите авторского права на произведение, используемое обществом "НЭМС" в товарных знаках.

Вместе с тем основанием для отказа в иске послужило не отсутствие авторского права на произведение у Алексеева С.В., а то, что товарный знак общества "НЭМС" не оспорен в установленном порядке, что с очевидностью следует из страниц 8-9 решения Бутырского районного суда города Москвы; на страницах 1-7 решения приведены лишь обстоятельства дела, ссылки на нормы права и разъяснения высших судебных инстанций без каких-либо выводов".

Таким образом, Бутырский районный суд города Москвы не установил отсутствие авторского права у Алексеева С.В.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает правомерность вывода суда первой инстанции, заключающегося в том, что, в ситуации, когда Алексееву С.В. было отказано в защите исключительного авторского права и в суде общей юрисдикции по причине наличия зарегистрированного товарного знака, и в Роспатенте в связи с отсутствием решения суда об установлении принадлежности исключительного авторского права на произведение, заявитель оказался лишенным возможности защитить исключительное авторское право, обладателем которого он себя считает, как в судебном, так и в административном порядке.

Вместе с тем, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции при рассмотрении спора не учел следующее.

Пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, интеллектуальные права на которые являются авторскими правами (пункт 1 статьи 1225 Кодекса).

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау), которые с учетом подпункта 5 пункта 1, абзаца второго пункта 2 статьи 1398, глав 73 и 75 ГК РФ, пункта 6 части 6 статьи 27, абзаца пятого пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Пунктом 1 статьи 1248 ГК РФ предусмотрено, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Таким образом, вопрос об установлении прав на результат интеллектуальной деятельности не относится к компетенции Роспатента и должен быть разрешен судом.

Вместе с тем, признавая, что в результате последовательного обращения в суд общей юрисдикции и в административный орган заявитель не получил защиту исключительного авторского права, обладателем которого считал себя, и направляя возражение на повторное рассмотрение в административный орган, в компетенцию которого не входит разрешение спора о принадлежности исключительного авторского права, суд первой инстанции фактически занял непоследовательную позицию по данному делу.

При таких обстоятельствах суду первой инстанции следовало самостоятельно в пределах своей компетенции установить, кому из лиц, участвующих в деле, принадлежит исключительное авторское право на противопоставленное произведение.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу N СИП-24/2019.

Более того, в данном случае вопрос о принадлежности исключительного авторского прав на противопоставленное произведение рассматривается не сам по себе как спор об авторстве, а в рамках дела по спору о прекращении правовой охраны товарного знака, отнесенного к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции пунктом 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм материального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

По результатам проверки законности обжалуемого решения суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта ввиду неправильного применения норм материального права и неполного исследования обстоятельств дела.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить отмеченные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2021 по делу N СИП-319/2021 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.Ю. Пашкова