Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. N С01-214/2022 по делу N СИП-790/2021 Дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку передано на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции фактически не исследовал довод истца о наличии в действиях третьего лица признаков недобросовестного поведения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2022 г. N С01-214/2022 по делу N СИП-790/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 29 апреля 2022 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Четвертаковой Е.С., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Березиной А.Н.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Couture Tech Limited (British Virgin Islands, Tortola, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chambers, VG) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2022 по делу N СИП-790/2021

по заявлению иностранного лица Couture Tech Limited о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.06.2021 об отказе в удовлетворении поступившего 26.02.2021 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Симачев Денис Николаевич (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Couture Tech Limited - Васин А.А., Хлюпин П.А. (по совместной доверенности от 02.07.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-383/41);

от Симачева Дениса Николаевича - Умрихин Ю.М. (по доверенности от 11.01.2022), Пермяков П.Н. (по доверенности от 10.01.2022 N 2).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Couture Tech Limited (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.06.2021 об отказе в удовлетворении поступившего 26.02.2021 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 752364.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Симачев Денис Николаевич.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2022 требования компании оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении выводов суда первой инстанции установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального права, компания просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Симачев Д.Н. направил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит отказать в ее удовлетворении.

Роспатент представил письменные объяснения, в которых не согласился с изложенными в кассационной жалобе доводами, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

В судебное заседание явились представители Симачева Д.Н.

Представители компании и административного органа приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании представители компании настаивали на удовлетворении кассационной жалобы.

Представители Роспатента и Симачева Д.Н. возражали против доводов заявителя кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Симачев Д.Н. является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 752364, зарегистрированного 24.03.2020 с приоритетом от 05.08.2019 в отношении товаров 9, 18, 25-го классов и услуг 35, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания направила в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 41-го класса МКТУ "развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; клубы-кафе ночные [развлечение]", 43-го класса МКТУ "кафе; кафетерии; закусочные; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба", поступившее в административный орган 26.02.2021, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование возражения компания сослалась на то, что является правообладателем сходного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 247588, который зарегистрирован для однородных услуг 41-го и 42-го классов МКТУ и имеет более раннюю дату приоритета (20.06.2001). Активное использование данного обозначения в отношении перечисленных услуг началось в 2007 году с открытием заведения под названием "SHOP & BAR DENIS SIMACHEV" по адресу: Столешников переулок, дом 12, строение 2, Москва. Заведение стало популярным, упоминалось во многих путеводителях и входило в перечни заведений, рекомендуемых к посещению. Заведение было временно закрыто в апреле 2019 г. в связи с непродлением договора аренды. В настоящее время ведется подготовка к открытию заведения по новому адресу.

С точки зрения подавшего возражение лица, спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги кафе, бара и ресторана, а также таких услуг 41-го класса МКТУ, как "развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; клубы-кафе ночные [развлечение]", под указанным обозначением. Вероятность смешения обозначений дополнительно усиливается известностью заведения "SHOP & BAR DENIS SIMACHEV".

Решением Роспатента от 15.06.2021 в удовлетворении возражения было отказано.

Административный орган установил отсутствие сходства противопоставленных товарных знаков по семантическому, фонетическому и графическому признакам, пришел к выводу о том, что угрозы смешения данных обозначений в гражданском обороте не имеется даже при однородности услуг, содержащихся в перечнях регистрации средств индивидуализации.

Отклоняя доводы компании о том, что до даты приоритета спорного товарного знака ей интенсивно использовался противопоставленный товарный знак для индивидуализации услуг принадлежащего бара "SHOP & BAR DENIS SIMACHEV", расположенного по адресу: Столешников переулок, дом 12, строение 2, Москва, о том, что названное заведение приобрело известность среди потребителей до даты приоритета спорного товарного знака, Роспатент заключил, что представленные в материалы административного дела документы не подтверждают наличие стойкой ассоциативной связи у потребителей услуг с правообладателем противопоставленного товарного знака, поскольку данные документы не содержат сведений об осуществлении именно компанией какой-либо фактической деятельности и об известности ее потребителям при оказании соответствующих услуг.

Не согласившись с выводами, положенными в основу решения Роспатента от 15.06.2021, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, в котором оспаривало решение административного органа как по мотивам несоответствия его нормам подпункта 1 пункта 3 статьи 1483, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, так и указывая на то, что сохранение правовой охраны спорного товарного знака привело к предоставлению для третьего лица необоснованного конкурентного преимущества.

Компания обращала внимание на то, что в среде потребителей (в том числе в средствах массовой информации) формируется мнение: заведение третьего лица является некой "реинкарнацией" заведения, принадлежащего компании, что, в свою очередь ведет к очевидному оттоку посетителей и к возникновению убытков последнего.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции подтвердил выводы административного органа об отсутствии сходства противопоставленных товарных знаков и об отсутствии возможности смешения обозначений в гражданском обороте.

Ссылки заявителя на заключение от 26.10.2020 N 110-20203 как на обоснование сходства сравниваемых средств индивидуализации суд первой инстанции отклонил, поскольку заключение подготовлено по результатам социологического опроса, проведенного с 28.08.2020 (значительно позднее даты приоритета спорного товарного знака) и не отражает восприятие потребителями этого товарного знака на 05.08.2019.

Суд первой инстанции согласился с позицией Роспатента об отсутствии оснований для вывода о введении спорным товарным знаком потребителей в заблуждение, отметив как несходство спорного и противопоставленного товарных знаков, так и непредставление компанией достаточных доказательств для признания возникновения у потребителей ассоциативных связей между деятельностью компании и противопоставленным товарным знаком.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и по принятию решений по результатам такого рассмотрения, о заинтересованности компании в подаче возражения, о применимом законодательстве, о том, что противопоставленный товарный знак имеет более раннюю дату приоритета по сравнению с датой приоритета спорного товарного знака, об однородности услуг противопоставленных средств индивидуализации.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Компания оспаривает выводы суда первой инстанции об отсутствии сходства между сравниваемыми средствами индивидуализации.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что заключение от 26.10.2020 N 110-20203 получило ненадлежащую оценку суда первой инстанции.

Кроме того, компания обращает внимание: суд первой инстанции не указал в своем решении, почему период протяженностью в один год - с августа 2019 г. по август 2020 г. может считаться значительным, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что представленные в материалы дела договоры подтверждают присутствие компании на соответствующем рынке услуг в Российской Федерации (опосредованно через иное юридическое лицо) и осуществление фактической деятельности его контрагентом.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) и касается случаев, когда в силу определенных признаков само обозначение является ложным или вводящим в заблуждение потребителя.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров (услуг), для индивидуализации которых ему предоставлена правовая охрана.

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, как изложено выше, вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.

При этом разрешение такого вопроса предполагает не произвольное усмотрение суда, оно должно быть основано на нормах ГК РФ, а также должно учитывать методологические подходы высшей судебной инстанции, поскольку влияет на формулирование итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения обозначений.

Как следует из положений статьи 71, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции по вопросу о наличии или отсутствии сходства товарных знаков должны быть основаны на имеющихся в деле доказательствах, должны являться результатом их оценки и быть соответствующим образом мотивированными.

В кассационной жалобе компания выражает несогласие с выводами Роспатента и суда первой инстанции, сделанными в результате сравнения противопоставленных средств индивидуализации на предмет их сходства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153). В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам проверил соблюдение судом первой инстанции такой методологии.

Основные правовые подходы, касающиеся методологии установления сходства сравниваемых товарных знаков, сформулированы на основе практики применения ГК РФ, Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), разъяснений, содержащихся в Постановлении N 10.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому, графическому и фонетическому признакам.

Между тем суд первой инстанции не учел следующего.

Основополагающее правило определения сходства обозначений заложено в пункте 41 Правил N 482, согласно которому обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Аналогичный методологический подход следует и из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10.

Суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что в сравниваемых обозначениях сильными являются словесные элементы и именно они должны быть проанализированы по семантическому, графическому и фонетическому признакам.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что выполненный судом первой инстанции анализ нарушает выработанные методологические подходы.

Делая вывод о невозможности использования семантического критерия, суд первой инстанции исходил из отсутствия лексического значения у слова "SIMACH".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что применительно к анализу товарных знаков при определении семантического значения включенных в них словесных элементов необходимо руководствоваться не только формальным подходом (в том числе наличием или отсутствием слова в словарях), но и принимать во внимание фактическое восприятие этих словесных элементов потребителями.

Так, конкретное обозначение может не иметь конкретного словарного значения, но семантически восприниматься адресной группой потребителей в определенном значении (например, как происходящее от конкретного слова).

Такое восприятие (в отличие от случаев, когда используются имеющие словарное значение слова) может устанавливаться только на основе конкретных доказательств, свидетельствующих о том, как в действительности осознают это обозначение потребители.

В рассматриваемом случае компания ссылалась на то, что элемент "SIMACH" с очевидностью воспринимается адресной группой потребителей не как абстрактное буквосочетание, а как слово, образованное от фамилии "Симачёв".

Восприятие потребителями спорных обозначений как указывающих на одно и то же лицо, на одно имя в разных вариантах написания может свидетельствовать о семантическом сходстве, поэтому соответствующий довод должен быть проверен судом.

Аналогичный подход предложен в практике Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности (пункт 3.4.3.4. главы 4 секции 2 части "C" Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза, утвержденных решением исполнительного директора Ведомства Европейского Союза по интеллектуальной собственности от 22.03.2022 N EX-22-1, вступивших в силу 31.03.2022).

В материалы административного дела было представлено заключение от 26.10.2020 N 110-2020, которое и Роспатент, и суд первой инстанции отклонили вследствие отсутствия ретроспективных данных.

Это заключение, как полагает заявитель кассационной жалобы, содержит результаты опроса мнения потребителей о восприятии спорного и противопоставленного обозначений, в том числе семантическом.

Отклоняя представленное заключение, суд первой инстанции не обосновал, каким образом годичный период мог повлиять на восприятие потребителем спорного и противопоставленного обозначений.

На возможность установления с учетом результатов опроса потребителей семантического (равно как и визуального, и фонетического) восприятия обозначения обращалось внимание в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 и от 28.01.2019 по делу N СИП-710/2017).

При исследовании вопроса о наличии или отсутствии фонетического сходства суд первой инстанции проанализировал состав гласных и согласных звуков и фонетическую длину, однако в подпункте 1 пункта 42 Правил N 482 указано, что подлежат учету и следующие признаки: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных звуков; близость состава согласных звуков; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

С учетом отсутствия соответствующего анализа президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о нарушении судом первой инстанции методологии определения фонетического сходства словесных элементов.

Как установили административный орган и суд первой инстанции, сравниваемые обозначения являются комбинированными (что предполагает не только анализ словесных элементов, но и обозначений в целом с учетом их графических элементов), однако должный анализ в судебном акте отсутствует.

Оба обозначения выполнены в виде прямоугольников черного цвета. Каким образом графический элемент влияет на восприятие сравниваемых обозначений в целом, суд первой инстанции не устанавливал.

Кроме того, суду первой инстанции следует учесть, что факт сходства спорных обозначений даже по одному из признаков (графическому, фонетическому, семантическому), исходя из иных обстоятельств, может быть достаточным для вывода о риске их смешения. Как следует из пункта 2.473 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности, 2004 год, N 489 (Е), смешение может возникнуть из-за сходства в написании, произношении и значении обозначений, и сходство в одной из этих областей достаточно для признания нарушения, если это вводит потребителей в заблуждение.

Использование указанных признаков лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при низкой степени сходства либо при отсутствии сходства по отдельным признакам, но при чрезвычайно сильном сходстве по другому признаку (в частности, данный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2022 по делу N СИП-714/2020, от 04.02.2022 по делу N СИП-218/2020).

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о нарушении судом первой инстанции методологии сравнения спорного и противопоставленного товарных знаков.

Суд первой инстанции констатировал однородность спорных услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы исследуемый и противопоставленный товарные знаки. Это обстоятельство участвующие в деле лица не оспаривали.

С учетом отсутствия сходства сравниваемых средств индивидуализации суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента об отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте.

Между тем данный вывод не может быть признан в достаточной степени обоснованным, поскольку в его основу положено сделанное с нарушением методологических подходов заключение об отсутствии сходства сравниваемых средств индивидуализации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание суда первой инстанции на то, что даже незначительная степень сходства сравниваемых обозначений влечет необходимость учета дополнительных обстоятельств для определения наличия/отсутствия вероятности их смешения.

В качестве одного из таких обстоятельств в Постановлении N 10 указано на опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара (применительно к настоящему спору - услуг).

Отклоняя ссылку компании на заключение от 26.10.2020 N 110-2020, суд первой инстанции констатировал отсутствие в нем ретроспективного анализа, однако не обосновал, является ли период с 05.08.2019 по 28.08.2020 значимым с точки зрения восприятия сравниваемых обозначений потребителями, в том числе не отметил обстоятельства, которые могли бы за этот период повлиять на такое восприятие.

То обстоятельство, что социологический опрос проведен позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, не может быть основанием для отклонения названного доказательства, поскольку сходство обозначений устанавливается с позиции рядового потребителя. При этом предполагается, что мнение рядового потребителя не претерпело изменений, если не доказано иное.

Данный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 по делу N СИП-171/2016.

Кроме того, суд первой инстанции подчеркнул, что заключение от 26.10.2020 N 110-2020 подтверждает отсутствие вероятности смешения спорного и противопоставленного товарных знаков, сославшись на процент тех потребителей, которые считали, что рестораны, использующие спорные обозначения, не могут принадлежать к одной сети, а услуги оказываются разными лицами.

Между тем суд первой инстанции не учел позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, предполагающую необходимость анализа процентного соотношения тех потребителей, для которых смешение сравниваемых обозначений имеется с указанием на исследование процентной доли исходя возможности влиять на продвижение товара на определенном сегменте рынка.

Таким образом, суд первой инстанции анализировал долю тех респондентов, для которых смешение сравниваемых обозначений отсутствует, в то время как должен был учесть долю тех, для которых сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом.

В решении суда первой инстанции также отсутствует анализ доводов заявителя о добросовестности поведения Симачева Д.Н.

С учетом доводов компании, изложенных в заявлении, суду первой инстанции следовало оценить действия третьего лица - Симачева Д.Н., который зарегистрировал свой товарный знак позднее, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 247588, который ранее был приобретен компанией у иного правообладателя.

В заявлении компания ссылалась на то, что в среде потребителей (в том числе в средствах массовой информации) формируется следующее мнение: заведение третьего лица является некой "реинкарнацией" заведения, принадлежащего компании, что в свою очередь ведет к очевидному оттоку посетителей и к возникновению убытков последнего.

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу данной правовой нормы для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав; единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Причем злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Исходя из пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 названного Кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 упомянутого Кодекса); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Между тем из содержания обжалуемого судебного акта не усматривается, что суд первой инстанции исследовал приведенные обстоятельства.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Суд первой инстанции фактически не исследовал довод компании о наличии в действиях третьего лица признаков недобросовестного поведения.

Установленные президиумом Суда по интеллектуальным правам нарушения норм права, допущенные судом первой инстанции при рассмотрении данного дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам в силу части 1 статьи 288, пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить перечисленные недостатки, дать надлежащую правовую оценку доводам участвующих в деле лиц, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции также надлежит разрешить вопрос о распределении судебных расходов по делу, в том числе за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2022 по делу N СИП-790/2021 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Е.С. Четвертакова

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

А.Н. Березина