Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2022 г. N С01-341/2022 по делу N А40-146572/2021 Суд изменил судебные акты о частичном удовлетворении требований о защите исключительного права на товарные знаки, изменив резолютивную часть решения и запретив использование обозначения, сходного до степени смешения со знаками обслуживания истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2022 г. N С01-341/2022 по делу N А40-146572/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 мая 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие" (ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, Москва, 115114, ОГРН 1027739019208) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-146572/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "НЬЮ ИММО Сервисез" (ул. Верхняя Красносельская, д. 3, литер А, пом. 108, Москва, 107140, ОГРН 1207700158280) к публичному акционерному обществу Банк "Финансовая корпорация Открытие" о защите исключительного права на товарные знаки

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью "Торговый Центр "Студенец" (Студенецкая наб., 20а, г. Тамбов, 392000, ОГРН: 1046882311200)

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НЬЮ ИММО Сервисез" - Богомолов Е.М. (по доверенности от 27.03.2022 N NIS-27/032022);

от публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие" - Бобылев И.А. (по доверенности от 14.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НЬЮ ИММО Сервисез" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к публичному акционерному обществу Банк "Финансовая корпорация Открытие" (далее - Банк) о запрете использовать обозначение "АКВАРЕЛЬ" в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также однородных с ними услуг на интернет-сайте и в социальных сетях, с целью индивидуализации развлекательных центров, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте, а также любыми иными способами и о взыскании 14 970 358 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельствам Российской Федерации N 469912, N 643514, N 643516, N 646432, N 654260, N 651329, N 654261, N 656434, N 656435.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый Центр "Студенец" (далее - общество ТЦ "Студенец").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022, требования общества удовлетворены частично: Банку запрещено использовать обозначение "АКВАРЕЛЬ" в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45-го классов МКТУ, а также однородных с ними услуг на интернет-сайте и в социальных сетях с целью индивидуализации развлекательных центров, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте, а также любыми иными способами; с Банка в пользу общество взыскано 3 700 346 рублей 40 копеек компенсации, а также 47 502 рублей возмещения расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Банк обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права, просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В судебном заседании представитель Банка поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Общество в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания оспорили изложенные в кассационной жалобе доводы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество является правообладателем товарных знаков со словесным элементом "АКВАРЕЛЬ" по свидетельствам Российской Федерации N 469912, N 643514, N 643516, N 646432, N 654260, N 651329, N 654261, N 656434 и N 656435, зарегистрированных в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45-го классов МКТУ.

Общество использует принадлежащие ему товарные знаки для индивидуализации торговых центров в городе Пушкино Московской области, городах Волгоград и Тольятти, в том числе в сети Интернет на сайте aquarelle-centre.ru и в социальных сетях vk.com/aquarelle.pushkino, facebook.com/aquarelle.pushkino, vk.com/aquarele, facebook.com/aquarele, ok.ru/aquarele, vk.com/aquarelle_tlt, ok.ru/aquarelletlt, facebook.com/aquarelletlt.

Обществу стало известно о том, что Банк использует обозначение, сходное до степени смешения с его товарными знаками, для индивидуализации принадлежащего ему торгово-развлекательного центра "АКВАРЕЛЬ", в том числе в сети Интернет в доменном имени akvarel-mall.ru и соответствующем интернет-сайте.

Согласно данным онлайн-сервиса "who is" (www.nic.ru) администратором доменного имени akvarel-mall.ru является общество ТЦ "Студенец".

Являясь кредитором общества ТЦ "Студенец", в отношении которого решением Арбитражного суда Тамбовской области от 09.11.2017 по делу N А64-7945/2016 открыто конкурсное производство, Банк, являясь залогодержателем, оставил за собой здание торгово-развлекательного центра "АКВАРЕЛЬ" и земельные участки, на которых оно расположено.

Общество 19.04.2021 направило Банку досудебную претензию с требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарные знаки и выплате компенсации.

Банк в ответ на претензию сообщил о демонтаже вывески с торгово-развлекательного центра, ранее принадлежавшего обществу ТЦ "Студенец", но от выплаты компенсации уклонился.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пунктах 59, 61 и 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), и исходил из доказанности факта наличия у общества исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав Банком при использовании в названии (на вывеске) торгово-развлекательного центра, в рекламе, в доменном имени akvarel-mall.ru, а также на адресуемом им интернет-сайте.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции установил, что спорный торгово-развлекательного центр перешел в собственность Банка 13.05.2019, доказательством чего является выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 13.05.2019 N 68:29:0213024:765-68/141/2019-5, следовательно, находится в собственности ответчика на момент составления заключения оценщика о стоимости права использования серии знаков обслуживания истца (09.03.2021) 22 месяца (1,8 года).

Как указал суд первой инстанции, в рассматриваемом случае расчет компенсации применительно к установленному сроку нарушения исключительных прав на знаки обслуживания произведен истцом неверно. Суд первой инстанции пришел к выводу, что соответствующий фактическим обстоятельствам дела расчет, исходя из сведений, представленных в материалах дела, должен иметь следующий вид: 1 027 874 рублей/год 1,8 года 2 = 3 700 343 рублей 40 копеек.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив изложенные в апелляционной жалобе доводы, аналогичные доводам, приведенным в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в пункте 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59-62, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании спорного товарного знака.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Доводы заявителя кассационной жалобы о неправильной оценке судом первой инстанции сходства между сравниваемыми обозначениям и знаками обслуживания и однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки обслуживания истца, и деятельности спорного торгово-развлекательного центра, подлежат отклонению в силу следующего.

Установление данных обстоятельств (вопросов сходства, однородности, смешения) является вопросами факта и относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций.

Суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судами методологии установления сходства сравниваемых средств индивидуализации и вероятности их смешения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Суд по интеллектуальным правам, оценив выводы судов и сопоставив их с обстоятельствами дела, пришел к выводу о том, что оспариваемые ответчиком выводы судов соответствуют положениям пунктов 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и разъяснениям высшей судебной инстанции, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10.

Доводы ответчика о различиях сравниваемых спорного обозначения и знаков обслуживания по графическому критерию сходства не исключают вывода об их сходстве до степени смешения ввиду высокой степени сходства по фонетическому и семантическому критерию, а также высокой степени однородности деятельности спорного торгово-развлекательного центра и услуг, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца. Кроме того, на вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в сторону ее повышения влияет и то обстоятельство, что знаки обслуживания истца образует серию и они широко и активно используются правообладателем в течении длительного периода времени.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что общество не указало с каким именно знаком обслуживания сходно используемое Банком обозначение, противоречит содержанию иска.

Довод о том, что суд первой инстанции необоснованно сделал вывод о принадлежности сайта http://akvarel-mall.ru Банку (абзац четвертый страницы 8 решения суда первой инстанции), подлежит отклонению, поскольку, как усматривается из обжалуемого решения, суд первой инстанции лишь констатировал, что наличие изменений на указанном сайте в следующие дни: 15.07.2019, 17.07.2019, 20.08.2019, 19.10.2019, 18.11.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, а также каждый месяц с января по май 2020 года и прекращение обновления сайта с 06.05.2021 свидетельствует о том, что Банк влиял на содержание и работу сайта.

При этом Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства.

Как разъяснено в пункте 78 Постановления N 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации)), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

С учетом изложенного ответственность за содержание информации на сайте несет владелец сайта, а не администратор доменного имени, и именно обстоятельства того, кто является владельцем сайта, подлежат установлению в рамках данной категории споров.

Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81).

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Администратор домена устанавливается с помощью онлайн-сервиса "whois", если данные администратора не скрыты, или путем запроса регистратору доменов.

Владелец же сайта может быть установлен на основании договора на размещение сайта на сервере, заключаемого между хостинг-провайдером и владельцем сайта.

В случае неправомерного использования на сайте результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение. Вместе с тем в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о защите исключительных прав, в том числе о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте), является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

По общему правилу владелец сайта может быть установлен на основании информации, сведений, размещенных на таком сайте. Так, согласно пункту 2 статьи 10 Закона об информации владелец сайта в сети Интернет обязан размещать на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты для обеспечения возможности правообладателям направлять претензии по поводу нарушений на сайте. В связи с этим наличие информации о наименовании организации, ее месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты на сайте; размещение на сайте средств индивидуализации такой организации и/или ее товаров и услуг может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта.

Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, - непосредственный нарушитель - отвечает за использование этого материала на общих основаниях.

Как следует из материалов дела и установлено судами, спорный сайт посвящен торгово-развлекательному центру ответчика.

В отношении доводов Банка относительно размера компенсации и наличия оснований для его снижения, приведенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П), Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Указанная правовая позиция изложена в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежит удовлетворению в заявленном размере.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного объекта, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что сторона, заявившая о необходимости снижения заявленного к взысканию размера компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Из материалов дела и решения суда первой инстанции не усматривается, что ответчиком в суде первой инстанции заявлялось ходатайство о снижении размера компенсации, в том числе по основаниям, предусмотренным Постановлением N 28-П, то есть ввиду явной несоразмерности заявленного размера компенсации последствиям нарушения, совершения нарушения исключительных прав впервые, единичного характером нарушения.

Данное обстоятельство подтвердил в заседании суда кассационной инстанции и представитель заявителя кассационной жалобы, пояснивший, что ходатайство о снижении размера компенсации было заявлено лишь в суде апелляционной инстанции.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

Вместе с тем коллегия судей кассационной инстанции считает заслуживающим внимание довод ответчика о том, что истец вправе требовать запрета использования не любых обозначений, а тождественных или схожих до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), правообладателем которых он является, и только в отношении товаров (услуг), указанных в регистрации таких знаков и однородных им.

В то же время согласно резолютивной части обжалуемого решения суда первой ответчику установлен запрет на использование спорного обозначения "АКВАРЕЛЬ" безотносительно к знакам обслуживания истца.

Допущенная судом первой инстанции неопределенность в резолютивной части судебного решения не была устранена судом апелляционной инстанции.

Данное обстоятельство является основанием для изменения обжалуемых судебных актов.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если установленные судами фактические обстоятельства соответствуют имеющимся в деле доказательствам и позволяют правильно применить нормы права, подлежащие применению.

Ввиду частичного удовлетворения кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на истца.

Поскольку по результатам рассмотрения кассационной жалобы ответчика обстоятельства, послужившие основанием для приостановления исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-146572/2021 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022 по тому же делу, прекратили свое действие, введенное определением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2022 приостановление исполнения названного судебного акта, в соответствии с частью 4 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 283, 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

изменить решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-146572/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022 по тому же делу, изложив первый абзац резолютивной части судебного решения в следующей редакции: "запретить публичному акционерному обществу Банк "Финансовая корпорация Открытие" использовать обозначение, сходное до степени смешения со знаками обслуживания со словесным элементом "АКВАРЕЛЬ" по свидетельствам Российской Федерации N 464912, N 643514, N 643516, N 646432, N 654260, N 651329, N 654261, N 656434 и N 656435 в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45-го классов МКТУ, для которых указанные знаки обслуживания зарегистрированы, а также однородных с ними услуг, на интернет-сайте и в социальных сетях, с целью индивидуализации развлекательных центров, в том числе любое использование указанных обозначений в документообороте, а также любыми иными способами.".

В остальной части оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НЬЮ ИММО Сервисез" (ул. Верхняя Красносельская, д. 3, литер А, пом. 108, Москва, 107140, ОГРН 1207700158280) в пользу публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие" (ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, Москва, 115114, ОГРН 1027739019208) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Отменить приостановление вышеуказанных судебных актов, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2022.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Ю.В. Борисова

Д.А. Булгаков