Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2022 г. по делу N СИП-535/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, вынесенное по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель, в связи с неверным применением административным органом нормы права, отсутствием полной и всесторонней оценки приведенным в возражении доводам и представленным доказательствам (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2022 г. по делу N СИП-535/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 ноября 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Масловой Е.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Завод Продмаш" (Заводское шоссе, д. 11, г. Самара, 443022, ОГРН 1026301507836) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 07.04.2021 по результатам рассмотрения поступившего 30.12.2020 возражения против выдачи патента на полезную модель, о признании недействительным патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать запись в государственном реестре о выдаче данного патента.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо IMPERO, Pasquale (Via Roma 222, 1-80013 Casalnuovo Di Napoli(na) Italy).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Завод Продмаш" - Залесов А.В., Озолина И.Г. (по совместной доверенности от 01.01.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-381/41);

от иностранного лица IMPERO, Pasquale - Горячев И.С. (по доверенности от 15.12.2020), Ашихин Д.А. (по доверенности от 25.08.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Завод Продмаш" (далее - заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.04.2021 по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель, о признании недействительным патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель и об обязании Роспатента аннулировать запись в государственном реестре о выдаче данного патента.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо IMPERO, Pasquale (далее - иностранное лицо).

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на то, что при рассмотрении условий патентоспособности полезной модели Роспатент применил нормы закона, действовавшие не на дату подачи заявки в административный орган, а на более раннюю дату (дату подачи и приоритета первоначальной заявки).

По мнению заявителя, Роспатентом нарушен порядок признания заявки на полезную модель выделенной заявкой с установлением приоритета по первоначальной заявке на изобретение, в результате чего в отношении полезной модели установлен более ранний приоритет.

Заявитель также полагает, что Роспатентом неверно применено законодательство, определяющее патентоспособность полезной модели (соответствие условию патентоспособности "новизна"). Тогда как при верном установлении даты приоритета (по дате подачи заявки на полезную модель) полезная модель должна была быть признана не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

В обоснование доводов заявитель обращает внимание на то, что в силу прямого указания постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для определения патентоспособности подлежит применению законодательство, действовавшее на дату подачи заявки в Роспатент. Ввиду того, что заявка на выдачу спорного патента подана в административный орган 10.09.2019, для правоотношений по поводу патентоспособности заявленной полезной модели, включая возможность установления и более ранней даты подачи и даты приоритета, подлежали применению Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила ПМ).

Кроме того, Роспатент неверно применил закон, установив, что заявка на полезную модель может быть подана в качестве выделенной заявки из заявки на изобретение.

Кроме того, общество полагает, что Роспатентом нарушен порядок признания заявки на полезную модель выделенной заявкой с установлением приоритета по первоначальной заявке на изобретение, в результате чего полезной модели неправомерно присвоен более ранний приоритет.

Заявитель полагает, что административный орган неправомерно отклонил его доводы о том, что заявка N 2019128337 не может считаться выделенной, ограничившись указанием на то, что объекты не идентичны.

Общество обращает особое внимание суда на то, что Роспатентом при вынесении оспариваемого решения не учтено, что согласно положениям пункта 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. В этой связи для того, чтобы выделить заявки административному органу следовало удостовериться, что вся совокупность признаков формулы "первоначальной" заявки и "выделенной" заявки не совпадают. В ином случае разделение заявок не происходит.

Заявитель указывает на то, что Роспатентом неправильно применено законодательство, определяющее патентоспособность полезной модели, а именно соответствие условию патентоспособности "новизна".

По мнению общества, с учетом публикации заявки на изобретение N 2015142132 (первоначальная заявка), дословно раскрывающей полезную модель как по независимому, так и по зависимым пунктам формулы патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель до даты приоритета патента Российской Федерации N 197808 (то есть вхождения текста заявки N 2015142132 в уровень техники при проверке новизны заявленной полезной модели), спорный патент подлежит признанию недействительным, ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна", установленному статьей 1351 ГК РФ.

Дополнительно правовая позиция раскрыта заявителем в процессуальных документах, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 25.10.2021, 27.06.2022, 26.08.2022, 21.11.2022.

Роспатент в представленном отзыве на заявление просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Дополнительно правовая позиция раскрыта Роспатентом в процессуальных документах, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 12.09.2022, 28.11.2022.

Третье лицо также направило в адрес суда отзыв, в котором просило отказать в удовлетворении заявленных требований.

Дополнительно правовая позиция раскрыта третьим лицом в процессуальных документах, поступивших в Суд по интеллектуальным правам 06.12.2021, 05.08.2022, 28.11.2022.

На основании определения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 производство по данному делу (по результатам рассмотрения поступившего от заявителя ходатайства) приостановлено до вступления в законную силу решения суда по делу N СИП-536/2021. Впоследствии производство по делу СИП-535/2021 возобновлено.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2022 отказано в удовлетворении заявления общества об уточнении заявленных требований.

В судебном заседании 30.11.2022 представители общества поддержали заявленные требования.

Представители Роспатента и иностранного лица возражали против удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 197808 на полезную модель "Дорожное барьерное ограждение" выдан по заявке N 2019128337 с приоритетом от 15.03.2013 на имя иностранного лица со следующей формулой полезной модели:

1. Дорожное барьерное ограждение (1), содержащее направляющий рельс (2), закрепляемый на поверхности дороги, скользящие опоры (3), которые с возможностью скольжения соединены вдоль направляющего рельса (2), деформирующиеся полые элементы (4), которые закреплены друг за другом на скользящих опорах (3), и средства для разделения двух последовательно расположенных деформирующихся полых элементов (4) с обеспечением пластической компрессионной деформации по направлению оси, отличающееся тем, что соотношение длины каждого деформирующегося полого элемента (4) и его поперечного сечения выбрано для приведения к необратимой компрессионной деформации деформирующегося полого элемента (4) вдоль прямой оси при воздействии на него осевого усилия, больше критического, т.е. складыванию, и средства для разделения двух последовательно расположенных деформирующихся полых элементов (4) выполнены в виде соединительных пластин (20).

2. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) расположены горизонтально.

3. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

4. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждая скользящая опора (3) содержит плиту (14) крепления и опорную часть (15), которая соединена с плитой (14) крепления и направляющим рельсом (2).

5. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй скользящей опоры (13).

6. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждый деформирующийся полый элемент (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй соединительной пластины (22).

7. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй скользящей опоры (13).

8. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждый деформирующийся полый элемент (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

9. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

10. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что оно включает панели (17) для защиты деформирующихся полых элементов (4), причем каждая панель (17) соединена с третьей скользящей опорой (18) и четвертой скользящей опорой (19), при этом четвертая скользящая опора (19) следует за третьей скользящей опорой (18) и отделена от третьей скользящей опоры (18) деформирующимся полым элементом (4).

11. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что соединительные пластины (20) расположены перпендикулярно по отношению к деформирующимся полым элементам (4).

12. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что скользящие опоры (3) расположены так, что плиты крепления (14) перпендикулярны по отношению к деформирующимся полым элементам (4).

13. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла.

14. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из композитного материала.

15. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из пластика.

16. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и композитного материала и пластика.

17. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и композитного материала.

18. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из композитного материала и пластика.

19. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и пластика.

20. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из листового металла.

Общество 30.12.2020 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 197808, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна", представило следующие материалы:

- заявку RU 2015142132 А, 21.04.2017 [1];

- международную заявку WO 2014/141134А1, опубликована 18.09.2014 [2].

Податель возражения отмечал, что приоритет спорной полезной модели установлен неправомерно (приоритет подлежал установлению по дате подачи заявки на выдачу патента на полезную модель). Кроме того, действующим законодательством не предусмотрено выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение.

По мнение общества, Роспатент незаконно пришел к выводу о возможности выделения заявки на полезную модель, тогда как на самом деле имело место преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Представив подробный анализ пунктов формул оспариваемого патента и признаков технических решений, известных из источников информации [1], [2], общество констатировало, что в данном случае речь идет именно о преобразовании, в связи с чем административным органом неверно установлен более ранний приоритет спорной полезной модели и, как следствие, ошибочно не усмотрено несоответствие полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Наконец, податель возражения отмечал, что осуществление преобразования возможно только до публикации сведений о данной заявке, в связи с чем совершение Роспатентом юридически значимых действий после публикации противоречит требованиям пункта 1 статьи 10 ГК РФ.

Решением Роспатента от 07.04.2021 возражение оставлено без удовлетворения как не содержащее доводов, позволяющих признать полезную модель по патенту Российской Федерации N 197808 не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Считая решение Роспатента от 07.04.2021 незаконным, а свои права и законные интересы нарушенными, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявок на выдачу патента на полезную модель и по рассмотрению возражений против выдачи соответствующего патента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Как указал Роспатент в оспариваемом решении, с учетом даты подачи первоначальной заявки, из которой выделена заявка на полезную модель N 2019128337, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает ГК РФ, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 N 12977 (далее - Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В силу положений пункта 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В силу подпункта 2.4. пункта 20.12. Регламента ПМ при испрашивании заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ) проверяется соблюдение следующих условий:

подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, или до даты государственной регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Судебная коллегия отмечает, что первоначально заявитель приводил доводы о том, что в принципе действующее законодательства не позволяет осуществить выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение. Между тем в связи с вынесением Судом по интеллектуальным правам решения по делу N СИП-482/2021, которым пункт 20.12.2.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326, в части возможности установления приоритета выделенной заявки на полезную модель по первоначальной заявке на изобретение признан соответствующим статьям 8, 128, 1226, 1357, 1379, пункту 4 статьи 1381 ГК РФ, статье 4G Парижской конвенции об охране промышленной собственности (данное решение суда первой инстанции от 08.09.2021 оставлено без изменения вышестоящими судебными инстанциями), заявитель не настаивал более на данном основании.

В ходе судебного заседания 30.11.2022 заявитель также констатировал, что нормативный правовой акт Роспатента, действовавший на дату подачи заявки на изобретение, и нормативный правовой акт Роспатента, действовавший на дату подачи заявки на полезную модель, не содержали принципиально различных условий (критериев) применительно к установлению даты приоритета по заявке на спорную полезную модель, нормы ГК РФ по данному поводу также изменений не претерпели.

Судебная коллегия отмечает, что в силу положений пункта 4 статьи 1381 ГК РФ приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

Между тем судебная коллегия полагает заслуживающими внимания доводы заявителя о том, что Роспатентом при вынесении оспариваемого решения нарушены положения пункта 2 статьи 1354 ГК РФ, согласно которым охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Так, принимая вышеуказанный ненормативный правовой акт, административный орган констатировал, что заявка на спорную полезную модель является выделенной из заявки на изобретение. Условия для установления приоритета полезной модели соблюдены, в связи с чем приоритет полезной модели подлежит установлению по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета (если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент). С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, уровень техники включает в себя сведения, раскрытые в источниках информации до даты приоритета (до 15.03.2013), в связи с чем указанные в возражении источники [1], [2] не могут быть противопоставлены полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку имеют ту же дату приоритета, а их публикация состоялась позже этой даты.

При этом, как следует из текста оспариваемого ненормативного правового акта, отклоняя довод подателя возражения о неправомерности выделения заявки на полезную модель из заявки на изобретение (в связи с чем, по мнению общества, по ней не мог быть установлен приоритет), Роспатент сослался на положения пункта 2 статьи 4G Парижской конвенции по охране промышленной собственности (вступила в силу для СССР 01.07.1965, далее - Парижская конвенция) и на то, что при подаче заявки было соблюдено требование о недопустимости выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения или полезные модели.

Как констатировал административный орган в решении от 07.04.2021, полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы оспариваемого патента, не является идентичной изобретению, охарактеризованному в независимом пункте формулы первоначальной заявки. Независимый пункт формулы оспариваемого патента не идентичен независимому пункту формулы изобретения по первоначальной заявке N 2015142132 и имеет признаки, которых нет в независимом пункте первоначальной заявки. Иных выводов оспариваемое решение не содержит.

На вопрос заявителя, заданный в судебном заседании 30.11.2022, о правомерности вышеуказанного подхода административного органа (с учетом положения пункта 2 статьи 1354 ГК РФ), представитель Роспатента пояснил, что исходит из того, что у сравниваемых объектов разные независимые пункты формулы.

Проанализировав представленные доказательства, аргументы лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом при вынесении оспариваемого решения неверно применена норма материального права: положения пункта 2 статьи 1354 ГК РФ предполагают предоставление охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели, тогда как административным органом во внимание принимались лишь независимые пункты формул вышеуказанных объектов. Неверное применение Роспатентом нормы права и существенное нарушение процедуры могло привести к последующему ошибочному определению круга значимых обстоятельств, имеющих значение для дела и для конечного вывода о соответствии либо несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Судебная коллегия также не может согласиться с аргументами административного органа о том, что если в результате соответствующих действий оказались выданными два патента на идентичные изобретения или полезные модели, то заявитель может обжаловать выдачу патента в административном порядке: такой подход представителя административного органа не соответствует принципу правовой определенности, процессуальной экономии и не позволяет своевременно защитить нарушенные права заявителя, который будет вынужден прибегнуть к еще одной процедуре защиты нарушенных прав, тогда как возможные нарушения могли быть устранены в ходе вынесения Роспатентом оспариваемого решения, если бы оно было принято с соблюдением норм действующего законодательства. Необходимо также отметить, что ранее заявитель уже был вынужден прибегнуть к судебному способу защиты: обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.04.2021 и от 16.03.2018 об отмене ранее принятых решений о признании отозванной первоначальной заявки N 2015142132 на выдачу патента на изобретение (производство по делу N СИП-536/2021 прекращено).

Судебная коллегия не усматривает какого-либо противоречивого поведения заявителя и не находит основания для применения принципа эстоппель. В ходе рассмотрения дела общество придерживалось позиции, что приоритет заявки на полезную модель N 2019128337, по которой выдан оспариваемый патент N 197808, не мог быть установлен по дате приоритета заявки N 2015142132, условия для установления приоритета по пункту 4 статьи 1381 ГК РФ не были соблюдены, в связи с чем полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна". Заявитель также констатировал, что заявка не является выделенной в смысле, придаваемом этому термину пунктом 2 статьи 4G Парижской конвенции, и толкованию, данному судебной практикой, поскольку в результате совершенных действий комбинация независимых и зависимых пунктов формулы заявки на полезную модель остались в первоначальной заявке (при этом Роспатент необоснованно ограничился сравнением лишь независимых пунктов формул).

Между тем, не представлены и заявителем надлежащие доказательства злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), подтверждающие, что Роспатент и третье лицо (действия которых, как отмечал заявитель, "мимикрировали" под выделение заявки на полезную модель) действовали исключительно с целью причинить вред заявителю.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Поскольку в данном деле не была дана полная и всесторонняя оценка приведенным в возражении доводам и представленным доказательствам, оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 2 статьи 1351 ГК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя.

В рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.12.2020, с учетом настоящего решения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы заявителя по уплате государственной пошлины за подачу заявления по настоящему делу относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования открытого акционерного общества "Завод Продмаш" (ОГРН 1026301507836) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 07.04.2021, вынесенного по результатам рассмотрения поступившего 30.12.2020 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель, удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.04.2021, вынесенное по результатам рассмотрения поступившего 30.12.2020 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель, как не соответствующее пункту 2 статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 30.12.2020.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу открытого акционерного общества "Завод Продмаш" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев