Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2024 г. по делу N СИП-975/2023 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, а ответчиком не доказано его использование в отношении указанной части товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 марта 2024 г. по делу N СИП-975/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 25 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борзило Е.Ю.;

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Голодницкой Валерии Александровны (Омская обл., ОГРНИП 304550122200178) к обществу с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (ул. Боткинская, д. 15, к. 1, лит. А, оф. 18н, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1027801539083) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 вследствие их неиспользования.

К участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" - Шубина С.В. (по доверенности 26.12.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Голодницкая Валерия Александровна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 в отношении всех товаров 08-го класса и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель общества принял участие посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел", возражал против удовлетворения исковых требований.

Представитель Голодницкой В.А. заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Голодницкая В.А. и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения искового заявления, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела.

При рассмотрении спора суд исходит из следующего.

Общество является правообладателем словесного товарного знака "" (дата приоритета - 03.07.2000, дата регистрации - 26.03.2004) по свидетельству Российской Федерации N 266060, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе, для товаров 8-го класса "бритвы; бритвы электрические; кусачки для ногтей [электрические или неэлектрические]; кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; кусачки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрических; наборы педикюрных инструментов; ножевые изделия; ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические]; ножницы; ножницы механические для стрижки волос [ручные инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей [электрические или неэлектрические]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы" и услуг 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; реклама; сбыт товара через посредников" МКТУ (далее - спорный товарный знак).

Полагая, что правообладатель не использует спорный товарный знак в отношении товаров 8-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, Голодницкая В.А. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон и выслушав в судебном заседании ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Голодницкой В.А. соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о заключении договора об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак либо об отказе ответчика от исключительных прав на них, квитанциями заказного письма в форме электронного документа от 14.07.2023 в подтверждение его направления обществу (т. 1 л.д. 16).

Общество на предложение Голодницкой В.А. не отреагировало.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем, в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака Голодницкая В.А. сообщила о том, что она является ответчиком по иску общества по делу N А46-7509/2023 о нарушении исключительного права на спорный товарный знак - продажа контрафактных товаров (маникюрных инструментов, маркированных обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком общества).

По мнения Голодницкой В.А. указанное обстоятельство может считаться достаточным основанием заинтересованности, что подтверждается правовыми позициями, изложенными в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 по делу N СИП-797/2021 и от 17.02.2023 по делу N СИП-336/2022, судебными актами Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2023 по делу N СИП-810/2022, от 20.01.2023 по делу N СИП-885/2022, от 30.11.2022 по делу N СИП-886/2022, от 04.06.2021 по делу N СИП-150/2021.

Истец указывает на то, что решением Арбитражного суда Омской области от 20.02.2024 по делу N А46-7509/2023 установлено, что общество не использует в своей предпринимательской деятельности спорный товарный знак; лицензионные договоры общества заключены с аффилированными лицами. Арбитражным судом Омской области по делу N А46-7509/2023 также установлено, что у общества и лицензиата индивидуального предпринимателя Макарова Константина Борисовича отсутствует производство всех товаров 8-го и не осуществляется оказание услуг 35-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что представленных истцом доказательств достаточно для констатации заинтересованности истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 8-го класса МКТУ.

Однако Суд по интеллектуальным правам заключает, что истцом не представлено никаких доказательств подтверждающих заинтересованность Голодницкой В.А. в осуществлении услуг 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; реклама; сбыт товара через посредников" МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Заинтересованность истца в прекращении правовой охраны товарного знака в отношении названных выше услуг предполагает доказывание явного намерения их осуществления посредством введения в оборот, т.е. не для собственных нужд, а для нужд третьих лиц: например, организация сбыта товаров третьих лиц через посредников, реклама товаров третьих лиц. Такие доказательства истец в материалы дела не представил.

Судебная коллегия отмечает, что критерий заинтересованности в использовании товарного знака определяется с учетом изложенной выше и в пункте 165 Постановления N 10 правовой позиции о необходимости установления планируемого применения сходных или тождественных средств индивидуализации в отношении однородных товаров.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Судебная коллегия заключает, что с учетом названных выше норм и правовых позиций товары 8-го класса МКТУ, в отношении которых истребуется прекращение правовой охраны спорного товарного знака, не могут быть признаны однородными услугам 35-го класса, в отношении которых заявлено требование о прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, суд признает истца заинтересованным в прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных в исковом заявлении товаров 8-го класса, но не признает его заинтересованным в прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных в исковом заявлении услуг 35-го класса МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что даже при наличии заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака, его правовая охрана может быть сохранена при условии использования ответчиком товарного знака.

С учетом выводов суда о заинтересованности истца, использование спорного товарного знака ответчиком суд проверяет только в отношении товаров 8-го класса МКТУ.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака общество представило следующие доказательства:

лицензионный договор б/н от 11.08.2021, заключенный между обществом и Макаровым К.Б. (платежные поручения от 28.10.2021 N 130, от 06.12.2021 N 131, от 12.01.2022 N 04, от 01.02.2022 N 9, от 16.02.2022 N 20 от 01.04.2022 N 33, от 04.05.2022 N 42, от 02.06.2022 N 55, от 04.07.2022 N 69, от 02.08.2022 N 87, от 23.08.2022 N 110, от 03.10.2022 N 112, подтверждающие оплату по лицензионному договору от 11.08.2021);

лицензионный договор б/н от 13.08.2020, заключенный между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Юниверсал-импорт" (далее - общество "Юниверсал-импорт") (платежное поручение от 23.12.2020 N 78083 на сумму 24 945 рублей в подтверждение оплаты по лицензионному договору от 13.08.2020);

сведения об официальном сайте в сети Интернет: http://zinger.ru/page/gde-kupit.html и документы, подтверждение принадлежность официального сайта zinger.ru обществу, а именно справка о принадлежности домена, платежные поручения от 13.07.2023 N 5086, от 04.04.2023 N 5024, от 08.06.2022 N 78, от 19.05.2021 N 68;

платёжные поручения по договорам поставки с обществом с ограниченной ответственностью "Екатеринбург Яблоко" (далее - общество "Екатеринбург Яблоко") за спорный период (14.07.2020-13.07.2023); счет-фактуры: N 183 от 29.03.2022, N 364 от 25.04.2023, N 434 от 20.07.2022, N 655 от 06.09.2021, N 893 от 13.12.2022.

Коллегия судей критически относится к представленным обществом доказательствам: лицензионному договору б/н от 11.08.2021, заключенному между обществом и Макаровым К.Б., счетам-фактурам по поставке товаров обществом "Юниверсал-импорт" (лицензиатом по лицензионному договору б/н от 13.08.2020) обществу с ограниченной ответственностью "АТАК" и обществу с ограниченной ответственностью "АШАН"; выборочным товарным накладным от 12.01.2022 N 6 и от 09.01.2023 N 2, поскольку из представленных сведений невозможно установить маркированы ли указанные товары спорным товарным знаком, указание на спорный товарный знак в отношении товаров 8-го класса МКТУ в данных документах отсутствует. Представленные в материалы дела платежные документы также не подтверждают использование спорого товарного знака.

Тем не менее, исследовав лицензионный договор б/н от 13.08.2020 общества с обществом "Юниверсал-импорт", а также счета фактуры N 183 от 29.03.2022, N 364 от 25.04.2023, N 434 от 20.07.2022, N 655 от 06.09.2021, N 893 от 13.12.2022 опосредовавшие поставку товаров лицензиатом в адрес общества "Екатеринбург Яблоко", Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом ответчика о том, что названные доказательства подтверждают введение в оборот части товаров 8-го класса.

Коллегия судей также исследовала сайт общества по адресу в сети Интернет http://zinger.ru/page/gde-kupit.html, на котором представлен каталог продукции ответчика, маркированной спорным товарным знаком, с предложением к продаже части товаров 8-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Поэтому Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 для товаров "бритвы; кусачки для ногтей [электрические или неэлектрические]; кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; кусачки; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; ножевые изделия; ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические]; ножницы; ножницы механические для стрижки волос [ручные инструменты]; пилочки для ногтей; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей [электрические или неэлектрические]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы" ответчиком доказано.

Вместе с тем, коллегия судей не усматривает из представленных обществом доказательств реализации товаров 8-го класса "бритвы электрические; наборы маникюрных инструментов электрических; пилочки для ногтей электрические" МКТУ.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Соответственно, надлежащее доказывание обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование своих возражений, является процессуальной обязанностью ответчика, которую он в данном деле выполнил не в полном объеме.

В силу пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, проанализировав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленного требования.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Учитывая, что требования истца удовлетворены частично, судебный акт принят в его пользу, понесенные им судебные расходы, в том числе, в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования индивидуального предпринимателя Голодницкой Валерии Александровны к обществу с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 вследствие его неиспользования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 в отношении части товаров 8-го класса "бритвы электрические; наборы маникюрных инструментов электрических; пилочки для ногтей электрические" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (ОГРН 1027801539083) в пользу индивидуального предпринимателя Голодницкой Валерии Александровны (ОГРНИП 304550122200178) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев