Коммерческое обозначение как объект исключительных прав (С.А. Бобков, "Журнал российского права", N 1, январь 2004 г.)

Коммерческое обозначение
как объект исключительных прав

Глава 54 ГК РФ, посвященная регулированию договора коммерческой концессии, содержит указание на возможность передачи по такому договору в составе комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, права на использование коммерческого обозначения.

Следует отметить, что термин "коммерческое обозначение" в российском гражданском законодательстве содержится только в гл.54 ГК РФ, однако при этом не дается его определение или какая-либо иная расшифровка. Отсюда - мнения отдельных авторов о том, что охрана коммерческих обозначений не регламентируется российским законодательством*(1). Существуют и более радикальные позиции по этому вопросу. Например, таковой является позиция И. Рыковой, которая предлагает "исключить из текста статьи (вероятно, ст.1027 ГК РФ, и как следствие - из всей гл.54 ГК РФ. - С.Б.) коммерческое обозначение, так как оно не определено терминологически и в соответствии с существующим законодательством не подлежит защите, в противном случае велика вероятность умышленного или неумышленного введения в заблуждение пользователей (франчайзи)"*(2).

Таким образом, в рамках изучения института коммерческой концессии теоретический и практический интерес представляет изучение понятия "коммерческое обозначение".

Общие положения, касающиеся исключительных прав (интеллектуальной собственности), приведены в ст.138 ГК РФ, в соответствии с которой в случаях и в порядке, установленных Гражданским кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Диспозиция ст.1027 ГК РФ содержит указание на то, что коммерческое обозначение признается российским законодательством в качестве объекта исключительных прав, что наглядно демонстрируется выдержкой из указанной статьи: "... комплекс исключительных прав: в том числе право на: коммерческое обозначение: а также другие: объекты исключительных прав...".

Упоминание о коммерческом обозначении как о самостоятельном объекте интеллектуальной собственности наряду с товарными знаками, знаками обслуживания и фирменными наименованиями содержится также в ст.2 "Определения" Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г.)*(3), - а, как известно, в силу ч.4 ст.15 Конституции РФ международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

Итак, в российском законодательстве содержится указание на коммерческое обозначение как на самостоятельный объект исключительных прав. Однако из изложенного выше все-таки остается непонятным, что же представляет собой данный объект и каков его правовой режим.

С целью определения смыслового содержания термина "коммерческое обозначение" попробуем провести его лексический анализ.

Обозначение - это знак, которым что-нибудь обозначено*(4). В свою очередь, знак (в одном из значений) - это пометка, изображение, предмет, которыми отмечается, обозначается что-нибудь*(5). Представляется, что в качестве знака (отличительного признака) могут выступать как словесные, так и графические, а также комбинированные обозначения.

Коммерция - торговля, торговые операции*(6); коммерческий - имеющий отношение к коммерции.

Таким образом, из лексического анализа термина "коммерческое обозначение" вытекает, что коммерческое обозначение - это знак (отличительный признак), используемый субъектом коммерции (предпринимательской деятельности) с целью индивидуализации себя, своего дела (бизнеса), а также производимых (выполняемых, оказываемых) им товаров (работ, услуг).

Действительно, вполне можно предположить, что определенный субъект предпринимательской деятельности (предприниматель без образования юридического лица либо коммерческая организация) использует в своей деятельности некое обозначение, не являющееся его фирменным наименованием (его частью) либо зарегистрированным товарным знаком: например, размещает его на вывеске своего предприятия, иными словами, вводит его в хозяйственный оборот. Такая ситуация тем более возможна, если данное обозначение не является фирменным наименованием либо товарным знаком третьих лиц и, как следствие, не является нарушением их законных прав и интересов.

Показательно в этом отношении Постановление Президиума ВАС РФ от 5 марта 2002 г. N 4193/01*(7). В указанном Постановлении фактически констатировано право предпринимателя без образования юридического лица, выступая в гражданском обороте под своим именем, также использовать в своей деятельности определенное незарегистрированное обозначение, если такое использование при этом не является нарушением прав третьих лиц на исключительное использование фирменного наименования (прочих объектов исключительных прав) и актом недобросовестной конкуренции.

Так, в данном Постановлении Президиум ВАС РФ, рассмотрев конкретное дело, указал на то, что использование предпринимателем обозначений "Нью-Йорк Пицца", "New York Pizza" и "NYP" не является нарушением исключительного права истца - общества с ограниченной ответственностью "Нью-Йорк Пицца", поскольку предприниматель при этом не использовал обязательную часть фирменного наименования истца - "общество с ограниченной ответственностью" либо "ООО". Кроме того, из текста рассматриваемого нами акта следует, что использование предпринимателем фирменного наименования истца в качестве своего обозначения могло быть признано неправомерным лишь при одновременном наличии нескольких условий: совпадение сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), а также неблагоприятные последствия действий предпринимателя в виде реального смешения или введения в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги.

Здесь следует привести позицию В.Ю. Бузанова, касающуюся правового режима коммерческого обозначения: "Если попытаться определить место коммерческого обозначения среди родственных ему объектов исключительных прав, то его наиболее близкими соседями окажутся фирменные наименования и товарные знаки"*(8). В своей статье В.Ю. Бузанов приводит следующую классификацию коммерческих обозначений: 1) названия предприятий розничной торговли, бытового обслуживания и сферы услуг (в том числе магазинов, ресторанов, гостиниц и т.д.); 2) эмблемы и другие символы фирменного стиля коммерческой организации, не подпадающие под правовой режим фирменных наименований и товарных знаков (фирменный лозунг, особое сочетание цветов и т.д.); к этому же классу можно отнести правовой режим незарегистрированных товарных знаков; 3) наименования транспортных средств (в частности, морских и воздушных судов)*(9).

Таким образом, если следовать позиции В.Ю. Бузанова, в роли коммерческого обозначения может выступать не только незарегистрированное наименование, но и иное обозначение (графическое изображение и т.п.). Учитывая проведенный нами лексический анализ понятия "коммерческое обозначение", данную позицию можно считать в целом обоснованной. Вместе с тем приходится констатировать, что она, к сожалению, не подтверждена ссылками на какие-либо нормативные правовые акты, устанавливающие статус коммерческого обозначения.

В связи с этим открытым остается вопрос о нормативных актах, регламентирующих правовой режим коммерческого обозначения, и, собственно, о правовом статусе последнего. Данному вопросу посвящены теоретические исследования многих известных ученых-правоведов.

Так, по мнению Е.А. Суханова, содержание термина "коммерческое обозначение" можно вывести из ст.6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности*(10). Коммерческое обозначение - это незарегистрированное, но общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя. В дополнение к указанному мнению А.А. Иванов добавляет, что коммерческое обозначение - это такое название бизнеса, которое не совпадает с фирменным наименованием юридического лица или именем индивидуального предпринимателя, этот бизнес ведущего*(11).

При этом М.И. Брагинский и В.В. Витрянский ограничительно толкуют положения ст.6 bis Парижской конвенции, считая, что в настоящее время в России в качестве правообладателя коммерческого обозначения как общеизвестного знака определенного лица может выступать лишь иностранный предприниматель, находящийся в стране - участнице Парижской конвенции. Данный вывод основывается на том, что, по мнению указанных авторов, в названной статье речь идет о знаках, общеизвестных в качестве знака определенного лица, защита которых приравнивается к защите зарегистрированного товарного знака, а правовой защите в РФ подлежат лишь те незарегистрированные общеизвестные знаки, которые принадлежат иностранным субъектам и охраняются в силу принятых Россией международных обязательств*(12).

Следует отметить, что в соответствии с гл.2.1 "Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана"*(13) Закона РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"*(14) знак может быть признан общеизвестным по заявлению любого физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, либо юридического лица, вне зависимости от их места нахождения (государственной принадлежности). Общеизвестному товарному знаку предоставляется охрана, предусмотренная для товарного знака (п.2 ст.19.1 Закона РФ о товарных знаках). То есть после признания знака общеизвестным речь уже идет фактически о товарном знаке, а не о коммерческом обозначении.

Таким образом, положения ст.6 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, по нашему мнению, не подходят в качестве нормативной базы для коммерческого обозначения.

Отдельные авторы в качестве нормативной базы для коммерческого обозначения предлагали использовать ст.8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Такая позиция, в частности, ранее была изложена Л.А. Трахтенгерц: "Права на коммерческое обозначение могут быть защищены в России на основе ст.8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей охрану фирменных наименований во всех странах - участницах Конвенции без обязательной регистрации. В силу ч.1 ст.15 Конституции РФ, конкретизированной в ст.7 ГК РФ, предписания международных договоров имеют приоритет перед нормами других актов, в т.ч. гражданского законодательства"*(15). Однако впоследствии данный автор изменил свою точку зрения по этому вопросу: "Коммерческие обозначения не включены действующим российским законодательством в число объектов исключительных прав. И, следовательно, в соответствии со ст.138 ГК не охраняются в России. Важно также подчеркнуть, что коммерческие обозначения (в отличие от фирменных наименований и других средств индивидуализации) не входят и в круг объектов интеллектуальной собственности, подлежащих обязательной охране в силу Парижской конвенции и других международных договоров в этой сфере, в которых участвует Российская Федерация"*(16).

Действительно, приходится констатировать, что в российском законодательстве (в том числе в международных договорах, в которых участвует Российская Федерация) не содержится расшифровки термина "коммерческое обозначение" и не определен его правовой статус. Отсюда, учитывая положения абз.1 ст.138 ГК РФ о том, что исключительное право граждан и юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ и услуг признается в случае и в порядке, установленных Гражданским кодексом и другими законами, напрашивается следующий вывод: действующее в настоящий момент законодательство прямо не предусматривает охрану коммерческого обозначения как самостоятельного объекта исключительных прав наряду с фирменным наименованием и товарным знаком (знаком обслуживания).

Это подтверждается и сложившейся судебной практикой. Так, например, ЗАО "Московская строительная компания" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об установлении юридического факта, под которым заявитель понимает коммерческое обозначение "Ресторан "Львиное сердце". Заявление об установлении юридического факта основано на использовании заявителем с 10 сентября 1997 г. в своей деятельности словосочетания "ресторан "Львиное сердце" и возникшей в ходе такой деятельности необходимости заключить с определенным контрагентом договор коммерческой концессии.

Первая и апелляционная инстанции отказали заявителю в установлении юридического факта. Дело рассматривалось в кассационной инстанции Федеральным арбитражным судом Московского округа, который отказал заявителю в удовлетворении кассационной жалобы, сославшись при этом на то, что в российском законодательстве отсутствует норма, регулирующая отношения, возникающие в результате использования коммерческих обозначений. Суд также указал следующее: "При этом следует учитывать, что в соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Согласно ст.2 указанного Закона правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном данным Законом, или в силу международных договоров РФ, путем подачи заявки в государственное патентное ведомство РФ"*(17).

На мой взгляд, данное судебное решение можно рассматривать как отказ суда трактовать понятие "коммерческое обозначение" при отсутствии его четкой правовой регламентации. При этом имеет место явно выраженное судом предпочтение традиционному объекту интеллектуальной собственности - товарному знаку (знаку обслуживания), правовой режим которого достаточно подробно регламентирован российским законодательством.

Однако, с учетом проведенного ранее лексического анализа термина "коммерческое обозначение", вполне обоснован тезис о том, что коммерческое обозначение - это знак (словесное, графическое либо комбинированное обозначение), используемый субъектом коммерции (предпринимательской деятельности) с целью индивидуализации себя, своего дела (бизнеса), а также производимых (выполняемых, оказываемых) им товаров (работ, услуг), который при этом не зарегистрирован в качестве фирменного наименования, товарного знака (знака обслуживания). Вместе с тем, если поставить вопрос: а могут ли в соответствии с российским законодательством быть защищены исключительные права именно на такой (описанный в настоящем абзаце) знак, ответ окажется не столь уж и очевидным.

Во-первых, рассмотрим вариант, когда фактически используемое, но незарегистрированное обозначение является словесным. В случае, если такое обозначение не зарегистрировано, то оно не является ни фирменным наименованием (в понятии, данном российским законодателем), так как в силу абз.2 п.4 ст.54 ГК РФ юридическое лицо приобретает исключительные права на фирменное наименование после его регистрации, ни товарным знаком, поскольку в соответствии с п.1 ст.2 Закона РФ о товарных знаках правовая охрана товарному знаку предоставляется на основании его государственной регистрации.

Однако, по моему мнению, права на незарегистрированное словесное обозначение (наименование), индивидуализирующее субъект предпринимательской деятельности, его бизнес, могут быть защищены на основе норм ст.8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности*(18) и в Положении о фирме 1927 года*(19).

В силу ст.8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза по охране промышленной собственности без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. При этом ст.10 Положения о фирме предусмотрено, что "право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмою, при условии соответствия ее требованиям настоящего постановления. Фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации предприятия". Порядок защиты прав на незарегистрированное фирменное наименование (коммерческое обозначение) указан в ст.11 Положения о фирме, которая предоставляет обладателю прав на фирму право требовать в суде "прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения".

Во-вторых, рассмотрим вариант, когда фактически используемое, но незарегистрированное обозначение является изобразительным, объемным либо комбинированным обозначением. Исключительные права на изобразительные, объемные и комбинированные обозначения как на товарный знак (знак обслуживания), действительно, возникают только после государственной регистрации такого обозначения в качестве товарного знака.

Здесь, на мой взгляд, следует обратить внимание на такой важный момент: изобразительные, объемные и комбинированные обозначения в первую очередь являются объектами изобразительного искусства, то есть объектами, охраняемыми нормами авторского права. Скептицизм по данному поводу может быть легко развеян упоминанием о том, что, например, одним из наиболее известных и дорогостоящих произведений изобразительного искусства в мире является "Черный квадрат" К. Малевича. Таким образом, права на изобразительные, объемные и комбинированные обозначения, не зарегистрированные в качестве товарного знака, могут быть защищены как права на объекты изобразительного искусства на основе норм авторского права (так как в соответствии с законодательством РФ права на произведения искусства охраняются без какой-либо специальной регистрации, в силу самого факта их создания). При этом данные обозначения теоретически могут использоваться субъектами предпринимательской деятельности - обладателями исключительных прав на них*(20) таким же образом, каким обычно фактически используются товарные знаки, то есть путем нанесения их на товар, упаковку, витрину, указания их в рекламных объявлениях и т.п. Обладатели исключительных прав также вправе распоряжаться правами на данный объект (например, путем уступки прав на него по авторскому договору).

Здесь хотелось бы упомянуть о термине, достаточно часто встречающемся в сфере предпринимательской деятельности, - логотипе. Логотип - это специально разработанное, оригинальное начертание полного или сокращенного наименования фирмы (или группы товаров данной фирмы)*(21). Многие организации разрабатывают специальное начертание фирменного наименования либо его части и помещают его на своей вывеске, фирменных бланках и т.п. Логотип сам по себе уже не является фирменным наименованием, это качественно другой объект, так как в нем присутствует изобразительный элемент - способ начертания, дополнительные графические элементы и т.п. С правовой точки зрения логотип может являться товарным знаком (знаком обслуживания), но только после его регистрации в Патентном ведомстве. Однако чаще всего логотипы не регистрируются. Поэтому можно считать, что незарегистрированный в качестве товарного знака логотип - типичный пример коммерческого обозначения.

Итак, принимая во внимание лексический (смысловой) анализ термина "коммерческое обозначение", а также приведенные доводы, касающиеся возможности возникновения и защиты исключительных прав на незарегистрированные в качестве фирменных наименований и товарных знаков обозначения, под понятие "коммерческое обозначение" возможно подвести теоретическую (в том числе нормативно-правовую) базу. Вместе с тем немаловажно учитывать и практический аспект использования данного объекта исключительных прав и защиты прав на него, включая судебную практику.

Из проведенного в настоящей статье исследования вытекают четыре основных вывода.

1. Действующее законодательство содержит указание на коммерческое обозначение как на самостоятельный объект исключительных прав.

2. Определение и правовой режим коммерческого обозначения как самостоятельного объекта исключительных прав в российском законодательстве прямо не сформулированы, однако они теоретически могут быть выведены исходя из комплексного анализа: лексического анализа понятия "коммерческое обозначение" и анализа общих норм об объектах интеллектуальной собственности (ст.138 ГК РФ), а также норм ст.1027 ГК РФ, ст.8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности, Положения о фирме 1927 г., а также Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"*(22).

3. При нынешнем состоянии российского законодательства и сложившейся правоприменительной практики с практической точки зрения представляются целесообразными регистрация и последующее использование знаков, которые, в принципе, могут быть использованы как незарегистрированное коммерческое обозначение, в качестве одного из детально регламентированных законодателем объектов интеллектуальной собственности - фирменного наименования либо товарного знака (знака обслуживания). Основания для этого следующие:

а) правовой режим данных объектов исключительных прав достаточно подробно и четко прописан в соответствующих нормативных правовых актах (чего, к сожалению, нельзя сказать о коммерческом обозначении). При этом сформировалась устойчивая судебная практика по защите прав на данные объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, необходимо обратить внимание на произошедшее усиление юридической защиты прав и законных интересов владельцев прав на товарный знак, которое явилось следствием внесения Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ соответствующих изменений в ст.4 Закона РФ о товарных знаках. Это позволило расширить перечень деяний, которые признаются нарушением прав обладателя исключительных прав на товарный знак. Представляется, что в случае возникновения конфликта между незарегистрированным коммерческим обозначением и фирменным наименованием (а в особенности - товарным знаком) судебные инстанции встанут на сторону обладателя прав на фирменное наименование (товарный знак);

б) регистрация объекта исключительных прав (а фирменные наименования и товарные знаки в соответствии с российским законодательством подлежат регистрации) позволяет закрепить приоритет на такие объекты, а также впоследствии легко доказать такой приоритет.

4. С одной стороны, в международных конвенциях по вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность, в которых участвует Российская Федерация, не содержатся нормы, обязывающие страны - участницы вводить правовую охрану коммерческих обозначений. С другой - в российском законодательстве уже имеются правовые нормы, направленные на защиту исключительных прав как на средства индивидуализации субъектов - юридических лиц (фирменные наименования), так и на средства индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг (товарные знаки и знаки обслуживания). Учитывая изложенное, представляется, что российский законодатель во избежание терминологической путаницы, конфликтов и судебных споров между субъектами гражданского оборота должен отказаться от категории коммерческого обозначения в пользу традиционных для российского права объектов интеллектуальной собственности - фирменных наименований и товарных знаков (знаков обслуживания) и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

С.А. Бобков,

начальник юридического отдела ООО

"Мастер-Книга" (Москва)

"Журнал российского права", N 1, январь 2004 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) См.: Коммерческое (торговое) право: Учебник / Под ред. Ю.Е. Булатецкого и В.А. Язева. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. С.400.

*(2) Рыкова И. Коммерческая концессия - франчайзинг? // Оборудование, рынок, предложение, цены (приложение к журналу "Эксперт"). 2001. N 2. С.37.

*(3) См.: Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Публикация N 250(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1974.

*(4) См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. С.431.

*(5) См.: Там же. С.234.

*(6) См.: Там же. С.288.

*(7) См.: Вестник ВАС РФ. 2002. N 6.

*(8) Бузанов В.Ю. Правовой режим коммерческих обозначений // Законодательство. 2002. N 8. С.37.

*(9) См.: Там же. С.38-39.

*(10) См.: Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Публикация N 201(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

*(11) См.: Гражданское право: Учебник. Ч.2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. С.630.

*(12) См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002. С.975-976.

*(13) Указанная глава была включена в Закон РФ о товарных знаках Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 50. Ст.4927.

*(14) См.: Ведомости РФ. 1992. N 42. Ст.2322.

*(15) Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт; Инфра М-Норма, 1996. С.616.

*(16) Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). 4-е изд. / Рук. авт. колл. и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра-М, 2003. С.735.

*(17) Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 сентября 2001 г. N КА-А40/4873-01. Документ опубликован не был.

*(18) См.: Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Публикация N 201(R).

*(19) См.: Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 1927. Ст.394, 395. Положение о фирме является действующим (в части, не противоречащей ГК РФ) нормативно-правовым актом. Ссылки на нормы Положения содержатся в решениях арбитражного суда. См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 января 2001 г. N КА-А40/6520-00. Документ опубликован не был.

*(20) Исключительные права на произведение искусства, в частности, могут возникнуть из заключенного авторского договора.

*(21) См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: Инфра-М, 1998. С.346.

*(22) См.: Ведомости РФ. 1993. N 32. Ст.1242.