Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2024 г. N С01-1225/2024 по делу N А14-16756/2023 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж из анимационного фильма и товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду надлежит проверить правильность расчета размера компенсации, заявленной истцом, а после установления размера компенсации проверить доводы ответчика о наличии оснований для ее снижения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2024 г. N С01-1225/2024 по делу N А14-16756/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 июля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Деменьковой Е.В.;

судей Данилова Г.Ю., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дараселия А.Д. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" (ул. Академика Королева, д. 21, стр. 1, Москва, 127427, ОГРН 5177746260490) и акционерного общества "Киностудия "Союзмультфильм" (ул. Академика Королева, д. 21, стр. 1, Москва, 127427, ОГРН 1217700380336) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.12.2023 по делу N А14-16756/2023 и на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2024 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" и акционерного общества "Киностудия" Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Макашовой Юлии Григорьевне (г. Воронеж, ОГРНИП 323366800039325) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и на персонаж произведения.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" и акционерного общества "Киностудия "Союзмультфильм" Подымов А.Г. (по доверенности от 11.12.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" (далее - общество "Союзмультфильм") и акционерное общество "Киностудия "Союзмультфильм" (далее - общество "Киностудия "Союзмультфильм") обратились в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Макашовой Юлии Григорьевне о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на персонаж "Карлсон" из анимационного фильма "Малыш и Карлсон" в пользу общества "Союзмультфильм" в размере 334 156 рублей и компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 780240 в пользу общества "Киностудия "Союзмультфильм" в размере 334 156 рублей (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения основания иска и увеличения размера исковых требований).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 12.12.2023, оставленным без изменений постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2024, заявленные требования удовлетворены частично. С Макашовой Ю.Г. за нарушение исключительных прав в пользу общества "Союзмультфильм" взыскана компенсация в размере 37 128 рублей 44 копейки, в пользу общества "Киностудия "Союзмультфильм" - в размере 37 128 рублей 44 копейки. Суд распределил судебные расходы по уплате государственной пошлины, взыскав с истца в пользу каждого из ответчиков по 222 рубля 22 копейки. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Союзмультфильм" и общество "Киностудия" Союзмультфильм" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просят отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт.

До судебного заедания от Макашовой Ю.Г. поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором выражено несогласие с изложенными в ней доводами.

Представитель общества "Союзмультфильм" и общества "Киностудия" Союзмультфильм" принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Макашова Ю.Г. ходатайствовала о рассмотрении кассационной жалобы в ее отсутствие.

В судебном заседании представитель общества "Союзмультфильм" и общества "Киностудия" Союзмультфильм" поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "Киностудия "Союзмультфильм") является обладателем исключительного права на аудиовизуальное произведение - анимационный фильм "Малыш и Карлсон".

На основании лицензионного договора от 27.03.2020 N 01/СМФ-Л обществу "Союзмультфильм" передано право использования персонажа "Карлсон" анимационного фильма на условиях исключительной лицензии.

Кроме того, общество "Киностудия "Союзмультфильм" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 780240 (дата приоритета - 30.12.2019; дата регистрации - 22.10.2020).

Макашова Ю.Г. на своей странице на сайте www.wildberries.ru 17.05.2023 предлагала к продаже товар (вафельные картинки) стоимостью 278 рублей за единицу с использованием обозначения, представляющего собой изображение персонажа "Карлсон" из мультфильма и сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 780240, что подтверждается скриншотами страницы названного сайта, содержащего реквизиты продавца.

Полагая, что при предложении к продаже и реализации товара Макашова Ю.Г. нарушила исключительные права общества "Союзмультфильм" и общества "Киностудия "Союзмультфильм" на персонаж и на товарный знак соответственно, названные юридические лица обратились к ней с претензией об уплате компенсации. Оставление претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением по настоящему делу.

Руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1259, 1301, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, приведенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), установив нарушение Макашовой Ю.Г. исключительных прав истцов, суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования частично исходя из следующего.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанций установил, что обществом "Союзмультфильм" и обществом "Киностудия "Союзмультфильм" заявлена к взысканию компенсация на основании пункта 2 статьи 1301 ГК РФ и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены изображения, сходные со спорными персонажем и товарным знаком.

В обоснование размера компенсации истцы представили в материалы дела следующий расчет:

за незаконное использование персонажа "Карлсон":

278 рублей (стоимость единицы товара) * 601 (количество проданного товара) * 2 = 334 156 рублей;

за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 780240:

278 рублей (стоимость единицы товара) * 601 (количество проданного товара)*2= 334 156 рублей.

Установив, что на спорном товаре находится девять изображений, только одно из которых является охраняемым, суд первой инстанции счел, что обоснованным является следующий расчет компенсации: 278 рублей / 9 изображений * 601 единиц товара * 2 =37 128 рублей 44 копейки в пользу каждого из истцов.

Суд апелляционной инстанции поддержал приведенный расчет компенсации.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства суд кассационной инстанции согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

В кассационной жалобе общество "Союзмультфильм" и общество "Киностудия "Союзмультфильм" выражают несогласие с порядком определения судами размера взысканной компенсации, полагают, что поскольку проданный товар являлся единым, независимо от количества изображений, нанесенных на него, в основу расчета должна быть положена стоимость такого товара без деления на 9.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителя истцов, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как разъяснено в абзаце шестом пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд по интеллектуальным правам полагает заслуживающим внимания довод заявителей кассационной жалобы об отсутствии оснований полагать, что в данном случае предлагалось к продаже не один товар, а девять только в силу того, что на нем размещено девять изображений.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с порядком определения судами размера взысканной компенсации ввиду неправильного применения норм гражданского законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам отмечает также следующее.

В отзыве на кассационную жалобу Макашова Ю.Г. указывает на то, что она заявляла о снижении размера компенсации. В кассационной жалобе истцы также подтверждают, что ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации (страница 3 абзац четвертый кассационной жалобы). В судебных актах имеется ссылка на то, что ответчик ходатайствовал о снижении размера компенсации, вместе из тем из них не усматривается, что такое ходатайство рассмотрено в установленном порядке и приведенным доводам Макашовой Ю.Г. дана оценка.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П), от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - Постановление N 8-П), от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П) отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем, чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Как указано в Постановлении N 40-П, сформулированные в Постановлении N 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Постановлением от 14.12.2023 N 57-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" (далее - Постановление N 57-П) Конституционный Суд Российской Федерации признал пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующими статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 75.1 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, при рассмотрении судом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не позволяют, в том числе при аффилированности таких правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании.

При этом в Постановлении N 57-П Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что суды в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, и при несоответствии размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства на основании заявления ответчика снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью. В случае установления судом наличия между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано. Это во всяком случае не исключает взыскания с нарушителя исключительного права на товарный знак поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков каждого правообладателя.

Таким образом, из Постановления N 57-П следует, что ранее сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации правовые позиции в Постановлениях N 28-П, N 8-П, N 40-П применимы и в случае предъявления требований о взыскании компенсации, рассчитанной в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак и ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная также в двукратном размере стоимости тех же товаров.

На основании соответствующего заявления ответчика суды вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью.

При этом судам следует учесть все значимые для дела обстоятельства, включая:

характер допущенного нарушения; его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей;

соответствие/несоответствие размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства.

Наряду с этим суды вправе отказать во взыскании с нарушителя компенсации, если установят совокупность следующих обстоятельств:

наличие между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля;

отсутствие разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанный подход применим к любым объектам интеллектуальных прав (аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2024 по делу N А56-81463/2022).

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в оспариваемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть указанное выше, проверить правильность расчета размера компенсации, заявленной истцом, после установления размера компенсации проверить доводы ответчика о наличии оснований для снижения размера компенсации, исследовать и оценить в совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства в подтверждение их доводов, сделать по ним соответствующие мотивированные выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.12.2023 по делу N А14-16756/2023 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2024 по тому же делу отменить.

Дело N А14-16756/2023 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.В. Деменькова

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Е.С. Четвертакова