Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 декабря 2004 г. N КГ-А40/10970-04 При новом рассмотрении дела о прекращении незаконного использования товарного знака суду необходимо проверить, обладает ли правами на спорный товарный знак иностранная компания для использования за пределами РФ (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 2 декабря 2004 г. N КГ-А40/10970-04
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2006 г. N КГ-А40/8897-06

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 августа 2005 г. N КГ-А40/6022-05-П

Закрытое акционерное общество "Товарный Знак "Елисеевское" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Кристи 2001" о прекращении незаконного использования товарного знака путем запрета ответчику незаконно использовать товарный знак "Елисеевское" в отношении товаров 29 класса масло сливочное "Елисеевское" и удаления с упаковки товара - масло сливочное "Елисеевское" незаконно используемого товарного знака "Елисеевское".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.07.2004 по делу N А40-6038/04-26-31 запрещено ООО "Компания Кристи 2001" использовать в отношении масла сливочное обозначения "Елисеевское", сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ЗАО "Товарный Знак "Елисеевское" на основании свидетельства Роспатента N 156425, N 181643.

Отказано в иске об обязании ответчика удалить с упаковки товара - масло сливочное обозначение "Елисеевское".

Апелляционная инстанция постановлением от 24.08.2004 оставила решение суда без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Компания Кристи 2001" просит об отмене судебных актов в части удовлетворения требования о прекращении использования в отношении масла сливочное обозначение "Елисеевское" как принятых с нарушением норм материального права.

Представитель заявителя жалобы поддержал ее по изложенным основаниям.

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

Представитель ЗАО "Товарный знак "Елисеевское" с кассационной жалобой не согласился, ссылаясь на обоснованность своих требований и законность судебных решений.

Проверив материалы дела, правильность применения судом норм материального права, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия пришла к выводу о том, что решение и постановление арбитражных судов подлежат отмене в части удовлетворения иска.

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что является владельцем товарного знака "Елисеевское" N 156425, товарного знака "масло сливочное "Елисеевское" N 181643 в отношении товаров и услуг 29 класса, в частности, в отношении продукта питания - масло сливочное.

Ответчик незаконно использует товарный знак "Елисеевское" и товарный знак "масло сливочное "Елисеевское", предлагая его к продаже и продаже контрафактной продукции.

Ответчик, возражая против иска по существу, просил об истребовании от Палаты по патентным спорам материалов, в которых содержатся данные о том, что товарный знак "Елисеевское" принадлежит иностранной фирме. Заявленное ходатайство судом отклонено.

Удовлетворяя требования в части, арбитражный суд исходил из того, что свидетельством Роспатента N 156425 зарегистрирован товарный знак "Елисеевское" в виде словесного обозначения, выполненного заглавными буквами русского алфавита классического шрифта. Свидетельством Роспатента N 181643 зарегистрировано изображение комбинированного товарного знака "Елисеевское", состоящего из оригинальных элементов и словесного элемента "Елисеевское", выполненных в графической манере (стиле модерн).

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ, в том числе масло сливочное, владельцем исключительных прав на указанные знаки является истец.

Сравнение существенных признаков товарного знака (свидетельство N 181643), принадлежащее истцу и обозначения, используемого на товаре - масле сливочном показало, что графические, словесные, изобразительные элементы идентичны, использованное на упаковке товара, введенного ответчиком в хозяйственный оборот, обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, владельцем которого является истец.

Из представленных в деле материалов (счета-фактуры, товарной накладной) следует, что ответчик, оформляя документацию, связанную с введением масла сливочного в гражданский оборот, использует словесное обозначение "Елисеевское", которое в силу п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (зарегистрированного Минюстом России 25.03.2003) сходно до степени смешения с товарным знаком, защищенным свидетельством N 156426,

Учитывая, что ответчик не подтвердил законность использования товарных знаков (свидетельства Роспатента N 156425, N 181643), требование истца о запрете совершать действия, нарушающие его исключительные права, соответствует п. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения товаров".

Однако арбитражным судом первой инстанции и апелляционным арбитражным судом не было установлено, что истец производит, упаковывает и предлагает к продаже товар - масло сливочное "Елисеевское"; также как и не было установлено, что ответчик производит как сам товар, так и изготавливает упаковку для этого товара.

На представленных в деле упаковках сливочного масла "Елисеевское" указана изготовителем фирма Валио, Финляндия по заказу Винина.

В этой связи для правильного разрешения спора суду следовало проверить, обладает ли правами на товарный знак "Елисеевское" в отношении товаров 29 класса (сливочное масло, молочные продукты) Компания Винина для использования за пределами Российской Федерации. Имела ли право ООО "Компания Кристи 2001" на реализацию сливочного масла "Елисеевское" указанной компании Винина на территории Российской Федерации, определить, имеет ли место нарушение прав истца, подлежит ли при наличии таких обстоятельств, с учетом других установленных судом, удовлетворению иск о запрещении использовать товарный знак "Елисеевское".

В связи с чем возможно, в том числе и истребование от Палаты по патентным спорам данных о принадлежности товарного знака "Елисеевское" указанной иностранной компании.

С учетом изложенного судебные решения отменяются с передачей дела на новое рассмотрение для установления имеющих значение для дела обстоятельств, правильного применения закона, вынесения соответствующего решения.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение от 05 июля 2004 года Арбитражного суда г. Москвы и постановление от 24 августа 2004 года N 09АП-265/04-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-6038/04-26-31 в части удовлетворения иска отменить, дело в этой части направить на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. В остальной части судебные акт оставить без изменения.