Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 апреля 2006 г. N КА-А40/2254-06 При новом рассмотрении дела о признании недействительным решения патентной палаты суду следует установить соответствие оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности, разрешив вопрос о назначении экспертизы (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 6 апреля 2006 г. N КА-А40/2254-06
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 30 марта 2006 г.

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 марта 2008 г. N КА-А40/1965-08-П

Закрытое акционерное общество "НПП "Нефтетрубосервис" (далее - ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 21.03.05, принятое по результатам рассмотрения возражений ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" относительны выдачи патента N 34106 на полезную модель "Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях" и об обязании Палаты по патентным спорам повторно рассмотреть возражения против выдачи патента на указанную полезную модель.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ультразвуковая техника-Инлаб" (далее - ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2005 г. в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. При этом арбитражный суд исходил из законности и обоснованности оспариваемого решения.

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.

Не согласившись с состоявшимся по делу судебным актом, ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" подало кассационную жалобу, в которой поставлен вопрос о его отмене и направлении дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. По мнению лица, подавшего кассационную жалобу, арбитражным судом при принятии обжалуемого судебного акта допущено неправильное толкование Патентного закона Российской Федерации от 23.09.92 N 3517-1 (далее - Закон) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 06.06.03 N 82 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30.06.03 N 4852, далее - Правила). В кассационной жалобе также указывается на неправомерный отказ в проведении экспертизы.

Отзывы на кассационную жалобу, составленные в порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, от ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб", Палаты по патентным спорам и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в арбитражный суд кассационной инстанции не поступали.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 11-25 30 марта 2006 г.

В. судебном заседании представитель ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" поддержал доводы кассационной жалобы по мотивам, изложенным в ней.

Представители ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб", Палаты по патентным спорам и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с доводами жалобы не согласились, ссылаясь на несостоятельность изложенных в ней доводов, и просили обжалуемый судебный акт оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Проверив правильность применения арбитражным судом норм материального и процессуального права в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения на нее, арбитражный суд кассационной инстанции находит обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из установленных судом фактических обстоятельств и подтверждается имеющимися в деле доказательствами, патент Российской Федерации N 34106 на полезную модель "Устройство для ультразвуковой обработки резьбы на трубных изделиях" выдан с приоритетом от 11.07.03 ООО "Ультразвуковая техника-Инлаб". Против выдачи указанного патента ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности "новизна". Указанный вывод возражения обоснован ссылкой на то, что до даты приоритета запатентованной полезной модели было известно устройство для ультразвуковой обработки, описанное в книге В.А. Волосатого (Ультразвуковая обработка, Лениздат, 1973, стр. 41-43, 68-79) а также признаки устройства по патенту Российской Федерации 2092291 "Способ восстановления резьбовых соединений нефтепромысловых труб" совпадают с признаками оспариваемой полезной модели.

Решением Палаты по патентным спорам от 21.03.05 в удовлетворении возражения отказано и оставлен в силе Патент Российской Федерации N 34106. При этом Палата по патентным спорам исходила из того, что ни один из приведенных в возражении источников информации не характеризуется наличием всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, содержащихся в независимом пункте формулы.

Арбитражный суд первой инстанции согласился с выводами Палаты по патентным спорам, отклонив как несостоятельные доводы ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" о несоответствии этих доводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении Закона и Правил, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна", поскольку она только уточняет вид использования ультразвуковой обработки и не влияет на технический результат.

Арбитражный суд кассационной инстанции находит указанный выше вывод судебных инстанций основанным на неправильном применении норм процессуального права, повлекшем за собой неправильное применение норм материального права, по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 168, частью 2 статьи 169, частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении указываются фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; закон и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения и мотивы, по которым не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принятое по делу решение арбитражного суда первой инстанции указанным требованиям не соответствует.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, в силу пункта 4 статьи 3 Закона определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Поскольку предметом рассмотрения настоящего дела является проверка законности решения Палаты по патентным спорам об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель, то арбитражному суду для принятия законного и обоснованного вывода об отсутствии правовых оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта необходимо было установить соответствие оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Исходя из характера заявленных требований, в число обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, входит установление наличия либо отсутствия всех существенных признаков полезной модели, содержащихся в независимом пункте формулы в противопоставляемых источниках.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд первой инстанции указал на то, что ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" в обоснование вывода об отсутствии новизны полезной модели исключил все отличительные признаки, указанные в формуле полезной модели, не сослался на какие-либо нормы, позволяющие отнести их к таковым.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Признаки, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, не относятся к существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Исходя из содержания приведенных выше норм, арбитражный суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что отнесение признака к числу существенных или несущественных регулируется не нормами материального права, а определяется в каждом конкретном случае исходя из конструктивной особенности рассматриваемой полезной модели.

Несмотря на то, что настоящий спор касается сложных вопросов обработки ультразвуковым инструментом, арбитражный суд самостоятельно провел толкование формулы полезной модели, сделав вывод о существенности всех признаков, изложенных в формуле и отсутствия в ней всей совокупности существенных признаков, противопоставляемых источников.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" было заявлено ходатайство о назначении экспертизы, которое было отклонено.

Арбитражный суд кассационной инстанции, исходя из того, что для разрешения вопросов, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела необходимы специальные познания, находит состоявший по делу судебный акт недостаточно обоснованным.

Поскольку нарушение судом первой инстанции норм процессуального права могло привести к неправильному решению, а содержащиеся в нем выводы сделаны по неполно выясненным обстоятельствам дела, без разрешения ходатайства ЗАО "НПП "Нефтетрубосервис" о назначении экспертизы, то обжалуемый судебный акт подлежит отмене по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, обсудить вопрос о получении соответствующего заключения у специалистов, обладающих специальными познаниями, исследовать все имеющие значение для дела обстоятельства и правильно применив нормы материального и процессуального права вынести законное и обоснованное решение.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 176 и 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2005 г. по делу N А40-31995/05-27-132 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.