Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2008 г. N 09АП-18086/2007.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 13 февраля 2008 г. N 09АП-18086/2007

г. Москва

13 февраля 2008 г.

Дело N 09АП-18086/2007-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 февраля 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Разумова И. В.,

судей Афанасьевой Т. К., Лаврецкой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2007 по делу N А40-42923/07-110-439, принятое судьей Шлыковой Е.Ф., по иску федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации к открытому акционерному обществу "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" о взыскании штрафа и об обязании исполнить обязательство в натуре,

при участии представителей:

истца - Продайводы В.В. (по доверенности от 26.10.2007 N 33-Д), Щукова В.А. (по доверенности от 26.10.2007 N 34-Д);

ответчика - Иванова О.А. (по доверенности от 02.07.2007 N 24/19);

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - истец, федеральное учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" (далее - ответчик, холдниговая компания) о взыскании штрафа в размере 10 000 рублей, предусмотренного пунктом 5.3 лицензионного договора от 08.09.2006 N 1-01-06-00309, заключенного между истцом и ответчиком, а также об обязании холдинговой компании предоставить отчетную документацию и сведения о фактическом поступлении денежных средств в соответствии с разделом 9 упомянутого договора.

Решением суда первой инстанции от 07.12.2007 в удовлетворении иска отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что по своей правовой природе заключенный между истцом и ответчиком договор является договором коммерческой концессии. Поскольку истец не является коммерческой организацией, суд признал данный договор ничтожным как противоречащий пункту 3 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем отказал в иске о взыскании предусмотренного данным договором штрафа и об обязании ответчика исполнить принятые по сделке обязательства.

С этим решением не согласилось федеральное учреждение, подало апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся судебный акт отменить, удовлетворив заявленные требования.

По мнению подателя жалобы, по спорному договору ответчику переданы права на секрет производства (ноу-хау), правообладателем которых являлась Российская Федерация в силу прямого указания нормативных актов. Оснований для признания лицензионного договора от 08.09.2006 N 1-01-06-00309 договором коммерческой концессии не имелось.

В апелляционном суде представители истца доводы жалобы поддержали.

Представитель ответчика считал жалобу необоснованной, дополнительно пояснив, что в лицензионном договоре не определен его предмет, в связи с чем он является незаключенным.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей федерального учреждения и холдинговой компании, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене как принятое с нарушением норм материального права, при несоответствии выводов суда обстоятельствам дела.

Как установлено апелляционным судом, 08.09.2006 между федеральным учреждением, действующим от имени Российской Федерации, и холдинговой компанией заключен договор N 1-01-06-00309, поименованный как лицензионный договор.

По условиям этой сделки, истец передал ответчику принадлежащее Российской Федерации неисключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения опытно-конструкторских работ по созданию унифицированного танкового двигателя УТД-20, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, и используемые в процессе производства унифицированного танкового двигателя УТД-20 (пункт 1.1, раздел 2 договора).

Холдинговая компания, в свою очередь, обязалась выплатить вознаграждение за приобретение неисключительного права на результат интеллектуальной деятельности (разделы 2 и 7 договора).

Суд первой инстанции счел, что данный договор, по сути, является договором коммерческой концессии.

Судебная коллегия апелляционного суда находит этот вывод Арбитражного суда города Москвы ошибочным.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей в период заключения лицензионного договора) под договором коммерческой концессии понимался такой договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязывалась предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Следовательно, в соответствии с ранее действовавшей редакцией статьи 1027 Кодекса в состав комплекса исключительных прав, права на использование которых предоставлялись по договору коммерческой концессии пользователю, в обязательном порядке должно было быть включено право на фирменное наименование или коммерческое обозначение правообладателя. В настоящее время к числу таких обязательных объектов для договоров коммерческой концессии отнесено право на использование товарного знака, знака обслуживания (статья 25 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, в любом случае (в форме фирменного наименования, коммерческого обозначения либо товарного знака, знака обслуживания) в качестве объекта договора коммерческой концессии всегда должно выступать обозначение, которое индивидуализирует предпринимателя-правообладателя либо производимые им товары, работы, услуги среди других участников гражданского оборота, их продукции.

В рассматриваемом случае ответчику права на использование объектов такого рода не передавались, что соответственно исключает возможность квалификации лицензионного договора от 08.09.2006 N 1-01-06-00309 как договора коммерческой концессии.

Фактически между сторонами спора заключен лицензионный договор, по которому обладатель исключительного права (лицензиар) передал право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принял на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи.

Довод холдинговой компании о том, что рассматриваемый лицензионный договор является незаключенным, судебная коллегия апелляционного суда отклоняет.

Предметом спорного договора является передача ответчику неисключительного права на использование секрета производства (ноу-хау) за вознаграждение.

В период заключения сделки право на секрет производства было отнесено к объектам гражданского оборота статьей 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, статьей 139 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона "О коммерческой тайне".

Согласно приведенным нормам права техническая, организационная или коммерческая информация, необходимая для организации производства конкурентоспособной продукции или ее реализации, признавалась секретом производства при условии, что эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней не было свободного доступа на законном основании, а обладатель информации принимал надлежащие меры к охране конфиденциальности этой информации.

Сходное определение ноу-хау приводится в действующей в настоящее время статье 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Частью 2 статьи 7 Федерального закона "О коммерческой тайне" допускалась передача информации, составляющей секрет производства, ее обладателем контрагенту на основании договора. Нормы о возможности заключения лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства содержатся и в статье 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008.

В данном случае холдинговой компании передано неисключительное право на использование технического ноу-хау - право на использование технических, профессиональных знаний и опыта, закрепленных в конструкторских чертежах, технологической и иной документации по изготовлению танкового двигателя УТД-20.

Так, в пункте 1.1 договора прямо указано на то, что объект сделки - право на использование технических решений, приемов и способов, полученных в ходе выполнения НИОКР по созданию унифицированного танкового двигателя УТД-20, содержащихся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, и используемых в процессе производства унифицированного танкового двигателя УТД-20.

Пункт 6 статьи 3 Федерального закона "О коммерческой тайне" устанавливает, что передаваемая информации, составляющая секрет производства, должна быть зафиксирована на материальном носителе.

По смыслу раздела 3 и пункта 1.1 договора, заключенного между истцом и ответчиком, ими был согласован такой материальный носитель - конструкторские чертежи, документация по изготовлению двигателя УТД-20.

То обстоятельство, что Союз ССР, а впоследствии и Российская Федерация принимали меры к охране конфиденциальности информации, касающейся производства двигателя УТД-20, эта информация неизвестна третьим лицам и к ней не имеется свободного доступа на законном основании, участвующими в деле лицами не оспаривается и подтверждено письмом Главного бронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации от 11.04.2003 N 555/7/304.

Действие исключительного права на секрет производства прекращается с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений (статья 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, статья 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации у всех правообладателей).

Доказательств наступления указанного события к моменту заключения сделки или к настоящему времени в деле не имеется. Наоборот, пунктом 3.2 договора предусмотрена обязанность холдинговой компании поддерживать режим конфиденциальности соответствующей информации; 01.03.2005 генеральным директором ответчика утвержден перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, в который включена информация, относящаяся к УТД-20. Практическое применение соответствующих технологий холдинговой компанией не оспаривается.

Порядок определения размера лицензионного вознаграждения согласован сторонами в разделе 7 договора.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям сделки, а потому лицензионный договор о передаче неисключительного права на использование секрета производства от 08.09.2006 N 1-01-06-00309 является заключенным на основании статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Что касается наличия у Российской Федерации исключительного права, апелляционный суд отмечает следующее.

Ответчик ссылается на то, что холдинговая компания была разработчиком и производителем универсального танкового двигателя УТД-20, является обладателем научно-технической, технологической документации на данный двигатель, вся документация хранится у ответчика. По этим основаниям холдинговая компания считает законным правообладателем ноу-хау не Российскую Федерацию, а себя.

Действительно, факт нахождения у ответчика конструкторских чертежей, документации по изготовлению двигателя, в которых закреплено ноу-хау, подтвержден таблицами поименованными как таблицы о данных, характеризующих НИОКР, результатом проведения которых являлось создание вооружений, военной техники и боеприпасов. Данные таблицы подписаны как руководителем ответчика, так и представителем Минобороны России. Согласно этим таблицам обладателями технической документации являются Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации и холдинговая компания, держателем подлинной технической документации - холдинговая компания.

Указанные обстоятельства участвующими в деле лицами не оспариваются.

Вместе с тем, холдинговая компания создана в процессе приватизации государственного предприятия - производственного объединения "Барнаултрансмаш", произошедшей в 1992 году.

Согласно статье 16 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 1991 года подготовка предприятия к приватизации состояла, в том числе, в инвентаризации его приватизируемых производственных и непроизводственных фондов.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке коммерциализации государственных предприятий 1992 года величина уставного капитала акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, определялась в порядке, установленном Временными методическими указаниями по оценке стоимости объектов приватизации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 N 66. При этом согласно упомянутому пункту Положения не применялось правило пункта 2.4 Временных методических указаний, а следовательно, в имущественный комплекс предприятия, подлежащий оценке, не включались объекты, неотраженные в учете по каким-либо причинам.

В силу пункта 10 Положения о порядке коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 N 721, состав имущества акционерного общества на момент его учреждения отражался в акте его оценки, составление передаточного акта не требовалось.

По смыслу пункта 2.1 Временных методических указаний подлежащие приватизации в составе предприятия и числящиеся на его балансе нематериальные активы, в том числе, права на интеллектуальную собственность (патенты, лицензии и т.п.), товарные знаки и другие оценивались. Статьями 4, 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, действовавших в период приватизации, к объектам гражданских прав были отнесены права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на секрет производства.

Давая объяснения в суде апелляционной инстанции, представитель холдинговой компании пояснил, что в состав холдинговой компании при приватизации государственного предприятия не вошло право на результат интеллектуальной деятельности - секрет производства двигателя УТД-20.

Пунктом 6 статьи 14 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 1991 года предусматривалось, что приватизация предприятий производилась на основании плана приватизации.

Представленный в дело план приватизации также не содержат сведений о том, что спорный объект гражданских прав был учтен при инвентаризации и определении начальной стоимости приватизируемого предприятия, следовательно, исключительное право на ноу-хау не приватизировалось и осталось в государственной собственности.

Само по себе то обстоятельство, что в ходе приватизации производственного объединения "Барнаултрансмаш" органами власти у ответчика не изымалась конструкторская, технологическая и другая документация на двигатель УТД-20, не означает, что к холдинговой компании автоматически перешли исключительные права на ноу-хау, поскольку интеллектуальные права не зависят от обладания материальным носителем, в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, и не следуют судьбе этого носителя.

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.1998 N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" права на результаты научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу названного Постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Аналогичная норма содержится в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 N 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности", которым предусмотрено, что права на результаты научно-технической деятельности, ранее полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, подлежат закреплению за Российской Федерацией, если права на такие результаты не включены в установленном порядке в состав приватизированного имущества, эти результаты не являются объектами исключительных прав физических или юридических лиц, на данные результаты не поданы в установленном порядке заявки на получение исключительных прав.

Исключительное право на секрет производства танкового двигателя УТД-20 не было включено в состав приватизированного имущества, его правообладателем не являются физические или юридические лиц. Подача заявок в отношении ноу-хау действовавшим ранее и действующим в настоящее время законодательством не предусмотрена.

Как видно из таблиц о данных, характеризующих НИОКР, результатом проведения которых являлось создание вооружений, военной техники и боеприпасов, подписанных руководителем ответчика и сотрудником Минобороны России, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию унифицированного танкового двигателя УТД-20 проводились в период с 1958 по 1966 годы за счет бюджетных средств Союза ССР по заказу ГБТУ Министерства обороны СССР на основании постановления Совета министров СССР от 30.05.1960 N 236сс и закончены принятием двигателя на вооружение постановлением Совета министров СССР от 14.04.1966 N 269-86.

Факт разработки двигателя УТД-20 за счет средств бюджета подтвержден также письмом Главного автобронетанкового управления Минобороны России от 12.12.2007 N 555/16/1072.

С учетом изложенного, правообладателем исключительного права на секрет производства танкового двигателя УТД-20 на день заключения лицензионного договора являлась Российская Федерация.

В отношении полномочий федерального учреждения на заключение лицензионных договоров от имени Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд отмечает следующее.

Управление федеральной собственностью возложено на Правительство Российской Федерации статьей 14 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", которое пунктами 2 и 3 своего постановления от 29.09.1998 N 1132 делегировало федеральному учреждению - истцу по настоящему делу - полномочия по подготовке и заключению по согласованию с государственными заказчиками лицензионных договоров для вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономический и гражданско-правовой оборот.

Довод об отсутствии согласования с государственным заказчиком опровергается направленными самими ответчиком истцу в порядке, установленном Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 N 355 "Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации", формами 1 и 2 учета информации о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, заверенными представителем госзаказчика (Минобороны России).

Ссылки ответчика на Патентный закон Российской Федерации судебной коллегией отклоняются.

Предметом сделки является передача прав на объект, который не является патентоспособным.

Пунктом 9.1 договора ответчик обязался в течение 10 дней, следующих за отчетным периодом (каждые три месяца со дня заключения сделки - пункт 1.9 договора) предоставлять истцу отчетную документацию, поименованную в пункте 1.10 договора, а также сведения о поступлении денежных средств по договорам комиссии, указанным в пунктах 1.7 и 1.6 договора.

Доказательств исполнения этого обязательства со стороны ответчика материалы дела не содержат.

За нарушение указанного обязательства сторонами согласовано применение к ответчику гражданской ответственности в виде взыскания с него штрафа в размере 10 000 рублей (пункт 5.3 договора).

С учетом изложенного, заявленные требования о взыскании штрафа и об обязании ответчика исполнить договорное обязательство в натуре являются обоснованными, а потому подлежат удовлетворению.

Решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2007 по делу N А40-42923/07-110-439 отменить.

Взыскать с открытого акционерного общества "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" в пользу федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации 10 000 рублей штрафа.

Обязать открытое акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" передать федеральному государственному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации отчетную документацию и сведения о фактическом поступлении денежных средств в соответствии с разделом 9 лицензионного договора от 08.09.2006 N 1-01-06-00309, заключенного между открытым акционерным обществом "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" и федеральным государственным учреждением "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Взыскать с открытого акционерного общества "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" в доход федерального бюджета 3 500 рублей государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий судья

И. В. Разумов

Судьи

Т. К. Афанасьева Н.В. Лаврецкая