Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2008 г. N 09АП-18086/2007.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 11 декабря 2008 г. N 09АП-18086/2007

город Москва

Дело N А40-42923/07-110-439

11 декабря 2008 г.

N 09АП-15354/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 декабря 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Разумова И. В.,

судей Валиева В.Р., Лаврецкой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Глуховой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2008 по делу N А40-42923/07-110-439, принятое судьей Хохловым В.А., по иску федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации к открытому акционерному обществу "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" о взыскании штрафа и об обязании исполнить обязательство в натуре,

при участии представителей:

истца - Продайводы В.В. (по доверенности от 16.05.2008 N 10-Д), Щукова В.А. (по доверенности от 07.06.2008 N 8-Д);

ответчика - извещен, представитель не явился;

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее - истец, федеральное учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛТРАНСМАШ" (далее - ответчик, холдинговая компания) о взыскании штрафа в размере 10 000 рублей, предусмотренного пунктом 5.3 лицензионного договора от 08.09.2006 N 1-01-06-00309, заключенного между истцом и ответчиком, а также об обязании холдинговой компании предоставить отчетную документацию и сведения о фактическом поступлении денежных средств в соответствии с разделом 9 упомянутого договора.

Решением суда первой инстанции от 07.12.2007 в удовлетворении иска отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 13.02.2008 решение отменил, исковые требования удовлетворил.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.05.2008 состоявшиеся по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил. Суд обязал ответчика представить истцу отчетную документацию согласно пункту 1.10 лицензионного договора: отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в приложении к договору; копию экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копию оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции; копию грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту; сведения о фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет холдинговой компании в соответствии с разделом 9 лицензионного договора за отчетные месяцы с 08.09.2006 по настоящее время (ведомость банковского контроля и годовую отчетность).

Судебный акт мотивирован тем, что в нарушение принятых по сделке обязательств ответчик не представил отчетную документацию и сведения о фактическом поступлении денежных средств.

С этим решением не согласилась холдинговая компания, подала апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся судебный акт отменить, отказав в удовлетворении заявленных требований.

По мнению подателя жалобы, суд не учел, что ответчик является добросовестным обладателем научно-технической документации, содержащей секрет производства (ноу-хау) танкового двигателя УТД-20; будучи его разработчиком и производителем, он имеет право использовать результат своей интеллектуальной деятельности, лицензионный договор является мнимой сделкой, так как целью его заключения было получение денежных средств с ответчика.

Холдинговая компания о месте и времени рассмотрения дела извещена, явку представителя в судебное заседание не обеспечила.

Представители истца считали жалобу необоснованной, решение от 18.09.2008 просили оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей федерального учреждения, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы отмене или изменению не подлежит ввиду следующего.

Как установлено апелляционным судом, 08.09.2006 между федеральным учреждением, действующим от имени Российской Федерации, и холдинговой компанией заключен договор N 1-01-06-00309, поименованный как лицензионный договор.

По условиям этой сделки, истец передал ответчику принадлежащее Российской Федерации неисключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения опытно-конструкторских работ по созданию унифицированного танкового двигателя УТД-20, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, и используемые в процессе производства унифицированного танкового двигателя УТД-20 (пункт 1.1, раздел 2 договора).

Холдинговая компания, в свою очередь, обязалась выплатить вознаграждение за приобретение неисключительного права на результат интеллектуальной деятельности (разделы 2 и 7 договора).

Предметом данного договора является передача ответчику неисключительного права на использование секрета производства (ноу-хау) за вознаграждение.

В период заключения сделки право на секрет производства было отнесено к объектам гражданского оборота статьей 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, статьей 139 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона "О коммерческой тайне".

Выполняя указания кассационного суда о том, что статьи 151 Основ гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик, прекратила свое действие с 02.08.1993 в силу пункта 10 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 09.07.1993 N 5352-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", апелляционный суд установил, что с 02.08.1993 утратил силу раздел IV Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, тогда как статья 151 находится в разделе V и утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Согласно приведенным нормам права техническая, организационная или коммерческая информация, необходимая для организации производства конкурентоспособной продукции или ее реализации, признавалась секретом производства при условии, что эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней не было свободного доступа на законном основании, а обладатель информации принимал надлежащие меры к охране конфиденциальности этой информации.

Сходное определение ноу-хау приводится в действующей в настоящее время статье 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Частью 2 статьи 7 Федерального закона "О коммерческой тайне" допускалась передача информации, составляющей секрет производства, ее обладателем контрагенту на основании договора. Нормы о возможности заключения лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства содержатся и в статье 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008.

В данном случае холдинговой компании передано неисключительное право на использование технического ноу-хау - право на использование технических, профессиональных знаний и опыта, закрепленных в конструкторских чертежах, технологической и иной документации по изготовлению танкового двигателя УТД-20.

Так, в пункте 1.1 договора прямо указано на то, что объект сделки - право на использование технических решений, приемов и способов, полученных в ходе выполнения НИОКР по созданию унифицированного танкового двигателя УТД-20, содержащихся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, и используемых в процессе производства унифицированного танкового двигателя УТД-20.

Пункт 6 статьи 3 Федерального закона "О коммерческой тайне" устанавливает, что передаваемая информации, составляющая секрет производства, должна быть зафиксирована на материальном носителе.

По смыслу раздела 3 и пункта 1.1 договора, заключенного между истцом и ответчиком, ими был согласован такой материальный носитель - конструкторские чертежи, документация по изготовлению двигателя УТД-20.

То обстоятельство, что Союз ССР, а впоследствии и Российская Федерация принимали меры к охране конфиденциальности информации, касающейся производства двигателя УТД-20, эта информация неизвестна третьим лицам и к ней не имеется свободного доступа на законном основании, участвующими в деле лицами не оспаривается и подтверждено письмом Главного бронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации от 11.04.2003 N 555/7/304.

Действие исключительного права на секрет производства прекращается с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений (статья 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, статья 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств наступления указанного события к моменту заключения сделки или к настоящему времени в деле не имеется. Наоборот, пунктом 3.2 договора предусмотрена обязанность холдинговой компании поддерживать режим конфиденциальности соответствующей информации; 01.03.2005 генеральным директором ответчика утвержден перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, в который включена информация, относящаяся к УТД-20. Практическое применение соответствующих технологий холдинговой компанией не оспаривается.

Порядок определения размера лицензионного вознаграждения согласован сторонами в разделе 7 договора.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям сделки, а потому лицензионный договор о передаче неисключительного права на использование секрета производства от 08.09.2006 N 1-01-06-00309 является заключенным на основании статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Что касается наличия у Российской Федерации исключительного права, апелляционный суд отмечает следующее.

Ответчик ссылается на то, что холдинговая компания была разработчиком и производителем универсального танкового двигателя УТД-20, является обладателем научно-технической, технологической документации на данный двигатель, вся документация хранится у ответчика. По этим основаниям холдинговая компания считает законным правообладателем ноу-хау не Российскую Федерацию, а себя.

Действительно, факт нахождения у ответчика конструкторских чертежей, документации по изготовлению двигателя, в которых закреплено ноу-хау, подтвержден таблицами поименованными как таблицы о данных, характеризующих НИОКР, результатом проведения которых являлось создание вооружений, военной техники и боеприпасов. Данные таблицы подписаны как руководителем ответчика, так и представителем Минобороны России. Согласно этим таблицам обладателями технической документации являются Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации и холдинговая компания, держателем подлинной технической документации - холдинговая компания.

Указанные обстоятельства участвующими в деле лицами не оспариваются.

Вместе с тем, холдинговая компания создана в процессе приватизации государственного предприятия - производственного объединения "Барнаултрансмаш", произошедшей в 1992 году.

Согласно статье 16 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 1991 года подготовка предприятия к приватизации состояла, в том числе, в инвентаризации его приватизируемых производственных и непроизводственных фондов.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке коммерциализации государственных предприятий 1992 года величина уставного капитала акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, определялась в порядке, установленном Временными методическими указаниями по оценке стоимости объектов приватизации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 N 66. При этом согласно упомянутому пункту Положения не применялось правило пункта 2.4 Временных методических указаний, а, следовательно, в имущественный комплекс предприятия, подлежащий оценке, не включались объекты, неотраженные в учете по каким-либо причинам.

В силу пункта 10 Положения о порядке коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 N 721, состав имущества акционерного общества на момент его учреждения отражался в акте его оценки, составление передаточного акта не требовалось.

По смыслу пункта 2.1 Временных методических указаний подлежащие приватизации в составе предприятия и числящиеся на его балансе нематериальные активы, в том числе, права на интеллектуальную собственность (патенты, лицензии и т.п.), товарные знаки и другие оценивались. Статьями 4, 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, действовавших в период приватизации, к объектам гражданских прав были отнесены права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на секрет производства.

Давая объяснения в суде апелляционной инстанции (протокол судебного заседания от 06.02.2008), представитель холдинговой компании пояснил, что в состав холдинговой компании при приватизации государственного предприятия не вошло право на результат интеллектуальной деятельности - секрет производства двигателя УТД-20.

Пунктом 6 статьи 14 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 1991 года предусматривалось, что приватизация предприятий производилась на основании плана приватизации.

Представленный в дело план приватизации также не содержат сведений о том, что спорный объект гражданских прав был учтен при инвентаризации и определении начальной стоимости приватизируемого предприятия, следовательно, исключительное право на ноу-хау не приватизировалось и осталось в государственной собственности.

В апелляционной жалобе холдинговая компания не приводит ссылок на какие-либо документы, из которых бы следовало, что исключительное право на секрет производства было приватизировано ответчиком.

Само по себе то обстоятельство, что в ходе приватизации производственного объединения "Барнаултрансмаш" органами власти у ответчика не изымалась конструкторская, технологическая и другая документация на двигатель УТД-20, не означает, что к холдинговой компании автоматически перешли исключительные права на ноу-хау, поскольку интеллектуальные права не зависят от обладания материальным носителем, в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, и не следуют судьбе этого носителя.

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.1998 N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" права на результаты научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу названного Постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Аналогичная норма содержится в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 N 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности", которым предусмотрено, что права на результаты научно-технической деятельности, ранее полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, подлежат закреплению за Российской Федерацией, если права на такие результаты не включены в установленном порядке в состав приватизированного имущества, эти результаты не являются объектами исключительных прав физических или юридических лиц, на данные результаты не поданы в установленном порядке заявки на получение исключительных прав.

Исключительное право на секрет производства танкового двигателя УТД-20 не было включено в состав приватизированного имущества, его правообладателем не являются физические или юридические лиц. Подача заявок в отношении ноу-хау действовавшим ранее и действующим в настоящее время законодательством не предусмотрена.

Как видно из таблиц о данных, характеризующих НИОКР, результатом проведения которых являлось создание вооружений, военной техники и боеприпасов, подписанных руководителем ответчика и сотрудником Минобороны России, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию унифицированного танкового двигателя УТД-20 проводились в период с 1958 по 1966 годы за счет бюджетных средств Союза ССР по заказу ГБТУ Министерства обороны СССР на основании постановления Совета министров СССР от 30.05.1960 N 236сс и закончены принятием двигателя на вооружение постановлением Совета министров СССР от 14.04.1966 N 269-86.

Факт разработки двигателя УТД-20 за счет средств бюджета подтвержден также письмом Главного автобронетанкового управления Минобороны России от 12.12.2007 N 555/16/1072.

С учетом изложенного, правообладателем исключительного права на секрет производства танкового двигателя УТД-20 на день заключения лицензионного договора являлась Российская Федерация.

Выполняя указания суда кассационной инстанции о необходимости учета того обстоятельства, что согласно абзацу второму пункта 17 совместного постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься права пользования секретом производства в соответствии с лицензионным договором, суд апелляционной инстанции установил, что ни при первоначальном рассмотрении дела, ни при его новом рассмотрении суду не были представлены договоры инее документы, по которым в уставный капитал истца вносились бы права пользования какими-либо результатами интеллектуальной деятельности.

В отношении полномочий федерального учреждения на заключение лицензионных договоров от имени Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд отмечает следующее.

Управление федеральной собственностью возложено на Правительство Российской Федерации статьей 14 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", которое пунктами 2 и 3 своего постановления от 29.09.1998 N 1132 делегировало федеральному учреждению - истцу по настоящему делу - полномочия по подготовке и заключению по согласованию с государственными заказчиками лицензионных договоров для вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономический и гражданско-правовой оборот.

Довод об отсутствии согласования с государственным заказчиком опровергается направленными самими ответчиком истцу в порядке, установленном Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 N 355 "Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации", формами 1 и 2 учета информации о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, заверенными представителем госзаказчика (Минобороны России).

Ссылки ответчика на Патентный закон Российской Федерации судебной коллегией отклоняются.

Предметом сделки является передача прав на объект, который не является патентоспособным.

Доводы ответчика о мнимости рассматриваемого лицензионного договора не нашли подтверждения.

Согласно пункту 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Предметом лицензионного договора является передача истцом за вознаграждение ответчику неисключительного права на использование секрета производства танкового двигателя с целью изготовления запасных частей и отливки блоков-картеров двигателей УТД-20, поставляемых в Индию по указанным в договоре сделкам.

Таким образом, соответствующим правовым последствием сделки является, в том числе, предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности.

Представленные суду доказательства подтверждают, что холдинговая компания изготовила с использованием ноу-хау продукцию, поставленную на экспорт.

При наличии реального исполнения лицензионного договора он не может быть признан мнимым.

В отношении имевшего, по мнению истца, истечения срока действия лицензионного договора, апелляционная инстанция отмечает следующее.

Пунктом 13.1 лицензионного договора, действительно, установлено, что лицензионный договор действует до истечения сроков действия договоров комиссии, в рамках которых по поручению холдинговой компании были заключены экспортные контракты на поставку продукции военного назначения.

Лицензионный договор, вопреки мнению холдинговой компании, не был заключен после полного исполнения обязательств по договорам комиссии.

Как следует из договоров комиссии от 06.07.2005 N Р/535606241358-512190 и от 17.08.2005 N Р/535606241360-512860 обязательства сторон по ним не прекращались поступлением денежных средств на счет ответчика.

Так, например, пунктами 3.1 и 3.2 договоров комиссии предусмотрен гарантийный срок, в течение которого холдинговая компания обязалась устранять дефекты переданного индийской стороне товара.

На день подписания лицензионного договора гарантийный срок не истек.

Более того, суть анализируемого лицензионного договора заключается в предоставлении холдинговой компании права на использование ноу-хау, правообладателем которого является Российской Федерации, для исполнения договоров комиссии.

Само по себе то обстоятельство, что ответчик, приступив к выполнению договором комиссии, фактически начал без разрешения правообладателя использовать не принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности, свидетельствует лишь о неправомерности поведения самой холдинговой компании. Как раз это ненадлежащее поведение холдинговой компании и легализовано рассматриваемым лицензионным договором, по которому было, хотя и с опозданием, но получено разрешение со стороны правообладателя. Поэтому лицензионный договор следует рассматривать как последующее одобрение начавшегося до его подписания неправомерного пользования не принадлежащим ответчику результатом интеллектуальной деятельности, а, значит, в порядке пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации холдинговая компания и федеральное учреждение установили, что условия заключенного ими лицензионного договора применяются и к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Ответчик ошибочно рассматривает пункт 13.1 лицензионного договора в отрыве от пункта 7.3 того же договора. Согласно же пункту 7.3 лицензионного договора, заключенного между истцом и ответчиком, после прекращения согласованного срока действия лицензионного договора положения его применяются до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы отношения сторон, связанные с лицензионными платежами.

С учетом этого нет оснований полагать, что федеральное учреждение и холдинговая компания достигли соглашения в порядке пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств по договору.

Лицензионные платежи за использование ноу-хау ответчик не выплатил, а потому обязательства сторон по лицензионному договору не прекратились.

Установив, что в нарушение пункта 9.1 договора ответчик не предоставляет истцу отчетную документацию, поименованную в пункте 1.10 договора, а также сведения о поступлении денежных средств по договорам комиссии, суд обоснованно удовлетворил иск в части требования об обязании исполнить обязательство в натуре.

За нарушение указанного обязательства сторонами согласовано применение к ответчику гражданской ответственности в виде взыскания с него штрафа в размере 10 000 рублей (пункт 5.3 договора).

С учетом изложенного, заявленное требование о взыскании штрафа также является обоснованным, а потому правильно было удовлетворено судом.

Решение Арбитражного суда города Москвы отмене или изменению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2008 по делу N А40-42923/07-110-439 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий судья

И. В. Разумов

Судьи

В.Р. Валиев Н.В. Лаврецкая