Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2008 г. N 09АП-6242/2008

г. Москва

Дело N А40-1205/08-51-16

22 октября 2008 г.

N 09АП-12672/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 октября 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Разумова И.В.,

судей Афанасьевой Т.К., Лаврецкой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Авериной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Розничные технологии" на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2008 по делу N А40-1205/08-51-16, принятое судьей Васильевой Т.В., по иску общества с ограниченной ответственностью "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) к обществу с ограниченной ответственностью "Розничные технологии" и обществу с ограниченной ответственностью "Компания КДК-Рекорд" о защите исключительного права на товарный знак,

при участии представителей:

истца - Родионова М.Ю. (по доверенности от 25.12.2007 без номера);

ООО "Розничные технологии" - Миновой Н.В. (по доверенности от 22.04.2008 без номера), Матвеевой О.Б. (по доверенности от 22.04.2008 без номера),

ООО "Компания КДК-Рекорд" - Сумина О.А. (по доверенности от 05.02.2007 без номера),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Розничные технологии" (ОГРН 1057812725519; далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществам с ограниченной ответственностью "Розничные технологии" (далее - ООО "Розничные технологии") и "Компания КДК-Рекорд" (далее - ООО "Компания КДК-Рекорд") о защите исключительного права истца на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" (свидетельство от 09.06.2006 N 308462 с приоритетом от 01.07.2005), в котором просило суд обязать ответчиков запретить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, взыскать с ООО "Розничные технологии" 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 1 500 000 рублей компенсации.

Решением суда от 07.04.2008 иск удовлетворен частично. Ответчикам предписано прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, с ООО "Розничные технологии" взыскано в пользу истца 100 000 рублей компенсации, с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 500 000 рублей компенсации.

Суд, установив, что ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" осуществляют соответственно розничную и оптовую продажу CD-дисков c записью альбома "Серебро", счел, что на обложках этих дисков, а также на самих носителях информации незаконно используется обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", сходное до степени смешения с упомянутым выше товарным знаком истца, исходя из чего удовлетворил иск.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Розничные технологии" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить состоявшийся по делу судебный акт, отказав в удовлетворении иска к данному ответчику.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008 решение Арбитражного суда города Москвы отменено, в удовлетворении иска отказано.

Суд апелляционной инстанции установил, что в городе Санкт - Петербурге существуют два общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - "Русский размер". Одно с основным государственным регистрационным номером 1057812725519 (истец), другое с ОГРН 1057811773205. При этом каждое из названных хозяйственных обществ является правообладателем разных товарных знаков "РУССКИЙ РАЗМЕР", зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг.

Как счел апелляционный суд, в данном случае спор вызван столкновением не зарегистрированного товарного знака истца и обозначения "РУССКИЙ РАЗМЕР", проставленного на CD-диске c записью альбома "Серебро", а столкновением двух зарегистрированных в отношении сходных товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) товарных знаков (истца и ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205)), в которых использовано одно и тоже тождественное выражение "РУССКИЙ РАЗМЕР".

Негативные последствия спора двух правообладателей, по мнению апелляционного суда, не могут быть переложены на ответчиков, с учетом того, что разрешение на использование одного товарного знака ООО "Компания КДК-Рекорд" получило непосредственно у его правообладателя - ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), а потому использование выражения "РУССКИЙ РАЗМЕР" не было расценено как незаконное.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 16.09.2008 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменил, направив дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Как указал окружной суд, выводы суда апелляционной инстанции сделаны без учета правовой позиции ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), не привлеченного к участию в деле, а потому не могут быть признаны обоснованными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Кассационным судом дано указание о необходимости привлечения апелляционной инстанцией к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205).

В связи с отменой постановления апелляционной инстанции от 11.06.2008, Девятый арбитражный апелляционный суд повторно в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил законность и обоснованность состоявшегося решения Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2008.

Представители ООО "Розничные технологии" в судебном заседании доводы жалобы поддержали.

Представитель ООО "Компания КДК-Рекорд" присоединился к правовой позиции представителей ООО "Розничные технологии".

Представитель истца, давая объяснения в суде апелляционной инстанции, с доводами жалобы не согласился, считал обжалуемое решение законным и обоснованным, в связи с чем просил оставить его без изменения.

По вопросу о круге лиц, которые должны были участвовать в деле, позиции представителей истца и ответчиков совпали. Они пояснили, что не видят необходимости в привлечении к участию в деле ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205).

Изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене ввиду следующего.

Как установлено апелляционным судом, истец указывает на то, что является правообладателем словесного товарного знака "РУССКИЙ РАЗМЕР" (свидетельство от 09.06.2006 N 308462 с приоритетом от 01.07.2005), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ссылается на то, что в нарушение его исключительного права на указанный товарный знак, ответчики осуществляли реализацию CD-дисков c записью альбома "Серебро", на обложках которых, а также на самих носителях информации незаконно используется обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Между тем, в городе Санкт - Петербурге существуют два общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - "Русский размер". Одно с основным государственным регистрационным номером 1057812725519 (истец), другое с ОГРН 1057811773205.

При этом ООО "Компания КДК-Рекорд" обращает внимание на то, что, по его мнению, каждое из названных хозяйственных обществ является правообладателем товарных знаков "РУССКИЙ РАЗМЕР", зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ:

- истец - товарного знака с приоритетом от 01.07.2005 (свидетельство от 09.06.2006 N 308462);

- ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) - товарного знака с приоритетом от 20.09.2005 (свидетельство от 19.10.2006 N 315259),

причем оба эти товарных знака зарегистрированы в отношении дисков звукозаписи.

Данный ответчик не отрицает, что на приобретенном диске, который истец находит контрафактным, проставлено обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", однако при этом был использован не товарный знак истца, а товарный знак ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205).

ООО "Компания КДК-Рекорд" ссылается на то, что гарантийным письмом от 30.10.2006 без номера ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) разрешило ООО "Компания КДК-Рекорд" использовать товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" с приоритетом от 20.09.2005 (свидетельство от 19.10.2006 N 315259), что и было сделано данным ответчиком путем проставления обозначения "РУССКИЙ РАЗМЕР" на CD-диске c записью альбома "Русский размер и Дмитрий Нагиев. "Серебро" и его обложке.

Возражая против этого, истец указывает на то, что правовая охрана товарного знака "Русский размер", ранее зарегистрированного за ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), признана недействительной решением Палаты по патентным спорам от 22.06.2007, а потому ссылки ответчиков на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" с приоритетом от 20.09.2005 (свидетельство от 19.10.2006 N 315259) несостоятельны.

Принимая решение об удовлетворении иска, суд первой инстанции счел ответчиков лицами, нарушившими исключительное имущественное право истца на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР", фактически не признав наличие у ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) правомочий по выдаче разрешений на использование обозначения "РУССКИЙ РАЗМЕР".

Следовательно, обжалуемое решение затрагивает права и законные интересы ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205).

Вместе с тем, данный участник спорных отношений к участию в деле не привлекался, о месте и времени разрешения спора не извещался, его позиция относительно предмета спора судом не изучалась и не оценивалась.

С учетом изложенного, решение следует отменить на основании пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как принятое о правах и об обязанностях ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), не привлеченного к участию в деле.

Дело подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (часть 5 статьи 270 Кодекса).

Апелляционная инстанция считает целесообразным при подготовке дела к судебному разбирательству по правилам судопроизводства в суде первой инстанции:

- привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205);

- выполняя указания суда кассационной инстанции о необходимости проверки достоверности представленных сторонами доказательств, удовлетворить ходатайство ООО "Компания КДК-Рекорд" об истребовании в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам информации относительно товарного знака "РУССКИЙ РАЗМЕР" с приоритетом от 20.09.2005 (свидетельство от 19.10.2006 N 315259).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2008 по делу N А40-1205/08-51-16 отменить.

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, общество с ограниченной ответственностью "Русский размер" (ОГРН 1057811773205; 199178, город Санкт - Петербург, линия 17-я, дом 60, литера "А").

Назначить дело к судебному разбирательству по правилам судопроизводства в суде первой инстанции в помещении Девятого арбитражного апелляционного суда по адресу: 127994, город Москва, проезд Соломенной Сторожки, дом 12, зал N 7 (кабинет 201), на 20 ноября 2008 года на 15 часов 15 минут.

Истцу направить копию искового заявления вновь привлеченному третьему лицу.

Предложить вновь привлеченному лицу представить мотивированный отзыв на иск.

Истребовать в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам следующие документы и информацию:

- какому юридическому лицу было выдано свидетельство от 19.10.2006 N 315259 на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" с приоритетом от 20.09.2005;

- оспаривалось ли в Палате по патентным спорам решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации упомянутого товарного знака, если да, то каков результат рассмотрения возражений;

- выписку из Государственного реестра товарных знаков, содержащую сведения о всех записях, внесенных в реестр относительно товарного знака "РУССКИЙ РАЗМЕР" (свидетельство от 19.10.2006 N 315259 с приоритетом от 20.09.2005).

Установить Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам срок для представления истребованных информации и документов: ответ следует направить с таким расчетом, чтобы он поступил в канцелярию суда до 17.11.2008.

Разъяснить указанному лицу, что в случае неисполнения обязанности представить истребованные судом доказательства в указанный срок на него может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий судья

И.В. Разумов

Судьи

Т.К. Афанасьева Н.В. Лаврецкая