Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2009 г. N 09АП-6242/2008

г. Москва

Дело N А40- 1205/08-51-16

10.08.2009 г.

N 09АП-11781/2009-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 03.08.2009г.

Постановление изготовлено в полном объеме 10.08.2009г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Т.К. Афанасьевой

судей: Н.В. Лаврецкой, В.Р. Валиева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рыжиковой Т.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску: ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519)

к ответчикам: 1. ООО "Розничные Технологии", 2. ООО "Компания КДК-Рекорд"

3-и лица: 1. ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205), 2. Копотилов Дмитрий Николаевич, 3. Бондарюк Виктор Владимирович

о защите исключительного права на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: М.Ю. Родионов по дов. б/н от 25.01.2008г.

от ответчиков:

от ООО "Розничные Технологии": О.Б. Матвеева по дов. N 33 от 28.05.2009г., А.И. Вершинин по дов.б/н от 05.12.2008г.

от ООО "Компания КДК-Рекорд": неявка, извещено

от 3-их лиц:

от Копотилова Д.Н. - М.Ю. Родионов по дов. 78ВИN 454877 от 23.12.2008г.

от ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205): неявка, извещено

от Бондарюка В.В. - неявка, извещен

УСТАНОВИЛ

ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" о защите исключительного права истца на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" (Свидетельство от 09.06.2006 г. N 308462 с приоритетом от 01.07.2005г.), в котором просило суд обязать ответчиков запретить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, и взыскать с ООО "Розничные технологии" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 1 500 000 руб. компенсации.

Решением от 07.04.2008г. по делу N А40-1205/08-51-16 Арбитражный суд г. Москвы требования истца - ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) удовлетворены частично: обязал ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "РУССКИЙ РАЗМЕР" по Свидетельству N 308462 и взыскал в пользу ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" по Свидетельству N 308462 с ООО "Розничные технологии" - 100 000 руб. и с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 500 000 руб. В остальной части иска отказал.

Судом первой инстанции установлено, что ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" осуществляют, соответственно, розничную и оптовую продажу CD-дисков с записью альбома "Серебро", незаконно используя на обложках дисков, а также на самих носителях информации, обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, чем нарушают исключительные права этого лица.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008г. N 09АП-6242/2008-ГК решение от 07.04.2008г. было отменено и принят новый судебный акт об отказе ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) в удовлетворении требований.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия документального подтверждения истцом факта использования ответчиками товарного знака, принадлежащего ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519), поскольку в г. Санкт-Петербурге существуют два общества с ограниченной ответственностью, имеющих одно и то же фирменное наименование - "Русский размер", а именно: одно с основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН) 1057812725519 (истец), другое - с ОГРН 1057811773205, которое также является правообладателем товарного знака "РУССКИЙ РАЗМЕР", но с приоритетом от 20.09.2005г. (Свидетельство от 19.10.2006 г. N 315259).

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.09.2008г. N КГ-А40/8476-08 постановление от 11.06.2008г.N 09АП-6242/2008 было отменено и дело направлено в Девятый арбитражный апелляционной суд на новое рассмотрение для разрешения вопроса о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) и проверки сведений о наличии Свидетельства на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" от 19.10.2006г. N 315259.

При новом рассмотрении дела Девятый арбитражный апелляционной суд постановлением от 22.10.2008г. N 09АП-12672/2008 решение от 07.04.2008г. отменил и привлек к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205).

Кроме того, определением от 27.11.2008г. к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора были привлечены Копотилов Д.Н. и Бондарюк В.В.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2009г. N 09АП-12672/2008 в иске отказано, т.к. суд счел, что негативные последствия спора, вызванного столкновением двух зарегистрированных тождественных словесных товарных знаков "РУССКИЙ РАЗМЕР", зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ, и спора по поводу действительного обладателя неимущественных прав на наименование творческого коллектива "Русский размер" не могут быть переложены на ответчиков, с учетом того, что разрешение на использование одного товарного знака ООО "Компания КДК-Рекорд" получило непосредственно у его правообладателя - ООО" "Русский размер" (ОГРН 1057811773205). К тому же, истцом не доказано, что на момент разрешения спора судом на складах ответчиков имелось какое-то количество дисков "Серебро", выпущенных еще в конце 2006 года, равно как и того, что ответчики продолжают использовать обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР" при введении в гражданский оборот каких-либо товаров, работ или услуг. В этой связи, по мнению суда апелляционной инстанции, принятие решения об удовлетворении иска в данной части не будет соответствовать принципу исполнимости судебных актов.

ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда не согласился, подал кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Московского округа, в которой истец - ссылается на неправильное применение судом норм материального права, на несоответствие выводов суда об использовании на компакт-диске названия музыкального коллектива, а не товарного знака истца обстоятельствам дела, на необоснованное расширение судом пределов доказывания, в связи с чем просит постановление от 26 .01.2009г. отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции от 07.04.2008г.

По утверждению истца, согласно положениям ст. 26 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", право на использование товарного знака могло предоставляться правообладателем другому лицу только на основании лицензионного договора, подлежащего государственной регистрации. В этой связи, гарантийное письмо ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) от 30.10.2006г. б/н, на которое ссылается ООО "Компания КДК-Рекорд", не может служить доказательством отсутствия вины этого лица в нарушении исключительных прав истца на товарный знак; что на момент ввода ответчиками диска под названием "РУССКИЙ РАЗМЕР" в гражданский оборот, ранее существовавший коллектив исполнителей прекратил свое существование. Вследствие чего, применение обозначения "РУССКИЙ РАЗМЕР" на распространявшемся ответчиками компакт диске не является указанием на наименование коллектива исполнителей в смысле, предусмотренном ст. 37 Закона Российской федерации "Об авторском праве и смежных правах", т.е. в смысле реализации неимущественного права исполнителя на имя. Так как, при доказанности факта незаконного использования ответчиками товарного знака на момент обращения в суд, истец не должен доказывать возможные будущие действия ответчиков, поскольку п. 3 ст. 46 Закона о товарных знаках устанавливает такой способ защиты нарушенных прав от незаконного использования товарного знака, как предъявление в суд требования о прекращении незаконного использования товарного знака.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 09.06.2009г. N КГ-А40/3671-09-П отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2009г. N 09АП-12672/2008 по делу N А40-1205/08-51-16 .

Запретил ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" использовать обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", сходное до степени смешения с товарным знаком "РУССКИЙ РАЗМЕР" по свидетельству N 308462.

При этом, в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак дело направил на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд, указав на то, что при новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует установить обоснованность истребуемой истцом суммы компенсации с каждого из ответчиков, в том числе установить обстоятельства использования самим истцом товарного знака "РУССКИЙ РАЗМЕР" по свидетельству N 308462 для выпуска CD-дисков.

При новом рассмотрении дела спор судом апелляционной инстанции рассмотрен в порядке ст. 156, 266 АПК РФ в отсутствие ответчика - ООО "КДК-Рекорд", 3-их лиц: ООО "Русский размер" (ОГРН 1057811773205) и Бондарюка В.В., извещенных, о времени и месте рассмотрения дела.

Представитель истца, прибывший в судебное заседание суда апелляционной инстанции полностью поддержал свою правовую позицию, изложенную в иске, относительно взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и просил взыскать с ООО "Розничные технологии" 100 000 руб. компенсации, а с ООО "Компания КДК-Рекорд" - 1 500 000 руб. компенсации, также представил письменные объяснения с учетом постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2009г. по настоящему делу. Представитель ответчика - ООО "Розничные технологии" по мотивам, изложенным в отзыве, иск не признал, поскольку в полной мере уверен, что товар приобретен им правомерно и никакие права третьих лиц при его реализации не будут нарушены. По утверждению первого ответчика, его вина в нарушении прав истца отсутствует, поэтому в силу п. 2 ст. 1064 ГК РФ, он должен быть освобожден от выплаты компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР".

Заслушав представителей лиц, прибывших в судебное заседание, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся материалы дела доказательства, а также учитывая указания кассационной инстанции, апелляционный суд приходит к выводу, что исковые требования истца в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак подлежат частичному удовлетворению, в связи со следующим..

Материалами дела и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2009г. по данному делу N КГ-А40/3671-09-П подтверждается, что факт незаконного использования ответчиками товарного знака на момент обращения в суд установлен и истец не должен доказывать возможные будущие действия ответчиков, поскольку п. 3 ст. 46 Закона о товарных знаках устанавливает такой способ защиты нарушенных прав от незаконного использования товарного знака, как предъявление в суд требования о прекращении незаконного использования товарного знака.

В связи с чем, названным постановлением кассационный суд запретил ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" использовать обозначение "РУССКИЙ РАЗМЕР", сходное до степени смешения с товарным знаком "РУССКИЙ РАЗМЕР" по свидетельству N 308462.

Таким образом, коллегия апелляционного суда считает, что вина ответчиков ООО "Розничные технологии" и ООО "Компания КДК-Рекорд" в незаконном использовании товарного знака "РУССКИЙ РАЗМЕР" установлена, следовательно, заявленные истцом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" правомерны, поскольку никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Требования истца о взыскании с первого ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак., заявленные ко взысканию с ООО "Розничные технологии" в сумме 100 000 руб. и с ООО "Компания КДК-Рекорд" в сумме 1 500 000 руб., коллегия апелляционного суда находит завышенными, т.к. считает истребуемую сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак не соразмерной возможным убыткам истца, в связи с чем, подлежащей снижению.

Как предусмотрено ст. 5 ФЗ от 18.12.2006г. N 231 (ред. от 30.12.2008г) "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01.01.2008г. В силу ст. 5 ФЗ от 18.12.2006г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008г., она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007г.

В силу ч. 4 п. 1 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Учитывая положения указанной нормы закона, которая применима к данным правоотношениям, при снижении компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак до 10 000 руб., заявленной к взысканию с ООО "Розничные технологии" в сумме 100 000 руб. апелляционный суд, находит возможным учесть, что приобретая в 2006 году спорные компакт-диски с записью альбома "Серебро" по договору поставки N 0806/006/ПС-РС от 09.08.2006г. и предоставление правовой охраны по товарному знаку N 315259 на тот момент никем не оспаривалось, и ООО "Розничные технологии" были переданы: гарантийное письмо б/н 30.10.2006г., копия свидетельства на спорный товарный знак, выданного ООО "Руссий размер", Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком, сроком действия до 20.09.2015г., а также договор N 91 от 27.06.2006г. между ООО "Компания КДР Рекорд" и Бондарюком В.В. о передаче прав на воспроизведения и распространение на компакт-дисках произведений, входящих в состав альбома "Серебро", ответчик не мог в достаточной мере осознать, что товар им приобретен неправомерно.

Требования истца о взыскании с ООО "Компания КДК-Рекорд" в виду чрезмерности заявленной к взысканию суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" по свидетельству N 308462, которая несоразмерна возможным убыткам истца, подлежат удовлетворению частично в сумме 500 000 руб.

В остальной части о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "РУССКИЙ РАЗМЕР" иск удовлетворению не подлежит.

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на лиц, участвующих в деле, в размере пропорциональном размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Взыскать с ООО "ООО "Розничные технологии" в пользу ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) 10 000 руб. компенсации и 500 руб. - расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с ООО "Компания КДК - Рекорд" в пользу ООО "Русский размер" (ОГРН 1057812725519) 500 000 руб., а также 11500 руб.- расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска о взыскании компенсации отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Т.К. Афанасьева

Судьи

Н.В. Лаврецкая В.Р. Валиев