Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2012 г. N 09АП-21164/12

г. Москва

23 августа 2012 г.

Дело N А40-9396/11-110-75

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 августа 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Попова В.И.
судей:	Поташовой Ж.В. и Мухина С.М.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дутовой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ORION Elektronikai Kft и Роспатента на решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.06.2012 по делу N А40-9396/11-110-75, принятое судьей Хайло Е.А.,

по заявлению ООО "ОптимаТрейд" (ОГРН 1087746662112, 117292, Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.17, стр.1)

к 1)Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), 2)ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности"

третьи лица: 1)ORION Elektronikai Kft, 2)ООО "Гурторг", 3)ООО "Дискурс"

об оспаривании ненормативного правового акта и досрочном прекращении товарного знака,

при участии:

от заявителя:	Григорьева А.В. по доверенности от 18.04.2012;
от ответчиков:	1) Медведев Н.Ю. по доверенности 05.10.2011 N 01/25-620/41; 2) не явился, извещен;
от третьих лиц:	1) Зуйков С.А. по доверенности от 11.07.2012; Петухова Е.О. по доверенности от 11.07.2012; 2) не явился, извещен; 3) Григорьева А.В. по доверенности от 10.08.2012;

УСТАНОВИЛ:

ООО "ОптимаТрейд" (далее- Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением, с учетом уточненного предмета, о признании частично недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее- Роспатент, ответчик) от 13.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ORION" по международной регистрации N 211014, в части сохранения ее действия для товаров 09 класса МКТУ, а также о прекращении действия международной регистрации данного товарного знака досрочно полностью для всех товаров 09 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 08.07.2011, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2011 N 09АП-23142/2011, заявленные требования удовлетворены как обоснованные и документально подтвержденные.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.02.2012 указанные судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению суда кассационной инстанции, отсутствуют основания полагать, что обжалуемые судебные акты приняты на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. При этом для правильного разрешения возникшего спора необходимо точное понимание товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Повторно рассмотрев спор, Арбитражный суд г.Москвы удовлетворил заявленные требования, признав частично недействительным решение Роспатента от 13.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ORION" по международной регистрации N 211014 в части сохранения ее действия для товаров 09 класса МКТУ, а также прекратив действие международной регистрации данного товарного знака досрочно полностью для всех товаров 09 класса МКТУ. В удовлетворении остальной части заявленного требования судом отказано. При этом суд пришел к выводу о том, что Роспатент не доказал соответствие решения от 13.11.2010 в обжалуемой части нормам действующего законодательства.

Не согласившись с принятым решением, Роспатент обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование ссылается на то, что суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, сделал выводы, не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильно применил нормы материального права. При этом Роспатент не согласен с выводами суда о том, что такие товары как "телевизоры" и "DVD-проигрыватели" не входят в объем правовой охраны спорного товарного знака; об отсутствии контроля со стороны правообладателя за использованием товарного знака; о недоказанности использования товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Также не согласившись с принятым решением, ORION Elektronikai Kft (далее правообладатель) обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, и отказать в удовлетворении заявленных требований. Указывает, что суд не определил, входит ли такой товар как телевизоры и DVD-плеер в объем охраны товарного знака, что, по мнению третьего лица, имеет существенное значение для настоящего дела. Кроме того, судом не применены ст.7 ГК РФ, ст.3 Мадридского соглашения, ст.3 Мадридского протокола, п.6 Инструкции к Мадридскому протоколу, при этом применены не подлежащие применению п.1 ст.68 Конституции РФ и ст.3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-Фз "О государственном языке Российской Федерации".

В письменных объяснениях по апелляционным жалобам ООО "ОптимаТрейд" просит отказать в их удовлетворении, считая решение суда законным и обоснованным. Полагает, что суд правильно определил перечень товаров, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемой международной регистрации товарного знака. При этом суд верно указал на то, что представленные доказательства не подтверждают использование товарного знака, поскольку не свидетельствуют ни о наличии контроля со стороны правообладателя за производимой продукцией, ни о введении товара в гражданский оборот в оспариваемый период времени. Кроме того, по мнению заявителя, Роспатентом нарушена процедура рассмотрения возражений, что привело к принятию незаконного решения.

ORION Elektronikai Kft представил письменные объяснения по делу, в которых указывает на фактическое осуществление контроля со стороны правообладателя за использованием продукции, маркированной спорным товарным знаком. Данный факт, по мнению третьего лица, подтверждается экспертными заключениями и сертификатами, которые передавались ООО "Гурторг" правообладателю, что подтверждается имеющимися в материалах дела актами сдачи-приемки документов.

Отзывы на апелляционные жалобы от других лиц, участвующих в деле, не поступили.

Представители ООО "Гурторг", ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности", надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представили. В соответствии со ст.ст.123, 156 АПК РФ, с учетом мнения представителей явившихся сторон и третьих лиц, дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представители Роспатента и ORION Elektronikai Kft поддержали доводы своих апелляционных жалоб, просили отменить решение суда первой инстанции, поскольку считают его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя и ООО "Дискурс" в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционных жалоб не согласился, считает жалобы необоснованными, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционных жалоб- отказать.

Судом апелляционной инстанции отклонено ходатайство представителя заявителя и ООО "Дискурс" о привлечении на основании ст.58 АПК РФ к участию в деле переводчика Петрову М.Л., в связи с отсутствием правовых оснований для его удовлетворения и наличием возможности рассмотреть спор по имеющимся в деле доказательствам, о чем отражено в протоколе судебного заседания от 16.08.2012.

При этом апелляционная коллегия учитывает, что судом первой инстанции в судебном заседании, состоявшемся 28.05.2012, были заслушаны в качестве специалистов переводчики Перетолчин В.С. и Жукова Н.В., которыми были даны соответствующие пояснения (т.10 л.д.84).

Судом апелляционной инстанции удовлетворено ходатайство представителя заявителя и ООО "Дискурс" о замене ООО "ОптимаТрейд" на ООО "Дорада" в порядке процессуального правопреемства, в связи с его реорганизацией в форме присоединения, с учетом документов, представленных в подтверждение данного обстоятельства, о чем указано в протоколе судебного заседания от 16.08.2012.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей явившихся сторон и третьих лиц, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционных жалоб, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.

Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, международная регистрация словесного товарного знака "ORION" была произведена Международным бюро ВОИС 03.07.1978 за N 211014 в отношении товаров 09, 10 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ORION Elektronikai Kft.

Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 211014 была предоставлена на территории Российской Федерации 04.01.1995.

В образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам поступило заявление ООО "ОптимаТрейд" от 26.03.2010, скорректированное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 211014 в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне названной международной регистрации.

По результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом принято решение от 13.11.2010, которым заявление удовлетворено частично, правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации сохранена в отношении товаров 10 класса МКТУ и части товаров 09 класса МКТУ.

Считая данное решение незаконным и необоснованным, заявитель обратился в арбитражный суд.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам жалоб, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применил и истолковал нормы материального права, подлежащие применению, и на их основании сделал обоснованный вывод о наличии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Коллегия поддерживает данный вывод суда первой инстанции исходя из следующего.

Согласно Положению о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 299, Роспатент является органом, уполномоченным принимать решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Учитывая, что заявление ООО "ОптимаТрейд" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 211014 поступило в Роспатент 26.03.2010, а также дату регистрации спорного товарного знака- 04.01.1995, к рассматриваемым правоотношениям подлежат применению положения как Закона о товарных знаках, так и части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Как правомерно установил суд первой инстанции, правильно применив положения Закона о товарных знаках и Гражданского кодекса РФ, факт использования правообладателем в исследуемый период спорного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

При этом суд, исходя из значений и терминов, приведенных в Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ), верно определил перечень товаров, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемой международной регистрации товарного знака, обоснованно указав на то, что французское слово "television" имеет на русском языке два значения как "телевидение", так и "телевизор", однако, в оспариваемой международной регистрации данное слово используется именно в значении "телевизор".

Необходимо отметить, что в терминологии МКТУ отсутствует такой товар как "телевидение". Кроме того, согласно вводной части МКТУ при регистрации знака необходимо избегать абстрактные и неопределенные понятия. В этой связи перевод слова "television" в значении "телевидение" будет противоречить МКТУ, поскольку будет охватывать абстрактный и неопределенный перечень товаров.

Доводы ответчика и третьего лица о том, что перечень оспариваемого международного знака представляет собой некое родовое понятие, охватывающее как телевизоры, так и DVD-плееры, обоснованно отклонены судом, поскольку согласно МКТУ таким родовым понятием является "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений", которое отсутствует в перечне международной регистрации.

При этом судом верно отмечено, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для иных, возможно, однородных товаров. Таким образом, сохранение Роспатентом правовой охраны товарного знака в отношении товаров, для которых использование знака не подтверждалось (однородных товаров), противоречит нормам права.

Вместе с тем согласно положениям ст.12 Закона о товарных знаках, ст.ст.1484, 1486 Гражданского кодекса РФ понятие "однородность" не применяется при оценке использования товарного знака. Использование знака оценивается применительно к каждому наименованию товара или услуги, в отношении которого он зарегистрирован.

В этой связи для правильного рассмотрения спора необходимо точное понимание товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, что невозможно без перевода перечня оспариваемой международной регистрации на русский язык.

Как правильно указал суд первой инстанции, исследуя вопрос использования международной регистрации товарного знака N 211014, Роспатент не перевел наименования товаров, указанные в регистрации на французском языке, чем нарушил п.1 ст.68 Конституции РФ, ст.3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-Фз "О государственном языке Российской Федерации".

Ссылка подателей жалоб на Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Инструкцию к нему является несостоятельной, поскольку положения указанных актов не регулируют существующую в Роспатенте процедуру рассмотрения заявлений и никаким образом не ограничивают обязанность последнего излагать решение на русском языке.

Кроме того, конституционная обязанность государственного органа излагать решение на русском языке не препятствует последующему направлению уведомлений в ВОИС с их переводом на французский язык.

Согласно официального перевода, удостоверенного нотариусом г.Москвы Горшковым Н.Ю., правовая охрана оспариваемой международной регистрации предоставлена в отношении следующих товаров: "приборы, инструменты, оборудование, их отдельные детали и электротехническое, электроакустическое и электрооптическое оборудование для телевизоров, элементы и устройства для телевизоров", то есть, как верно указал суд, касаются отдельных аксессуаров, элементов и частей телевизоров, но не самих телевизоров.

При этом правообладатель не оспаривает того, что данные товары он не производит. Представленные же доказательства касаются только производства телевизоров, собирающихся из частей, которые покупаются у компаний, не имеющих никакого отношения к правообладателю товарного знака.

Таким образом, документы, касающиеся производства телевизоров, не могут подтверждать использование знака в отношении элементов и частей телевизоров, что свидетельствует о несоблюдении требований ст.22 Закона о товарных знаках, ст.ст.1484, 1486 Гражданского кодекса РФ.

Довод третьего лица о том, что суд неправомерно применил МКТУ, поскольку базовая регистрация была произведена еще до введения в действие МКТУ, отклоняется апелляционной коллегией как необоснованный.

Следует отметить, что п.2 ст.3 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков прямо предусматривает обязанность заявителей, подающих товарные знаки на международную регистрацию, руководствоваться именно терминологией МКТУ.

Как достоверно установлено судом первой инстанции, охрана международной регистрации N 211014 была предоставлена на основании заявления о территориальном расширении на территорию Российской Федерации. При этом с учетом п.2 ст.3ter Мадридского соглашения о международной регистрации знаков последующее указание о территориальном расширении вступает в силу с момента его внесения в международный реестр, то есть 18.10.1994.

Согласно ст.4 Мадридского соглашения после внесения в международный реестр знаку предоставляется охрана, как если бы он был заявлен в национальное ведомство непосредственно. Таким образом, территориальное расширение приравнивается к национальной заявке, имеющей приоритет от 18.10.1994.

В этой связи суд первой инстанции правомерно применил 6-ю редакцию МКТУ, действующую по состоянию на 18.10.1994, то есть на дату приоритета товарного знака.

Довод о том, что заявитель, подавая товарный знак на международную регистрацию, был связан терминологией товаров, приведенной в перечне национальной (базовой) регистрации, противоречит п.п.07.58, 07.59 Руководства к Мадридскому соглашению и ст.3 Мадридского соглашения, предписывающих, что в случае расхождения перечня товаров базовой (национальной) регистрации с терминологией МКТУ при подаче знака на международную регистрацию использовать эквивалентные термины из МКТУ.

Вопреки утверждению подателей жалоб, суд первой инстанции обоснованно отклонил представленное правообладателем Соглашение об использовании товарного знака, заключенное с ООО "Гурторг", правильно квалифицировав его как лицензионный договор, исходя из предмета, изложенного в п.1.1 Соглашения.

Ссылка ответчика на то, что наличие в договоре условия о контроле качества товаров указывает на смешанный характер договора, не может быть принята во внимание, поскольку на основании ч.2 ст.1489 Гражданского кодекса РФ контроль качества товаров, производимых лицензиатом, также является обязательным условием лицензионного договора.

Кроме того, суд правомерно учел то обстоятельство, что данный договор не был зарегистрирован в установленном порядке в Роспатенте, что в соответствии с ч.2 ст.1235 Гражданского кодекса РФ влечет его недействительность.

При этом довод Роспатента со ссылкой на ст.421 Гражданского кодекса РФ о свободе договора отклоняется коллегией, так как согласно ст.422 Кодекса договор должен соответствовать правилам, установленным законом.

Суд также обоснованно отклонил доводы ответчика и третьего лица о том, что фактическая деятельность ООО "Гурторг" по незарегистрированному и недействительному договору может рассматриваться в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя согласно ч.2 ст.1486 Гражданского кодекса РФ.

Исходя из системного толкования п.3 ст.434, п.1 ст.167 Гражданского кодекса РФ, предусмотренное ст.1486 Кодекса понятие использования товарного знака под контролем правообладателя не должно рассматриваться как возможность для сторон нарушать установленные требования об обязательной регистрации лицензионного договора. Поэтому использование под контролем правообладателя может осуществляться только в тех формах, которые не запрещены действующим законодательством.

Кроме того, ст.1486 Гражданского кодекса РФ разделяет понятие использование под контролем правообладателя и использование по лицензионному договору, поэтому использование товарного знака по незарегистрированному лицензионному договору не может одновременно рассматриваться в качестве использования под контролем правообладателя.

Представленные в материалы экспертные заключения, сертификаты свидетельствуют о контроле за качеством товара не самого правообладателя, а ООО "Гурторг".

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии каких-либо документов, подтверждающих использование спорного товарного знака под контролем правообладателя.

Апелляционный суд также поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что представленные доказательства не подтверждают использование товарного знака, в том числе потому, что не свидетельствуют о введении товара в гражданский оборот в рассматриваемый период времени.

Действия по передаче товара от комиссионера к комитенту в рамках договора комиссии от 12.01.2009, заключенного между ООО "Гурторг" и ООО "Ажелос", по ввозу товара на территорию Российской Федерации, а также его передаче ООО "Гурторг" на хранение третьему лицу не привели к передаче права собственности на этот товар другому лицу и, следовательно, введению товара в гражданский оборот в спорный период времени, в связи с чем сами по себе не могут подтверждать использование товарного знака в соответствии с требованиями ст.ст.1484, 1486 Гражданского кодекса РФ.

Вместе с тем в материалы дела не представлены доказательства реализации товаров от ООО "Ажелос" третьим лицам. Представленные же уточненный отчет N 4 от 25 апреля 2010 года с приложениями N 1-9, акт на выполнение услуг от 25 апреля 2010 года, а также письмо ООО "Ажелос" выходят за рассматриваемый трехлетний период, поскольку имеют дату более позднюю, чем дата подачи заявления- 26.03.2010.

Апелляционный суд также считает необходимым отметить, что передача товара дистрибьютерам на реализацию не свидетельствует о доведении товара конечному потребителю, поскольку дистрибьютеры таковыми не являются.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ответчика оснований для сохранения действия международной регистрации товарного знака N 211014 для товаров 09 класса МКТУ и, как следствие, о необходимости признания недействительным решения Роспатента от 13.11.2010 в данной части.

Согласно ч.1 ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В рассматриваемом случае, учитывая приведенные выше обстоятельства, права заявителя, связанные с регистрацией обозначения "ORION" и возможностью его использования в предпринимательской деятельности, признаются нарушенными.

Таким образом, совокупность предусмотренных законом условий, необходимых для удовлетворения заявленных требований, в данном случае установлена.

Доводы апелляционных жалоб содержат иную оценку собранным по делу доказательствам и иное толкование норм права, которым была дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены или изменения судебного акта.

Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционным жалобам распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ с учетом того, что Роспатент от их уплаты освобожден.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.48, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

заменить ООО "ОптимаТрейд" (ОГРН 1087746662112) на ООО "Дорада" (ОГРН 1112703003841) в порядке процессуального правопреемства.

решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.06.2012 по делу N А40-9396/11-110-75 оставить без изменения, апелляционные жалобы- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Попов

Судьи

Ж.В. Поташова С.М. Мухин