Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2013 г. N 09АП-27277/13

город Москва

18 сентября 2013 г.

Дело N А40-91787/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 сентября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей М.Е. Верстовой, А.А. Солоповой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2013 года

по делу N А40-91787/2012, принятое судьёй М.А. Ведерниковым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер"

(ОГРН 1027700059540, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., 5)

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью "СэйлНеймс"

(ОГРН 1057748734064, 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 44, оф. 19),

2) ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А.

(INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.)

(Глобал банк тауэр, 18 этаж. Офис 1801, 50 авеню, Панама Сити, Республика Панама)

(Global Bank Tower, 18-th Floor, office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama)

третьи лица: 1) Автономная некоммерческая организация "Координационный центр национального домена сети Интернет"

(ОГРН 1027739030582, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12),

2) ДАТАХОСТ ЛТД. (dataxost ltd.)

(кв. 102, цокольный этаж, Блейк билдинг, Корнер Ай рэнд Хатсон стритс, Белиз сити, Белиз)

(Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Yere & Hutson Streets, Belize City, Belize)

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Панферов И.Н. (доверенность от 14.01.2013),

Кудаков А.Д. (доверенность от 22.08.2013)

от ответчиков: 1) не явился, извещен

2) Глушенков А.В. (доверенность от 11.06.2013)

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" и ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) (далее - ответчики) о запрете ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) использовать в наименовании домена HIGHSCREEN.RU обозначение сходное с товарными знаками Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер", а также обязании Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" незамедлительно зарегистрировать на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" доменное имя HIGHSCREEN.RU.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2013 года в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что исключительное право на товарный знак HIGHSCREEN возникло у ответчика - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. значительно позднее зарегистрированного истцом права на данный товарный знак и после обращения в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Полагает, что зарегистрированный истцом товарный знак HIGHSCREEN с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации.

Настаивает, что в отсутствие законных прав и интересов у администратора домена создание правообладателю препятствий для регистрации домена в российском сегменте сети интернет, воспроизводящего принадлежащий правообладателю товарный знак, не позволяет реализовать его законные права на товарные знаки, а иск о запрете использования домена таким администратором подлежит удовлетворению.

Считает, что со стороны ответчика - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. имеет место факт недобросовестной конкуренции.

Ответчики отзывы на апелляционную жалобу не представили.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. против доводов жалобы возражал.

Ответчик - Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНеймс", и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" обладает исключительным правом в отношении использования серии товарных знаков HIGHSCREEN (по свидетельству N 335671, приоритет от 31.05.2006 г.), и ХАЙСКРИН (по свидетельству N 335670, приоритет 31.05.2006 г.), зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.10.2007 г. в отношении товаров 9 класса МКТУ.

ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) является правообладателем товарного знака HIGHSCREEN (по свидетельству N 478331, приоритет от 09.11.2011 г.), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.01.2013 г. в отношении товаров 10, 11, 19, 36, 38 классов МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" с 03.09.2011 г. является регистратором домена HIGHSCREEN.RU, а ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) является администратором домена HIGHSCREEN.RU.

Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Полагая, что действия ответчика - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) по использованию в доменном имени HIGHSCREEN.RU обозначения, тождественного товарному знаку истца HIGHSCREEN, право на которое у последнего возникло ранее, нарушают его исключительные права на указанный знак, Общество с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что регистрация за ответчиком - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) товарного знака HIGHSCREEN является основанием для использования данного обозначения любым законным способом, в том числе и в наименовании доменного имени.

Поскольку доменное имя HIGHSCREEN.RU не используется ответчиком для индивидуализации товаров и услуг аналогичных товарам и услугам, на которые у истца имеются исключительные права применительно к товарному знаку и классам МКТУ, факт нарушения права истца на товарный знак отсутствует.

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968 г., участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 г. N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что при оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как указано выше, Общество с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" обладает исключительным правом в отношении использования товарных знаков HIGHSCREEN (по свидетельству N 335671, приоритет от 31.05.2006 г.), и ХАЙСКРИН (по свидетельству N 335670, приоритет 31.05.2006 г.), зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.10.2007 г. в отношении товаров 9 класса МКТУ.

ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) является правообладателем товарного знака HIGHSCREEN (по свидетельству N 478331, приоритет от 09.11.2011 г.), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.01.2013 г. в отношении товаров 10, 11, 19, 36, 38 классов МКТУ.

Товарные знаки сторон являются тождественными.

В определении от 13.03.2013 г. по делу N А40-55153/2011 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что товарный знак с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом на момент регистрации доменного имени HIGHSCREEN.RU и обращения истца в суд с иском по настоящему делу ответчик - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) не обладал какими-либо законными правами и интересами в отношении доменного имени HIGHSCREEN.RU, не являлся владельцем одноименного товарного знака (товарный знак HIGHSCREEN.RU зарегистрирован ответчиком 15.01.2013 г.), доменное имя не отражало его имени или фирменного наименования его компании.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В рассматриваемом случае судебная коллегия приходит к выводу о том, что действия ответчика - ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) по использованию в доменном имени HIGHSCREEN.RU обозначения, тождественного товарному знаку истца, право на которое возникло ранее, нарушают исключительные права общества на указанный знак.

Поскольку товарный знак истца с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса), а регистрация на имя ответчика товарного знака произведена после регистрации домена, такие действия ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) по администрированию и использованию спорного домена нарушают исключительные права ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции.

С учетом квалификации действий ответчика по использованию спорного домена не только как нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, но и как акта недобросовестной конкуренции, приняв во внимание положения пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статьи 10 Гражданского кодекса, апелляционный суд считает неправомерным отказ суда первой инстанции в защите права Общества с ограниченной ответственностью ВОБИС Компьютер" на использование товарного знака, зарегистрированного на его имя, в спорном доменном имени.

Данный вывод суда соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по спору с аналогичными обстоятельствами, изложенной в Постановлении Президиума от 04.06.2013 г. по делу N А40-55153/2011.

Таким образом, действия ответчика по использованию в доменном имени HIGHSCREEN.RU товарного знака HIGHSCREEN, принадлежащего истцу, учитывая, что товарный знак истца с более ранним приоритетом имеет преимущество как средство индивидуализации, а также учитывая, что на момент обращения истца с иском по настоящему делу ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) не обладало какими-либо законными правами и интересами в отношении доменного имени HIGHSCREEN.RU, создают препятствия обществу для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2011 г. N 18012/10 разъяснено, что в отсутствие в отсутствие законных прав и интересов у администратора домена, создание правообладателю препятствий для регистрации домена в российском сегменте сети интернет, воспроизводящего принадлежащий правообладателю товарный знак, не позволяет реализовать его законные права на товарные знаки, и иск о запрете использования домена таким администратором подлежит удовлетворению.

Однако требование истца об обязании Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" незамедлительно зарегистрировать на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" доменное имя HIGHSCREEN.RU. удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" является организацией, осуществляющей деятельность по регистрации доменных имен.

Регистрация домена производится на основании "Регламента регистрации доменов в домене RU" и представляет собой занесение регистратором в Реестр на основании заявки заказчика информации о доменном имени и его администраторе.

Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрирован домен.

Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" с 03.09.2011 г. является регистратором домена HIGHSCREEN.RU и не использует товарный знак истца при осуществлении своей деятельности.

Поскольку администратором домена HIGHSCREEN.RU является ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.), оснований полагать, что Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" нарушает права и законные интересы истца (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) у суда не имеется, учитывая также, что нарушения требований закона при регистрации доменного имени HIGHSCREEN.RU со стороны Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" допущено не было.

Доказательств обратного истец не представил.

Данный вывод суда подтверждается сложившейся судебно-арбитражной практикой и соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 г. N 9833/09, согласно которой надлежащим ответчиком по делам о нарушении прав на товарные знаки и фирменное наименование в доменном имени, является администратор (владелец) домена.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального права, в связи с чем на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении исковых требований о запрете ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) использовать в наименовании домена HIGHSCREEN.RU.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поскольку требования Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" удовлетворены частично (только в части одного заявленного неимущественного требования) как по иску, так и по апелляционной жалобе, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина по иску в размере 4.000 руб. и по апелляционной жалобе в размере 1.000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2013 года по делу N А40-91787/2012 отменить.

Запретить ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) использовать в наименовании домена HIGHSCREEN.RU.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ИНТЕРНЕШНЛ ЛАУ АССОЦИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер" (ОГРН 1027700059540) расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 4.000 (четыре тысячи) рублей и расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1.000 (одна тысяча) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

М.Е. Верстова А.А. Солопова