Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2013 г. N 09АП-28407/13

г. Москва

27 сентября 2013 г.

Дело N А40-125826/12

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей О.Н. Лаптевой, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. Захаровой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "КОНТИ-РУС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от "28" июня 2013 г. по делу N А40-125826/12 по иску ЗАО "Пензенская кондитерская Фабрика" к ООО "Торговый дом"Русские Продукты торг", ЗАО"КОНТИ-РУС" о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании

от истца: Бостан О.Н. (по доверенности от 13.07.2013), Шайхутдинова П.А. (по доверенности от 13.07.2013), Красавин И.В. (по доверенности от 04.09.2013) от ответчика: ЗАО Конти-Рус - Нагорный А.И. (по доверенности от 20.12.2012), Горевой Е.Д. (по доверенности от 01.03.2013); Арутюнян А.А. (по доверенности от 11.07.2013); Громов О.В. (по доверенности от 11.07.2013); Самойлов А.С. (по доверенности от 11.07.2013) в судебное заседание не явились представители ответчика - ООО "Торговый Дом "Русские Продукты торг", извещено.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Торговый Дом "Русские Продукты торг" и ЗАО "Конти-Рус" (далее - ответчики) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "От всего сердца" (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2013 г. по делу N А40-125826/12 иск удовлетворен. Суд решил:

Взыскать с ООО "Торговый Дом "Русские Продукты торг" в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" 1 462 руб. 82 коп. компенсации, 2 000 руб. 00 коп. госпошлины по иску.

Взыскать с ЗАО "Конти-Рус" в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" 267 255 155 руб. 51 коп. компенсации, 41 447 руб. 11 коп. госпошлины по иску. Взыскать с ЗАО "Конти-Рус" в доход Федерального бюджета РФ 156 552 руб. 89 коп (том 6, л.д. 13-18).

Не согласившись с решением от 28 июня 2013 года ЗАО "КОНТИ-РУС" обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое решение.

По мнению заявителя, решение незаконно, принято при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными, и основанным на недопустимых и недостоверных доказательствах.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что по делу недоказаны обстоятельства использования Ответчиком 2 товарного знака истца на этикетках конфет; ходатайства ответчика об истребовании доказательств и отложении судебного заседания необоснованно отклонены судом; размер компенсации не доказан, судом неправильно определена стоимость и объемы товара.

Заявитель полагает, что суд не дал оценки доводам Ответчика 2 о злоупотреблении Истцом своими правами; суд неправомерно принял изменение предмета и основания иска.

Отзыв представлен истцом 17 сентября 2013 года.

Дело рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствии ООО "Торговый Дом "Русские Продукты торг", извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители ответчика поддержали доводы и требования апелляционной жалобы, представители истца возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "От всего сердца", охраняемого Свидетельством РФ N 206235, дата приоритета - 17.03.2000 года, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель, помадки, пралине, пастилки, торты, пирожные, печенье, вафли, мучные изделия кондитерские.

В жалобе заявитель ссылается на то, что решение незаконно, принято при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными, и основанным на недопустимых и недостоверных доказательствах, по делу недоказаны обстоятельства использования Ответчиком 2 товарного знака истца на этикетках конфет.

Данные доводы проверены апелляционной коллегией и подлежат отклонению на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 05.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно товарного чека N Рнф-008232 от 12.10.2011 года общество "Русские Продукты торг" на основании заказа N Зкк-146692 от 12.10.2011 года произвело поставку одной коробки конфет с названием "КОНТИ - От всего сердца" крем-миндаль, изготовленных АО "ПО "Конти" (Украина), весом 3 кг на сумму 730,41 рублей (243,47 рублей за 1 кг).

ЗАО "Конти-Рус" в сентябре 2011 года ввезло на территорию России конфеты с названием "КОНТИ - От всего сердца" айриш крем, весом брутто 8 395,20 кг в количестве 2640 коробов (решение Арбитражного суда Белгородской области от 27.02.2012 года по делу N А08-9648/2011)

На этикетках конфет "КОНТИ - От всего сердца" айриш крем и конфет "КОНТИ - От всего сердца" крем-миндаль имеются словесные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком "От всего сердца".

Это очевидно при визуальном сопоставлении обозначений на этикетках конфет с зарегистрированным словесным товарным знаком.

О сходстве до степени смешения обозначений на этикетках конфет "КОНТИ - От всего сердца" со словесным товарным знаком Истца свидетельствует решение Арбитражного суда Белгородской области от 27.02.2012 года по делу N А08-9648/2011, вынесенное по заявлению Белгородской таможни к ЗАО "Конти-Рус" о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьёй 14.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях "незаконное использование товарного знака".

Так, решением суда установлено, что "действия ЗАО "Конти-Рус" правильно квалифицированы по статье 14.10. КоАП РФ, так как данным обществом на таможенную территорию РФ ввезен товар, маркированный товарным знаком, права на которые правообладателем ему не передавались, то есть ЗАО "Конти-Рус" незаконно использовало чужой товарный знак". Суд пришёл к такому выводу, приняв во внимание в том числе, заключение эксперта ЭК-1-3366 от 11.11.2011 года. Решение Арбитражного суда Белгородской области по делу А08-9648/2011 было оставлено в силе постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2012 года.

Суд указал в обжалуемом решении, что выводы Арбитражного суда Белгородской области относительно контрафактности конфет "КОНТИ - От всего сердца" айриш крем, незаконно ввезенных обществом "Конти-Рус" на территорию России, относятся и к конфетам "КОНТИ - От всего сердца" крем-миндаль, поскольку этикетки этих конфет отличаются только цветом фона. Если фон этикеток конфет "КОНТИ - От всего сердца" айриш крем - оранжевый, то этикеток конфет "КОНТИ - От всего сердца" крем-миндаль - светло-зеленый, а в остальном, форма конфет, словесные и изобразительные элементы этикеток полностью совпадают.

Законодательство защищает интересы не только владельца товарного знака, но и покупателя, путём недопущения маркировки однородных товаров разных изготовителей сходными знаками или обозначениям, так как подобные действия могут привести к дезориентации потребителя.

Сходные до степени смешения с товарным знаком Истца обозначения идентифицируют конфеты, то есть товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 206235, правообладателем которого является Истец.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельными доводы жалобы о том, что ходатайства ответчика об истребовании доказательств и отложении судебного заседания необоснованно отклонены судом и отклоняет на основании следующего.

Как следует из материалов дела, Ответчиком 2 заявлены ходатайства об истребовании доказательств в ФТС и отложении судебного заседания. Судом данные ходатайства рассмотрены и отклонены протокольным определением от 26 июня 2013 года (том 6, л.д. 10-11).

Доводы апелляционной жалобы о том, что истец в ходе рассмотрения спора по настоящему делу в заявлении об уточнении исковых требований одновременно изменил предмет и основания иска, что в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации недопустимо, не принимаются апелляционным судом по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Предметом иска по настоящему делу является требование о взыскании компенсации с ответчиков.

Основанием иска является нарушение исключительных прав истца на товарный знак "От всего сердца".

В первоначальном исковом заявлении истец просил взыскать с ООО "Торговый Дом "Русские Продукты торг" в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "От всего сердца" в размере 1 462,82 рублей; взыскать с ЗАО "Конти-Рус" в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "От всего сердца" в размере 4 087 958,68 рублей (том 1, л.д. 4-8).

В уточненном исковом заявлении истец изложил просительную часть искового заявления в следующей редакции: взыскать с ООО "Торговый Дом "Русские Продукты торг" в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "От всего сердца" в размере 1 462,82 рублей; взыскать с ЗАО "Конти-Рус" в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "От всего сердца" в размере 267 255 155,51 рублей.

Суд первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованно принял заявленное истцом уточнение исковых требований, поскольку в рассматриваемом случае основание и предмет иска не изменилось, в своем заявлении истец лишь уточнил размер компенсации.

Доводы жалобы о том, что размер компенсации не доказан, судом неправильно определена стоимость и объемы товара отклоняются апелляционной коллегией на основании следующего.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещён товарный знак.

По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, как исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, так и иным способом, в том числе исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Истец просит взыскать компенсацию с первого ответчика в размере 1 462,82 руб. и со второго ответчика в размере 267 255 155,51 руб.

Судом установлено, что при ввозе товаров на территорию РФ, второй ответчик при предоставлении ГТД в таможенные органы РФ, самостоятельно указывал в наименовании ввозимого товара "от всего сердца", что является зарегистрированным товарным знаком, имеющим правовую охрану на территории РФ с приоритетом от 17.03.2000 г.

Как следует из материалов дела, общество ТД "Русские Продукты торг" реализовало 3 кг контрафактных конфет "КОНТИ - От всего сердца" крем-миндаль по цене 243,47 рублей за 1 кг. (согласно товарного чека (том 1, л.д. 17)

Двукратный размер стоимости контрафактной продукции, составил 1 462,82 руб.(243,47 руб.*3 кг*2).

В 2009-2011 году ЗАО "Конти-Рус" ввезло на таможенную территорию России (импортировало) конфеты со словесным обозначением "От всего сердца", произведённые АО ПО "Конти" (Украина) в количестве 1 824 658 кг на общую сумму 6 790 501 долларов США (письмо ФТС России от 22.01.2013 г. N 1313/01926).

Судом установлено, что в 2010 году ЗАО "Конти-Рус" ввезло на территорию РФ конфеты со словесным обозначением "От всего сердца" на этикетке, произведённые АО "ПО "Конти" (Украина) в количестве 952 359 кг на задекларированную сумму 3 584 451 долларов США, а в 2011 году - в количестве 191 282 кг на задекларированную сумму 851 599 долларов США, следовательно, двукратный размер стоимости контрафактной продукции, ввезенной ЗАО "Конти-Рус" в 2010-2011 годах, составляет 8 872 100 долларов США или 267 255 155 рублей 51 копейку (по курсу ЦБ РФ на - 06.02.2013 года, расчет представлен в материалы дела).

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельной ссылку заявителя на то, что суд не дал оценки доводам Ответчика 2 о злоупотреблении Истцом своими правами и отклоняет.

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в случае несоблюдения названных требований суд может отказать лицу в защите принадлежащих ему права.

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации" для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.

Исходя из существа заявленных требований и представленных истцом в обоснование иска доказательств, следует, что требования истца направлены на восстановление его прав на товарный знак "От всего сердца" (Свидетельство РФ N 206235, дата приоритета - 17.03.2000 года, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель, помадки, пралине, пастилки, торты, пирожные, печенье, вафли, мучные изделия кондитерские).

Доводы апелляционной жалобы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 июня 2013 года по делу N А40-125826/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

О.Н. Лаптева Д.Н. Садикова