Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2013 г. N 05АП-6521/13

г. Владивосток

28 ноября 2013 г.

Дело N А51-22917/2012

Резолютивная часть постановления оглашена 21 ноября 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 ноября 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего С.Б. Култышева,

судей С.М. Синицыной, Н.А. Скрипки,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.А. Хоменко,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Рот Фронт", открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", открытого акционерного общества "Приморский кондитер"

апелляционные производства N 05АП-6521/2013, 05АП-6522/2013, 05АП-6523/2013

на решение от 23.04.2013 судьи В.И. Куриленко,

по делу N А51-22917/2012 Арбитражного суда Приморского края

по иску (заявлению) открытого акционерного общества "Рот Фронт" (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985), открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ИНН 7706043263, ОГРН 1027700247618)

к открытому акционерному обществу "Приморский кондитер" (ИНН 2540009851, ОГРН 1022502257733)

о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки

при участии:

от ОАО "Рот Фронт": Евадокимов И.А. - паспорт, доверенность от 12.12.2012 сроком действия до 31.12.2013 со специальными полномочиями,

от ответчика: Карьков О.В. - паспорт, доверенность N 01-14/84 от 26.09.2012 сроком действия на один год со специальными полномочиями (до перерыва), Карагиоз С.В. - паспорт, доверенность от12.12.2012 сроком действия на три года со специальными полномочиями (после перерыва),

от ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь": Евадокимов И.А. - паспорт, доверенность от 12.12.2012 сроком действия до 31.12.2013 со специальными полномочиями (до перерыва), Карагиоз С.В. - паспорт, доверенность от12.12.2012 сроком действия на три года со специальными полномочиями (после перерыва),

от электронного СМИ РИА PrimaMedia: Кускова О.Б. - удостоверение N 99 (до перерыва).

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Рот Фронт" (далее - ОАО "Рот Фронт"), открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "МКФ "Красный Октябрь") обратились в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Приморский кондитер" (далее - ОАО "Приморский кондитер", ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 135 000 000 рублей.

Представителем истцов 18.04.2013 уточнены заявленные требования, просит взыскать с ответчика в пользу ОАО "Рот Фронт" 7 762 128 руб., из которых 2 762 128 руб. компенсация в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ и 5 000 000 компенсации в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ; в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" 6 035 000 руб. - компенсация в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ. Уточненные требования приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением суда от 23.04.2013 исковые требования удовлетворены частично, с ОАО "Приморский кондитер" в пользу ОАО "Рот Фронт" взыскано 2 862 128 руб. компенсации и 22 791 руб. 43 коп. государственной пошлины; с ОАО "Приморский кондитер" в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" взыскано 4 437 306 руб. компенсации, 39 097 руб. 56 коп. руб. госпошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование жалобы с учетом дополнений указал на необоснованное неприменение судом первой инстанции положений статьей 10 ГК РФ, положений законодательства о конкуренции, полагал в действиях истцов наличие недобросовестной конкуренции, с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ, отраженной в Определении от 01.04.2008 N 450-О-О КС, неверное толкование Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" (далее Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ N 5/29) о применении статьи 10 ГК РФ в спорах о защите права на товарный знак.

Полагал необходимым квалифицировать действия истцом по регистрации товарных знаков как злоупотребление правом, с учетом обстоятельства выпуска одноименной кондитерской продукции рядом предприятий бывшего СССР до дат приоритета товарных знаком истцов. Отметил действия истцов по неоднократному отказу в предоставлении лицензии на спорные товарные знаки как злоупотребление правом при использовании данных товарных знаков.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истцы обратились с апелляционными жалобами, оформленными единым текстом, в которых просят его изменить в части компенсаций за нарушение прав на товарные знаки "ШКОЛЬНЫЕ" N 156628, "ПИЛОТ" N 125797, "БУРЕНКА" N 149078.

В обоснование жалобы указывают со ссылкой на Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ N 5/29 на неверную оценку судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значения для снижения размера компенсации (в частности, взаимоотношений между сторонами спора по поводу заключения лицензионных договоров; обстоятельство предыдущего взыскания компенсации с ответчика в пользу истца по делу А51-18576/2010). Отмечают значительное сходство товарного знака истца "ПИЛОТ" с используемым ответчиком наименованием конфет "Пилотаж" с позиции этимологического, морфологического и словарного анализа, отсутствие оценки судом первой инстанции заключения патентного поверенного. Полагали необоснованным оставление без внимания требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака истца "БУРЕНКА" N 149078 в названиях реализуемых ответчиком конфет "КОРОВКА-БУРЕНКА" (молочный и сливочный вкусы), при удовлетворении требований о компенсации за использование в указанных наименованиях товарного знака истца "КОРОВКА" N 199900, отметив противоречие данного подхода правовой позиции, закрепленной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 9414/12.

Определением от 23.07.2013 рассмотрение апелляционных жалоб откладывалось на 22.08.2013 в 15 часов 00 минут

22.08.2013 в связи со сменой состава суда на основании статьи 18 АПК РФ рассмотрение дела начато сначала.

Определением от 22.08.2013 производство по делу приостановлено до опубликования мотивированного постановления Президиума ВАС РФ по делу N А40-9614/2012. Определением от 07.10.2013 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании 14.11.2013 представитель истцов поддержал доводы апелляционных жалоб, обжалуемое решение просил изменить. Представитель ответчика поддержал доводы заявленной апелляционной жалобы, обжалуемое решение просил отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 21.11.2013 до 12 часов 55 минут. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии представителей сторон. Представители поддержали свои доводы и возражения.

Из материалов дела, пояснений представителей лиц, участвующих в деле, судом апелляционной инстанции установлено следующее.

ОАО "Рот Фронт" является правообладателем товарных знаков: "Буратино" свидетельство N 127545, дата приоритета - 30.08.1993; "Ласточка"- свидетельство N 124607, дата приоритета - 30.08.1993; "Пилот" - свидетельство N 125797, дата приоритета - 17.09.1993; "Фруктово-ягодный букет"- свидетельство N 129916, дата приоритета - 30.09.1993; "Школьные"- свидетельство N 156618, дата приоритета - 11.06.1996; "Забава"- свидетельство N 126760, дата приоритета - 17.09.1993; "Антошка"- свидетельство N 126708, дата приоритета - 23.08.1993; "Лимончики"- свидетельство N 131234, дата приоритета - 30.08.1993; "Фея"- свидетельство N 145143, дата приоритета - 23.05.1995; "Цветной горошек"- свидетельство N 126771, дата приоритета - 27.09.1993; "Птичье молоко" - свидетельство N141209, дата приоритета - 23.08.1993.

ОАО "МКФ "Красный Октябрь" является правообладателем товарных знаков: "Соблазн"- свидетельство N 156291, дата приоритета - 29.07.1996; "Красный мак"- свидетельство N 103951, дата приоритета - 10.07.1991; "Золотой ключик" - свидетельство N 254249, дата приоритета - 15.10.2002 года и N 126031, дата приоритета - 12.10.1994; "Коровка" - свидетельство N199900, дата приоритета - 23.07.1999; "Буренка" - свидетельство N149078, дата приоритета - 23.09.1995; "Кара-кум" - свидетельство N 221036, дата приоритета - 15.12.2000; "Мишка косолапый" - свидетельство N 78644, дата приоритета - 10.11.1985.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе, в отношении кондитерских изделий.

Полагая нарушенными свои права на исключительное использование зарегистрированных товарных знаков ответчиком путем производства и реализации кондитерских изделий с наименованиями, маркированные обозначениями, с аналогичным и сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, ОАО "Рот Фронт" и ОАО "МКФ "Красный Октябрь" обратились в арбитражный суд с требованиями о взыскании с нарушителя компенсации.

При рассмотрении заявленных требований судом первой инстанции верно квалифицированы возникшие между сторонами правоотношения как отношения по защите прав на товарные знаки, в связи с чем в данном случае подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ, глава 76.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

На основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Оценивая позицию ответчика о наличии в действиях истцов по регистрации отмеченных товарных знаков критериев злоупотребления правом, неверном толкование Постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ N 5/29, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункта 62 указанного Постановления Пленумов в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно материалов дела регистрация прав истцов на отмеченные товарные знаки осуществлена в период с 1991 по 2002 годы, преимущественно в 1993 году, на основании положений действовавшего в указанный период Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон о товарных знаках).

Анализ положений Закона о товарных знаках, статьи 10 ГК РФ, введенного в действие 01.01.1995, содержания Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1), Гражданского кодекса РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964), не позволяют судебной коллегии прийти к выводу о наличии злоупотребления правом со стороны истцов непосредственно в связи с обстоятельством регистрации за собой соответствующих товарных знаков, в том числе с учетом отсутствия в гражданском законодательстве России до 1995 года категории "злоупотребление правом", имеющей непосредственное нормативное закрепление.

В соответствии со статьей 10 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в редакции от 15.07.1992, не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: самовольное использование товарного знака, фирменного наименования или маркировки товара, а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта. В редакции статьи 10 указанного закона от 25.05.1995 содержалось указание на недопущение продажи товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг

Пункт 2 статьи 10 данного закона о конкуренции, введенный Федеральным законом от 09.10.2002 N 122-ФЗ, установил, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

В то же время, на указанный период товарные знаки истцов уже являлись зарегистрированными.

Изложенные обстоятельства динамики совершенствования положений антимонопольного законодательства также приводят судебную коллегию к выводу об отсутствии оснований для оценки в качестве злоупотребления правом со стороны истцов при регистрации соответствующих товарных знаков в рамках оценки их действий с позиций законодательства о конкуренции в соответствующий период.

Доводы ответчика о необходимости уведомления истцами иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства кондитерских изделий для целей оформления коллективного товарного знака, отклоняется судебной коллегией, поскольку ответчиком не доказано наличие предпосылок для такой регистрации согласно положениям статьи 20 Закона о товарных знаках в виде фактического действия в указанный период в России соответствующего союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, выпускающих или реализующих товары, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

Содержание пункта 63 указанного совместного Постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ не позволяет судебной коллегии прийти к выводу о возможности применения содержащего в нем обязательного толкования правовых норм, поскольку в предмет рассмотрения по настоящему делу не входит оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку, настоящий спор не связан с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку). Такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Судебная коллегия отмечает отсутствие в материалах дела решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не усматривает оснований для применения правовых позиций Конституционного Суда РФ, отраженных в Определении от 01.04.2008 N 450-О-О КС.

Обстоятельство отказа со стороны истцов в заключении лицензионных соглашений с ответчиком относительно спорных товарных знаков с учетом действия положений статьи 421 ГК РФ не может быть рассмотрено в качестве основания, исключающего или снижающего ответственность за установленное нарушение исключительного права на отмеченные средства индивидуализации товаров.

Довод ответчика о том, что принятые по настоящему делу судебные акты противоречат правовой позиции Президиума ВАС РФ, отраженной в Постановлении от 23.04.2013 N 14186/12, несостоятелен, поскольку позиция суда надзорной инстанции не подлежит применению в настоящем случае в связи с рассмотрением спора по иным фактическим обстоятельствам.

В силу изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.

Оценивая позиции истцов в части заявления апелляционных жалоб, судебная коллегия отмечает следующее.

Обстоятельство фактического использования товарных знаков ответчиком (производство и реализация продукции) при маркировке выпускаемой продукции обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, подтверждено материалами дела (изображениями упаковок, оберток, кассовые и товарные чеки, сертификаты соответствия, данные страниц сайта ответчика в сети "Интернет" согласно протоколов осмотра).

При определении уровня сходства до степени смешения с товарными знаками истцов используемых ответчиком обозначений "Золотой ларчик", "Приморская ластонька", "Карабум" "Ластонька", "Шкодные", "Забавушка", "Маг", "Карабум", "Косолапов", "Птичье молоко Приморское", "Приморская ластонька", "Коровка Мудренка", судом первой инстанции обоснованно учтены правовые рекомендации пункта 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 (далее Правила),

Из реестра товарных знаков РФ следует, что истцы лицензию (разрешение) на использование соответствующих товарных ОАО "Приморский кондитер" не выдавали.

Оценивая вывод суда первой инстанции о том, что используемое ответчиком при производстве конфет обозначение "ПИЛОТАЖ" не является сходным до степени смешения с товарным знаком ОАО "Рот Фронт" "ПИЛОТ", судебная коллегия отмечает следующее.

Применяя положения пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, суд первой инстанции отметил что слова "ПИЛОТ" и "ПИЛОТАЖ" имеют различную смысловую нагрузку, а графическое изображение ответчика отличается от изображения истца. Таким образом, по мнению суда первой инстанции, не имеется сходства у товарного знака истца "ПИЛОТ" и обозначения ответчика "ПИЛОТАЖ", так как для потребителя они имеют достаточную различительную способность.

Однако, судом первой инстанции инее учтено следующее.

Оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, надлежит учитывать рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Анализ положений пунктов 14.4.2., 14.4.2.2., 3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в части сопоставления словесных и комбинированных обозначений применительно к фонетическим, графическим и семантическим признакам, позволяет прийти к выводам о включении в обозначение "ПИЛОТАЖ" словесного обозначения "ПИЛОТ" при доминирующем значении последнего в визуальном и смысловом восприятии, а также с учетом морфологического анализа сравниваемых обозначений. Судом апелляционной инстанции также принимается во внимание представленное в материалах дела заключение патентного поверенного РФ N 653 Леонова о сходстве товарного знака "ПИЛОТ", учитывается графический образ пилота самолета на используемой ответчиком упаковке конфет "Пилотаж".

В силу изложенного, отказ в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения относительно конфет "ПИЛОТАЖ" в доказанном истцом размере 197 968 рублей признается судебной коллегией необоснованным, не соответствующим материалам дела.

На основании указанного обстоятельства обжалуемое судебное решение подлежит изменению путем взыскания указанной суммы с ответчика в пользу ОАО "РотФронт".

При определении размера ответственности за незаконное использование товарных знаков ответчика судом первой инстанции обосновано применены положения пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При расчете размера подлежащей взысканию компенсации судом первой инстанции верно оценены материалы дела, включая справки ОАО "Приморский кондитер" от 14.02.2013 и от 25.03.2013 об объемах реализации продукции под обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов.

Оценивая доводы жалобы о необоснованном существенном снижении размера компенсации за незаконное использование товарного знака ОАО "Рот Фронт" "Школьные" путем использования обозначения "Шкодные", сходного до степени смешения, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно правовым разъяснениям, содержащимся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" (далее Постановление Пленумов ВС РФ, ВАС РФ N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание отмеченные критерии определении размера компенсации, судебная коллегия отмечает значительный срок незаконного использования обозначения "Шкодные", учитывает масштабы производства и оборота ответчика на рынке кондитерских изделий на Дальнем Востоке, а также обстоятельство ранее совершенного лицом нарушения исключительного права истца на товарный знак "Школьные".

Так, в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края от 18.04.2011 по делу N А51-18576/2010, с ответчика взыскивалась компенсация, в том числе за указанный товарный знак, в размере 300 000 рублей.

Оценивая обстоятельство продолжения нарушения после вынесения отмеченного судебного акта, несмотря на предпринятую ответчиком попытку изменения используемого обозначения со "Школьные" на "Шкодные", при сохранении сходства до степени смешения с товарным знаком истца, размер первоначального привлечения к ответственности за незаконное использование товарного знака по делу N А51-18576/2010 - 300 000 рублей, позицию истца о взыскании компенсации в максимальном размере, предусмотренном пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ - 5 000 000 рублей, апелляционная коллегия приходит к выводу о разумности и справедливости взыскания компенсации за незаконно использование отмеченного товарного знака истца в установленных обстоятельствах в размере 500 000 рублей. В связи с изложенным, обжалуемое решение подлежит изменению в указанной части.

При проверке судом первой инстанции расчета заявленных требований, признано необоснованным двойное включение в расчет стоимости реализованной продукции под марками "Коровка-Буренка" сливочный вкус суммы 418 504 руб., и "Коровка-Буренка" молочный вкус суммы 380 343 руб., в связи с чем в данной части иска отказано.

При этом судом первой инстанции не учтено следующее.

ОАО "МКФ "Красный Октябрь" является правообладателем товарных знаков "Коровка" - свидетельство N 199900, дата приоритета - 23.07.1999; "Буренка" - свидетельство N 149078, дата приоритета - 23.09.1995.

Обозначение ответчиком продукции под марками "Коровка-Буренка" сливочный вкус, "Коровка-Буренка" молочный вкус фактически содержит в себе оба словесных обозначений указанных товарных знаков ОАО "МКФ "Красный Октябрь".

В соответствии с правовой позицией, закрепленной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 9414/12 по делу N А13-8185/2011, размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак, при этом пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Данное постановление размещено на сайте ВАС РФ 17.01.2013, находилось в режиме неограниченного доступа на момент вынесения обжалуемого решения.

В силу изложенного, в удовлетворении требования ОАО "МКФ "Красный Октябрь" о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в рамках обозначений "Коровка-Буренка" сливочный вкус в сумме 418 504 руб., и "Коровка-Буренка" молочный вкус в сумме 380 343 руб. судом первой инстанции отказано необоснованно. В данной части решение подлежит изменению, требования ОАО "МКФ "Красный Октябрь" о взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в рамках обозначений "Коровка-Буренка" сливочный вкус в сумме 418 504 руб., и "Коровка-Буренка" молочный вкус в сумме 380 343 руб. подлежат удовлетворению.

Таким образом, судебной коллегией признается обоснованность доводов апелляционных жалоб истцов, в силу чего обжалуемое судебное решение подлежит изменению, в пользу ОАО "Рот Фронт" с ответчика подлежит взысканию 3 460 096 рублей компенсации, в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь"- 5 236 153 рубля компенсации, в остальной части заявленные требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. В силу части 5 статьи 110 АПК РФ по данному правилу распределяются судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса НК РФ при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 НК РФ.

Государственная пошлина возвращается в случае, если уменьшение размера исковых требований принято арбитражным судом (части 2, 5 статьи 49 АПК РФ). В связи с изложенным, учитывая принятие судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ уточнения исковых требований об уменьшении суммы иска, излишне уплаченная госпошлина по иску подлежит возврату из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Рот Фронт" в сумме 138 189 рублей 36 коп., открытому акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в сумме 146 825 рублей.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 23.04.2013 по делу N А51-22917/2012 изменить.

Взыскать с открытого акционерного общества "Приморский кондитер" в пользу открытого акционерного общества "Рот Фронт" 3 460 096 (три миллиона четыреста шестьдесят тысяч девяносто шесть) рублей компенсации, 27 553 (двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 11 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску, 230 (двести тридцать) рублей 07 коп. по апелляционной жалобе.

Взыскать с открытого акционерного общества "Приморский кондитер" в пользу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 5 236 153 (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля компенсации, 46 136 (сорок шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей 28 коп. расходов по уплате госпошлины по иску, 2000 (две тысячи) рублей по апелляционной жалобе.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительные листы.

Возвратить открытому акционерному обществу "Рот Фронт" из федерального бюджета 138 189 (сто тридцать восемь тысяч сто восемьдесят девять) рублей 36 коп. излишне уплаченной государственной пошлины по иску.

Возвратить открытому акционерному обществу "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" из федерального бюджета 146 825 (сто сорок шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей излишне уплаченной государственной пошлины по иску.

Выдать справки на возврат государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

С.Б. Култышев

Судьи

С.М. Синицына Н.А. Скрипка