Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2013 г. N ВАС-14567/13 "О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Попова В.В., судей Гросула Ю.В., Пауля Г.Д. рассмотрела в судебном заседании заявления общества с ограниченной ответственностью "Вельд-21" (ответчика), Москва и Компании "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.), Испания о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2012 по делу N А40-27210/2012-19-247, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.08.2013 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" (далее - общество "Александровы погреба") к обществу с ограниченной ответственностью "Вельд-21" (далее - общество "Вельд-21") о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 249951, 322207.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора привлечены: Компания "Хосе Эстевес" (Jose Estevesz S.A.) (далее - Компания), Федеральная таможенная служба "Центральная Акцизная Таможня".

СУД УСТАНОВИЛ:

решением от 21.12.2012 исковые требования удовлетворены частично. С общества "Вельд-21" в пользу общества "Александровы погреба" взыскано 150 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 решение от 21.12.2012 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.08.2013 названные судебные акты оставлены без изменения.

Общество "Вельд" и Компания просят пересмотреть указанные судебные акты в порядке надзора, ссылаясь на неправильное применение пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Гражданский кодекс). Указывают на то, что общество на законных основаниях использует товарные знаки, принадлежащие Компании по свидетельствам N 380008, 447015.

Компания обращает внимание на то, что товарный знак "MARQUES DEL REAL TESORO" имел международную регистрацию N 447015 от 09.06.1979, которая прекращена в 2009 году в связи с подачей им отдельной заявки на российскую регистрацию товарного знака.

Заявители утверждают, что на этикетке товара размещены не товарные знаки истца, а товарный знак "MARQUES DEL REAL TESORO", правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации по свидетельству N 380008 с приоритетом от 14.03.2008.

Рассмотрев доводы заявителей, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что общество "Александровы погреба" является правообладателем словесного товарного знака "TESERO/ТЕСОРО" по свидетельству N 249951 с приоритетом от 22.03.2002 и комбинированного товарного знака "TESERO" по свидетельству N 322207 с приоритетом от 14.11.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива).

Общество "Александровы погреба", указывая на то, что общество "Вельд-21" 21.01.2011 реализовало на территории Российской Федерации алкогольную продукцию, производства Компании, маркированную обозначением "REAL TESORO", сходным до степени смешения с его товарными знаками, что является нарушением исключительных прав, обратилось в суд с настоящим иском.

Суд, исследовав и оценив все представленные доказательства, пришел к выводу о том, что обозначение "REAL TESORO", нанесенное на этикетку алкогольной продукции Компании, сходно до степени смешения с товарными знаками истца по фонетическому, графическому и семантическому признакам, занимает доминирующее положение на этикетке товара, в связи с чем имеется угроза смешения обозначений (пункт 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32).

Суд признал факт незаконного использования ответчиком спорных товарных знаков общества "Александровы погреба" в отношении однородных товаров, что является нарушением исключительных прав истца, в связи с чем, руководствуясь статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса, взыскал компенсацию за данное правонарушение.

Суд отверг довод общества "Вельд-21" и Компании о том, что исключительные права истца не нарушены, поскольку ответчик использовал товарные знаки третьего лица, принадлежащие последнему на основании международной регистрации по свидетельству N 447015, а также по свидетельству N 380008, и товар ввезен на территорию Российской Федерации с разрешения этого правообладателя, как не подтвержденный надлежащими доказательствами.

Между тем судами не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Товарному знаку Компании в виде словесного обозначения "MARQUES DEL REAL TESORO" (Маркес Дель Реал Тесоро) предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации сроком действия до 14.03.2018, что подтверждается свидетельством N 380008, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Право на использование данного товарного знака принадлежит обществу "Вельд-21" на основании выданного ему разрешения, что правообладателем не оспаривается.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Суды удовлетворили иск, мотивировав его отсутствием различительной способности товарного знака "TESORO" с обозначением "REAL TESORO", присутствующим на алкогольной продукции, реализованной обществом "Вельд-21", не приняв во внимание наличие самостоятельного товарного знака по свидетельству N 380008, правовая охрана которого не оспорена в установленном законом порядке, что противоречит правовой позиции, сформированной постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

В силу статьи 1512 Гражданского кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 Гражданского кодекса) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 Гражданского кодекса).

При этом согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Удовлетворение иска о защите исключительного права на товарный знак истца по основанию отсутствия различительной способности товарного знака, правомерно используемого ответчиком, противоречит нормам Гражданского кодекса и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009N 5/29).

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 Кодекса) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание, и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса.

Таким образом, наличие охраняемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарного знака Компании, исключает возможность привлечения ответчика к ответственности за нарушение прав на товарные знаки истца.

Оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и противоречат правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Исходя из изложенного, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов в силу пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как нарушающих единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

Руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-27210/2012-19-247 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2012, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.08.2013.

Предложить лицам, участвующим в деле, предоставить отзыв в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на заявление о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора до 10.01.2014.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

Ю.В. Гросул Г.Д. Пауль