Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2015 г. N 09АП-32416/15

г. Москва

24 августа 2015 г.

Дело N А40-186265/14

Резолютивная часть постановления объявлена 17 августа 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 августа 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей О.Н. Лаптевой, А.А. Солоповой

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Касторама Рус"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2015 года по делу N А40-186265/14, принятое судьей Н.В. Фатеевой,

по иску Киилто Фемили Ой (Kiito Famili Oy) к Обществу с ограниченной ответственностью "Касторама Рус" Обществу с ограниченной ответственностью "Грейс" третье лицо: ЗАО "Киилто-Клей" о защите прав на товарный знак и взыскании 5 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ковалева М.С. (доверенность от 01.04.2015)

от ответчика: от ООО "Касторама Рус" - Антосевич Ю.А. (доверенность от 25.09.2014)

в заседание не явились представители ООО "Грейс" и третьего лица - ЗАО "Киилто-Клей", извещены.

УСТАНОВИЛ:

Киилто Фэмили Ой (Kiito Famili Oy, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью "Касторама Рус" (далее - ООО "Касторама Рус") и Обществу с ограниченной ответственностью "Грейс" (далее - ООО "Грейс") о пресечении нарушения исключительных прав Киилто Фэмили Ой на товарный знак "KIILTO" путем изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчиков контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак KIILTO, и об обязании ООО "Грейс" и ООО "Касторама Рус" солидарно выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарного знака "KIILTO" в сумме 5 000 000 рублей.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ЗАО "Киилто-Клей".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 11.06.2015 заявленные требования удовлетворены частично, суд обязал ООО "Грейс" и ООО "Касторама Рус" уничтожить контрафактные продукцию, этикетки, упаковки, на которых размещен товарный знак "KIILTO".

С ООО "Грейс" и ООО "Касторама Рус" в пользу Киилто Фэмили Ой судом взыскано солидарно 100 000 рублей компенсации.

В удовлетворении остальной части требований судом отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Касторама Рус" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило отменить решение от 11.06.2015 и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование жалобы, заявитель ссылается на неполно выясненные обстоятельства, имеющие значения для дела. Заявитель ссылается на недоказанность использования товарного знака.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в картотеке арбитражных дел на сайте http://arbitr.ru/ в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В заседании суда апелляционной инстанции 17.08.2015 представитель ООО "Касторама Рус" апелляционную жалобу поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, по доводам, изложенным в письменном отзыве.

ООО "Грейс" и третье лицо своих представителей для участия в разбирательстве не направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика - ООО "Грейс" и третьего лица.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2015 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Киилто Фэмили Ой ("Kiilto Famili Оу") (правопреемник Киилто Ой) является обладателем исключительных прав на товарный знак "KIILTO" (далее по тексту - товарный знак), зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков, что подтверждается свидетельством на товарный знак от 17.11.1997 N 158456. Приоритет товарного знака действует с 05.07.1995.

Киилто Фэмили Ой ("Kiilto Famili Оу") 23.03.2011 заключил с ЗАО "Киилто-Клей" лицензионный договор на использование товарного знака, зарегистрированный за номером РД0078255 от 23.03.2011 в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Согласно пункту 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращённые фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (пункт 2 статьи 1476 ГК РФ).

Истец указывает, что на территории Российской Федерации право на использование товарного знака "KIILTO" принадлежит ЗАО "Киилто-Клей" на основании лицензионного договора. Какие- либо иные лица на использование товарного знака на территории России не управомачивались ни компанией Киилто Фэмили Ой, ни компанией ЗАО "Киилто-Клей".

Истец ссылается на то, что в августе 2013 года ЗАО "Киилто-Клей" обнаружило в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга в продаже продукцию -клей профессиональный для напольных покрытий Rico Profi в банках по 4 кг, на этикетке которого размещена информация: произведено ЗАО "Киилто-Клей" по заказу ООО "Грейс" 199048, г. Санкт- Петербург, 16 линия В.О., д.85; изображен товарный знак "KIILTO" и сведения о ТУ (технических условиях) ЗАО "Киилто-Клей" 2242-010-27410476-2010.

Как усматривается из протокола осмотра от 03.09.2013, составленного временно исполняющим обязанности нотариуса Горошиной О.В. нотариального округа Санкт-Петербурга Петровым Г.Л., информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационно- телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах сайта расположенного по адресу: http://www.plintusa.com/production/ glue/

ricoprofi/ установлено, ООО "Грейс" предлагает к продаже продукция - клей профессиональный для напольных покрытий Rico Profi в банках по 4 кг, на этикетке которого размещена информация: произведено ЗАО "Киилто-Клей" по заказу ООО "Грейс" 199048, г. Санкт-Петербург, 16 линия В.О., д.85; изображен товарный знак KIILTO и сведения о ТУ ЗАО "Киилто-Клей" 2242-010-27410476-2010.

Реализация контрафактной продукции с использование товарного знака в городах Москве и Санкт-Петебурга осуществляется через торговые центры ООО "КАСТОРАМА РУС" с 08.11.2013.

Истцом 06.09.2013 в адрес ООО "Грейс" была направлена претензия с требованиями:

- прекратить использование фирменного наименования ЗАО "Киилто-Клей" на этикетках, упаковках товара, производимого и/или реализуемого ООО "Грейс", а также в рекламе(в т.ч. на интернет сайте) и любым иным способом;

- прекратить использование товарного знака на этикетках, упаковках товара, производимого и/или реализуемого ООО "Грейс", а также в рекламе (в т.ч. на интернет сайте) и любым иным способом;

- прекратить использование ТУ 2242-010-27410476-2010 при изготовлении и рекламе продукции;

- изъять из оборота и уничтожить все контрафактные этикетки и продукцию с незаконно нанесенными средствами индивидуализации группы компаний КИИЛТО.

- перечислить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Указанная претензия была оставлена ООО "Грейс" без удовлетворения.

В последующем с целью установления факта выполнения требований, изложенных в письме исх. N 06/13-37 от 06.09.2013 ЗАО "Киилто-Клей" были произведены контрольные закупки образцов контрафактного товара, а также выполнена фотосъемка выставленной в торговом зале контрафактной продукции: 8 ноября 2013 года в г. Котельники (чек N 0602780), 19 ноября 2013 года в г. Москве (чек N 106246), 18 ноября 2013 года в г. Санкт-Петербурге (чек N 100422), 12 июля 2014 года в г. Котельники (чек N 0602780).

Доказательства того, что реклама контрафактной продукции была удалена, также не представлены. Нотариус засвидетельствовал интернет-страницу 25.12.2014, тогда как ЗАО "Киилто-Клей" обратилось с письменным требованием прекратить нарушение права на товарный знак 06.09.2013.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (ст. 1229 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно представленной информации третьим лицом, между ЗАО "Киилто-Клей" и ООО "Грейс" заключался договор поставки N 08.09.11-1 от 08.09.2011, в соответствии с условиями которого, поставщик (ЗАО "Киилто-Клей") поставляет продукцию фирмы "Kiilto Оу", включая продукцию под торговой маркой "KESTO", отдельными партиями по заказам покупателя (ООО "Грейс"), а покупатель принимает и оплачивает товар на условиях заключенного договора.

Наименование товара, ассортимент, размер и вид упаковки, единица измерения товара, цена единицы товара каждого наименования, поставляемого поставщиком по договору, указаны в прайс-листе, являющемся неотъемлемой частью заключенного договора поставки.

Товар поставляется в упаковках, которые позволяют его индивидуализировать.

Исходя из товарной накладной N 118301 от 30.09.2011, клей "Кесто 2 Плюс" был поставлен в упаковках по 4 кг в количестве 1 000,00 шт.

На основании вышеуказанного, суд первой инстанции, а также апелляционной инстанции пришли к выводу, что товар был поставлен в 2011 году.

Кроме того, представлены доказательства, подтверждающие, что контрафактный товар (с незаконно нанесенным изображением товарного знака) реализовывался через магазины розничной сети ООО "Касторама Рус" в 2013 и 2014 годах, а также в магазине ИП Бунчук Е.В. в 2013 году.

Также, контрафактный товар предлагался к продаже посредством рекламы на сайте ООО "Грейс", что засвидетельствовано нотариусом.

Таким образом, поставка товара ЗАО "Киилто-Клей" в упаковках, которые обычно используются ЗАО "Киилто-Клей" при реализации продукции под торговой маркой "KIILTO", не имеет правового значения относительно непричастности ООО "Грейс" к введению в оборот контрафактной продукции.

Ссылка ООО "Касторама Рус", что реализовывая клей "KESTOPLUS", произведенный ЗАО "Киилто-Клей", с использованием товарного знака "KIILTO", ООО "Касторама Рус" действовал с фактического одобрения ЗАО "Киилто-Клей", с одной стороны подтверждает, что товарный знак "KIILTO" использовался ООО "Касторама Рус", а с другой стороны ООО "Касторама Рус" смешивает различные отношения, поскольку в данном деле речь идет не о продаже клея "KESTOPLUS", а о продаже клея "Rico Profi", к которому ни Киилто Фэмили Ой, ни ЗАО "Киилто-Клей" отношения не имеют.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Любое использование товарного знака осуществляется на основании лицензионного договора.

Согласно пункту 1 статьи 1490 ГК РФ лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в 7 заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование товарного знака (знаку обслуживания), в т.ч. в фирменном наименовании или коммерческом обозначении.

В связи с наличием факта использования товарного знака истца, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истца об уничтожении контрафактной продукции, этикеток, упаковок, на которых размещен товарный знак "KIILTO".

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Согласно разъяснениям указанных в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

ООО "Касторама Рус" - коммерческая организация, осуществляющая деятельность на свой риск, следовательно, ООО "Касторама Рус" отвечает за весь товар, который реализует через магазины своей сети. Законодательство РФ не предусматривает такое основание освобождения от ответственности как отсутствие возможности проводить проверку всех товаров на предмет соблюдения требования законодательства об интеллектуальной собственности.

ООО "Касторама Рус" при приемке товара должно было удостовериться в том, что товар отвечает требованиям законодательства РФ, прежде чем предлагать его к продаже неопределенному кругу лиц (в том числе и обычным потребителям)

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации в рамках настоящего арбитражного дела, суд учел, что истцом представлены доказательства реализации ответчиками незначительного количества продукции, доводы о значительном обороте товара являются предположением истца, не подтвержденным документально, в связи с чем возможным взыскать компенсацию в сумме 100 000 рублей.

Данный размер компенсации суд считает соразмерным допущенному ответчиком нарушению и разумным с учетом представленных документов о стоимости реализуемого товара и возможной прибыли ответчика.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2015 года по делу N А40-186265/14 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

А.А. Солопова О.Н. Лаптева