Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2016 г. N 15АП-2423/16

Требование: о взыскании долга и затрат, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

Вывод суда: решение суда первой инстанции оставлено в силе

город Ростов-на-Дону

02 марта 2016 г.

дело N А32-33362/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 марта 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующей судьи Пономаревой И.В.

судей Величко М.Г., Ереминой О.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "ДомБытХим": представитель Блошенцев В.И., паспорт, по доверенности от 27.08.2015;

от общества с ограниченной ответственностью "ТД ГРАСС": представитель Сироткина Д.Л., паспорт, по доверенности от 15.09.2015;

от ИП Дмитриева Сергея Юрьевича: представитель не явился, извещен.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы апелляционных жалоб общества с ограниченной ответственностью "ДомБытХим"; общества с ограниченной ответственностью "ТД ГРАСС"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29 декабря 2015 года по делу N А32-33362/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "ДомБытХим"

к ответчикам: индивидуальному предпринимателю Дмитриеву Сергею Юрьевичу; обществу с ограниченной ответственностью "ТД ГРАСС"

об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак и о взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Григорьевой Ю.С.,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ДомБытХим" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением, в котором просило суд обязать индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича прекратить нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, в частности прекратить предложение к продаже, продажу средства для прочистки канализационных труб, маркированного обозначением "KROT GEL"; взыскать с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича в пользу правообладателя товарного знака "КРОТ" по свидетельству N 159615 -ООО "ДОМБЫТХИМ", сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей; взыскать с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича в пользу ООО "ДОМБЫТХИМ" 10 000,00 (десять тысяч) рублей, в качестве компенсации расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска в Арбитражном суде Краснодарского края; обязать ООО "ТД ГРАСС" прекратить нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, в частности прекратить производство, предложение к продаже, хранение с целью продажи, продажу средства для прочистки канализационных труб, маркированного обозначением "KROT GEL"; взыскать с ООО "ТД ГРАСС" в пользу правообладателя товарного знака "КРОТ" по свидетельству N 159615 - ООО "ДОМБЫТХИМ", сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей; взыскать с ООО "ТД ГРАСС" в пользу ООО "ДОМБЫТХИМ" 29 000,00 (двадцать девять тысяч) рублей, в качестве компенсации расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска в Арбитражном суде Краснодарского края.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ООО "ТД ГРАСС" прекратить нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" (ОГРН 1032307164295) на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, в частности прекратить производство, предложение к продаже, хранение с целью продажи, продажу средства для прочистки канализационных труб, маркированного обозначением "KROT GEL". Взыскано с ООО "ТД ГРАСС" в пользу правообладателя товарного знака "КРОТ" по свидетельству N 159615 - ООО "ДОМБЫТХИМ" сумма компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей, а также 29 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде. В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец и ответчик обжаловали его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе истец просит решение суда изменить в части, удовлетворить исковые требования: обязать индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича прекратить нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, в частности прекратить предложение к продаже, продажу средства для прочистки канализационных труб, маркированного обозначением "KROT GEL"; взыскать с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича в пользу правообладателя товарного знака "КРОТ" по свидетельству N 159615 -ООО "ДОМБЫТХИМ", сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей; взыскать с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича в пользу ООО "ДОМБЫТХИМ" 10 000,00 (десять тысяч) рублей, в качестве компенсации расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска в Арбитражном суде Краснодарского края.. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом установлено, что ИП Дмитриев СЮ. осуществлял деятельность по предложению к продаже и по реализации контрафактной продукции. Сам ИП Дмитриев Ю.С. не отрицал факта предложения к продаже и реализации контрафактной продукции. ИП Дмитриев Ю.С. при реализации контрафактной продукции действовал от своего имени, что в частности подтверждается материалами дела, а именно товарным чеком от 06 июля 2015 года, который выдан именно от имени ИП Дмитриева С.Ю. С учетом вышеизложенного, считаем, что материалы дела свидетельствуют о том, что ИП Дмитриев СЮ. реализовывал контрафактную продукцию от своего имени. Именно ИП Дмитриев С.Ю. при реализации контрафактной продукции, становился продавцом при заключении соответствующих договоров розничной купли-продажи с потребителями и именно он нес все права и обязанности стороны по каждому конкретному договору розничной купли-продажи контрафактной продукции. В связи с чем довод суда о том, что ИП Дмитриев Ю.С. действовал от лица ООО "ТД ГРАСС" не подтверждается материалами дела. При этом договорные отношения между ООО "ТД ГРАСС" и ИП Дмитриевым Ю.С. не могут опровергать факта совершения ИП Дмитриевым самостоятельных действий, нарушающих исключительные права правообладателя, выражающихся в реализации контрафактной продукции. При этом договорные отношения между ООО "ТД ГРАСС" и ИП Дмитриевым Ю.С. могут послужить основанием применения положений пункта 4 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, в части возможности предъявления регрессных требований к ООО "ТД ГРАСС". Суд необоснованно полностью отказал в удовлетворении исковых требований к ИП Дмитриеву Ю.С. Суд мог снизить размер компенсации, заявленный по отношению к ИП Дмитриеву Ю.С. Истец считает разумным и справедливым взыскать с ИП Дмитриева Ю.С. сумму компенсации в размере 100 000 рублей.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда отменить, в иске отказать. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом сделан неправильный вывод об отсутствии в действия ООО "ДомБытХим" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством. N 159615 недобросовестной конкуренции в связи, с чем правообладателю должно было быть отказано в защите его прав. С учетом пояснений истца о том, что он, приобретая исключительное право на товарный знак "Крот", намеревался сохранить деловую репутацию данного бренда, можно сделать вывод о том, что истец намеревался получить необоснованные преимущества от использования репутации бренда к созданию и продвижению которого он не имел никакого отношения, соответственно такие действия должны признаваться недобросовестной конкуренцией. Вывод суда первой инстанции о том, что Ответчики не доказали наличие конкурентов на момент приобретения исключительного права на товарный знак "Крот" и нечестную цель его приобретения, является необоснованным. ООО "ТД ГраСС" представило в материалы дела, информацию о наличие следующих конкурентов на момент получения Истцом исключительного права на товарный знак: ООО "ХИМБЫТКОНТРАСТ" зарегистрировано 31.05.2001 и является правопреемником ООО "Торгово-производственная фирма "Нартекс" (далее ООО ТПФ "Нартекс"), которое вышло со своей продукцией на рынок бытовой химии в 1996 г.; ФГУП "РОСОБОРОНСТАНДАРТ" предоставил информацию о производителях средств для растворения загрязнений канализационных труб "Крот..", выпускаемых по ТУ, утвержденным до 1996 г. включительно (т.е. до даты подачи заявки на товарный знак "КРОТ"). Суд первой инстанции сделал необоснованный вывод относительно отсутствия в действиях ООО "ДомБытХим" недобросовестной конкуренции, поскольку данные обстоятельства были проверены УФ АС по Краснодарском у краю, который решил, что действия ООО "ДомБытХим", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак "КРОТ", не отвечают признакам недобросовестной конкуренции. Судом первой инстанции неправильно применены нормы ст. 1515 ГК РФ, в результате чего неверно определён размер компенсации. Компенсация абз. 1. п. 4. ст. 1515 ГК РФ должна была рассчитываться с учетом данных обстоятельств, а именно количества товара и его стоимость, никаких доказательств того, что ООО "ТД ГраСС" предлагало к продаже средство КROT GEL в большем объеме, чем 1 бутылка и в иной период, кроме как в день покупки суду не представлено, соответственно компенсация в 1 000 000 руб., является чрезмерно завышенной и необоснованной. Дело было рассмотрено судом первой инстанции с нарушением правил о подсудности.

В судебное заседание ИП Дмитриев Сергей Юрьевич, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя не обеспечил. В связи с изложенным апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие ИП Дмитриева Сергея Юрьевича в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "ДомБытХим" поддержал доводы своей апелляционной жалобы в полном объеме. Просил решение суда изменить в части, а именно удовлетворить исковые требования:

- обязать индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича прекратить нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, в частности прекратить предложение к продаже, продажу средства для прочистки канализационных труб, маркированного обозначением "KROT GEL";

- взыскать с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича в пользу правообладателя товарного знака "КРОТ" по свидетельству N 159615 -ООО "ДОМБЫТХИМ", сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей;

- взыскать с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича в пользу ООО "ДОМБЫТХИМ" 10 000,00 (десять тысяч) рублей, в качестве компенсации расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска в Арбитражном суде Краснодарского края.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "ТД ГРАСС" поддержал доводы своей апелляционной жалобы в полном объеме. Просил решение суда отменить в обжалуемой части и принять по делу новый судебный акт.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "ДомБытХим" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "ТД ГРАСС" по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просил решение суда изменить в части и принять по делу новый судебный акт. Представленный письменный отзыв судом апелляционной инстанции рассмотрен и приобщен к материалам дела.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака "КРОТ", защищенного свидетельством N 159615, с приоритетом от 19.06.1997 года, дата регистрации 30.12.1997 года.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 03, 35, 39, 42 классов МКТУ, в частности таких товаров 01 класса МКТУ как "моющие средства для промышленных целей, вещества для очистки" и таких товаров 03 класса МКТУ как "препараты для чистки, в том числе сточных труб, препараты для удаления ржавчины, растворы для очистки".

Как указано в исковом заявлении, истцу стало известно, что на территории Краснодарского края реализуется контрафактная продукция, т.е. продукция маркированная обозначением "KROT GEL", сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Реализация производиться ИП Дмитриевым Сергеем Юрьевичем, что подтверждается товарным чеком от 06 июля 2015 года.

Согласно сведениям, содержащимся на этикетке контрафактной продукции, производителем контрафактного товара является ООО "ТД ГРАСС".

В адрес ООО "ТД ГРАСС" 10.07.2015 года было направлено требование о прекращении незаконного использования товарного знака (исх. 259 от 10.07.2015 года). В названном уведомлении ответчику предлагалось в добровольном порядке прекратить незаконное использование товарного знака. ООО "ТД ГРАСС" письмом от 12.08.2015 года подтвердило факт получения вышеуказанного требования о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак.

Не смотря на уведомления истца, ответчик продолжал использовать товарный знак, что не оспаривается, более того, подтверждается ответчиком в представленном отзыве на иск.

Поскольку ответчик (ООО "ТД ГРАСС") не прекратил нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" на товарный знак истец обратился в суд с настоящим иском.

В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства судом первой инстанции обоснованно отказано как в процессуально необоснованном.

Рассмотрев ходатайство ответчика о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Волгоградской области суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что оно подлежит отклонению, поскольку одним из ответчиков выступает - индивидуальный предприниматель Дмитриев Сергей Юрьевич, постоянно проживающий в Краснодарском крае. Выделение требований к ООО "ТД ГРАСС" в отдельное производство и направление их по подсудности в Арбитражный суд Волгоградской области нецелесообразно, так как требования взаимосвязаны по правовому и фактическому основанию иска, а также по представленным доказательствам.

Ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу до рассмотрения Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации заявления ответчика о недобросовестной конкуренции со стороны истца, правомерно оставлено судом без удовлетворения, как не основанное на нормах ст. ст. 143 - 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Разрешая настоящее дело, суд первой инстанции правомерно и исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 1484 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец товарного знака обладает исключительным правом использовать товарный знак любым, не противоречащим закону способом. Пункт 2 ст. 1484 устанавливает, что владелец товарного знака вправе осуществлять свое исключительное право для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Владелец товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, а согласно п. 1 ст. 1229 части IV Гражданского кодекса РФ, вправе разрешать или запрещать использовать товарный знак другим лицам. Другие лица не могут использовать товарный знак без согласия правообладателя исключительного права на товарный знак.

Как следует из ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

В соответствии с п. 3. статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости

В соответствии с положениями ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

По правилам п.3 ст.1252 и ст.1301 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу п.43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

ООО "ТД ГРАСС" в вышеупомянутом отзыве ссылается на наличие в действиях ООО "ДомБытХим" признаков недобросовестной конкуренции.

Однако сам по себе факт известности в советский период времени средства для очистки канализационных труб "КРОТ" не свидетельствует о недобросовестности ООО "ДомБытХим"" в приобретении и использовании исключительного права на этот товарный знак.

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о конкуренции недобросовестная конкуренция - есть любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Согласно части 2 статьи 14 не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Законность регистрации в качестве товарного знака обозначения, широко известного и использовавшегося ранее в коммерческом обороте, подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 20.12.2001 N 287-0, проверявшим статьи 2, 4, 6 и 7 Закона о товарных знаках в той мере, в которой они позволяют регистрировать в качестве товарного знака словесные обозначения, используемые в коммерческом обороте неопределенное по продолжительности время, на имя только одного субъекта предпринимательской деятельности, на соответствие Конституции Российской Федерации, в том числе статье 34, содержащей запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, само по себе приобретение одним субъектом предпринимательской деятельности исключительного права на товарный знак, представляющий собой обозначение, используемое ранее в коммерческом обороте, закону не противоречит.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товара.

Таким образом, заявитель по правилам ст. 65 АПК РФ, заявляя о наличии в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак признаков недобросовестной конкуренции, обязано указать на доказательства:

- наличия конкурентов на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак (10.10.2005 года),

- цель приобретения исключительного права на товарный знак: причинение неблагоприятных последствий этим конкурентам (если они установлены), либо введение такими действиями потребителей в заблуждение относительно способа изготовления, свойств и пригодности к применению товара, либо иная нечестная цель.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2015 года по делу N СИП-744/2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что в том случае, когда факты существования конкурентов на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак, а также продолжения конкурентных отношений на момент осуществления правообладателем действий по использованию товарного знака, выразившихся в препятствовании использования тождественного или сходного до степени смешения обозначения иными лицами, будут установлены, подлежит оценке цель приобретения исключительного права на товарный знак.

Только при установлении недобросовестности (нечестности) такой цели, ее направленности на причинение неблагоприятных последствий выявленным конкурентам, действия лица, приобретшего исключительное право на товарный знак и использующего его в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

При обращении в суд или антимонопольный орган с требованием к правообладателю о признании его действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции подлежат удовлетворению заявления только тех хозяйствующих субъектов - конкурентов (существующих на момент использования исключительного права на товарный знак), которые (либо их правопредшественники) присутствовали на товарном рынке и на момент приобретения исключительного права на товарный знак; поскольку только в отношении них мог существовать отложенный умысел на причинение им убытков или вреда деловой репутации в будущем при более благоприятном стечении обстоятельств (недобросовестная цель приобретения исключительного права на товарный знак).

Кроме того, сами по себе действия правообладателя, направленные на защиту своего исключительного права на товарный знак, не только не запрещены, но и предписаны законом (ст. 1252, 1515 ГК РФ), поскольку корреспондируют обязанности всех и каждого это право не нарушать. То есть исключительное право на товарный знак по сути является законным способом ограничения конкуренции со стороны правообладателя по отношению к иным субъектам предпринимательской деятельности.

Таким образом, в представленном в материалы дела отзыве ООО "ТД ГРАСС" заявляет не о наличии недобросовестности правообладателя по отношению к нему как к юридическому лицу, а пытается заявить о том, что нарушаются права третьих лиц, в том числе юридических лиц, которые являются действующими лицензиатами (т.е. получили право на использование товарного знака в соответствии со своим волеизъявлением, в порядке, предусмотренном действующим законодательством).

В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законе порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (ст. 52 ГК РФ), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Таким образом, учитывая то, что каждое юридическое лицо является самостоятельным субъектом предпринимательской деятельности, то только оно само может определять нарушены или нет его права, в том числе обладает правом заявить в уполномоченные органы о факте нарушения его прав кем-либо, с предоставлением документов и сведений, которые свидетельствуют о факте нарушения его прав.

Более того, даже при наличии соответствующего заявления, вопрос о недобросовестности действий правообладателя по отношению к иным конкурентам может быть рассмотрен, но при обязательном соблюдении норм законодательства Российской Федерации о сроках давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, установленных ст. 41.1. ФЗ "О защите конкуренции".

Статьей 41.1. ФЗ "О защите конкуренции" установлено, что дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

При этом основания для отнесения нарушения, объективная сторона которого представляет собой недобросовестную конкуренцию, выражающуюся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак; к длящимся или продолжаемым правонарушениям отсутствуют.

Суд отмечает, что в случае признания в судебном порядке регистрации спорного товарного знака за истцом актом недобросовестной конкуренции, ответчик не лишен возможности обратиться с требованием о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сам по себе факт заключения лицензионного договора, как разновидности гражданско-правовой сделки свидетельствует о том, что стороны этого договора заключали эту сделки при соблюдении принципа свободного волеизъявления, стороны, подписывая лицензионный договор, действовали исключительно в своих интересах.

В силу п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Именно на потерпевшем (либо на лице, который потенциально может стать потерпевшим) лежит бремя доказывания того факта, что основной целью действий правонарушителя было причинение ему вреда, поскольку это обусловлено провозглашенной в пункте 3 статьи 10 Гражданского кодекса РФ общей презумпцией разумности и добросовестности действий участников гражданских правоотношений. Управомоченное лицо считается поступающим разумно и добросовестно, пока не будет доказано иное.

Как указывает истец в своих письменных пояснениях, главной целью ООО "ДомБытХим" при приобретении исключительного права на товарный знак "КРОТ" было сохранение репутации товарного знака "КРОТ", что было возможно только при условии обеспечения сохранения тех качественных характеристик, которые необходимы для обеспечения функции такого товара как "средство для очистки канализационных труб". В случае бесконтрольного, безответственного использования обозначения "КРОТ" различными лицами для маркировки некачественной продукции, даже в течение непродолжительного времени, ценность данного обозначения может снизиться практически до нуля, т.к. потребитель просто перестанет приобретать товар с таким наименованием, что в целом согласуется с позицией Конституционного суда Российской Федерации, отметившего, что отмена исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки, в том числе на товарные знаки, представляющие собой широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте наименования, привела бы к свободному использованию - в смысле ст. 4 Федерального закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" - товарного знака любым хозяйствующим субъектом, без принятия им на себя соответствующих обязательств в отношении качества продукции. Указанное не только нарушило бы охраняемые в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации права владельца интеллектуальной собственности, но и повлекло бы за собой существенное ущемление прав потребителей такой продукции (Определение Конституционного суда Российской Федерации от 20.12.2001 г. N 287-0).

При этом ООО "ДомБытХим" не отрицает того, что приобретение товарного знака "КРОТ" также было произведено с целью защиты своей собственной производимой продукции "КРОТ", для сохранения объемов производимой продукции, и, естественно, для сохранения прибыли от реализации производимой продукции.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю было установлено, что действия ООО "ДомБытХим", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак "КРОТ", не отвечают признакам недобросовестной конкуренции, а именно: не противоречат требованиям действующего законодательства; не направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, вследствие чего не являются актом недобросовестной конкуренции.

Данное решение УФАС было обжаловано в Арбитражный суд Краснодарского края (дело N А32-5619/2007-11/137). Арбитражный суд Краснодарского края решением от 04 июля 2007 года оставил решение УФАС по Краснодарскому краю в силе.

Статьей 16 АПК РФ установлено, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, заявляя о компенсации просит взыскать с ООО "ТД ГРАСС" 1 000 000 руб. 00 коп., мотивируя это следующим.

В отношении ООО "ТД ГРАСС" истец выбрал вид компенсации, определяемый по усмотрению суда, исходя из характера правонарушения (абз. 1. п. 4. ст. 1515 ГК РФ).

Истец полагает, что при определении характера правонарушения могут быть учтены любые обстоятельства, в том числе на обоснованность заявленного размера компенсации может влиять размер той выгоды, на которую ООО "ДомБытХим" вправе было бы рассчитывать как правообладатель в случае заключения лицензионного договора.

ООО "ДомБытХим" заключены лицензионные договоры со следующими лицензиатами:

- с ООО "Фабрика бытовой химии" лицензионный договор о передаче неисключительных прав на товарный знак, зарегистрированный 28 марта 2014 года, в соответствии с п 7.1. которого лицензиат уплачивает лицензиару ежемесячные лицензионные платежи в размере 22 500 рублей;

- с ООО "Опт-Трейд" лицензионный договор о передаче неисключительных прав на товарный знак, зарегистрированный 5 мая 2011 года, в соответствии с п. 7.1. которого лицензиат уплачивает лицензиару ежемесячные лицензионные платежи с 2011 по 2012 год в размере 17 000 рублей, с 2013 по 2014 год в размере 20 000 рублей, с 2015 года в размере 23 000 рублей;

- с ООО "Компания НБТ" лицензионный договор о передаче неисключительных прав на товарный знак, зарегистрированный 01 апреля 2014 года, в соответствии с п. 7.1. которого лицензиат уплачивает лицензиару ежемесячные лицензионные платежи в размере 25 000 рублей.

Как видно в среднем размер ежемесячного лицензионного платежа составляет примерно 20 - 25 тысяч рублей. Даже если взять минимальный размер ежемесячного лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования товарного знака "КРОТ" 20 тысяч рублей, то получится, что лицензиат в среднем уплачивает правообладателю не менее 240 000 рублей в год.

Исходя из информации, содержащейся в отзывах ответчиков, ООО "ТД ГРАСС" реализует контрафактную продукцию на основании договора от 31 января 2013 года, т.е. производит продукцию в течение почти трех лет.

Сам факт производства контрафактной продукции как минимум с января 2013 года не отрицается ООО "ТД ГРАСС", кроме того подтверждается свидетельством о государственной регистрации N BY.70.06.01.015.Е.0008250215 от 04.02.2015 года, размещенным на сайте ООО "ТД ГРАСС", которое выдано в отношении продукции "KROT", "KROT gel" на основании протоколов испытания продукции от 23.01.2013 года.

Таким образом, если бы ООО "ТД ГРАСС" использовало бы товарный знак на законных основаниях, то он обязан был бы оплатить лицензионное вознаграждение:

- за 11 месяцев 2013 года - 220 000 рублей;

- за 12 месяцев 2014 года - 240 000 рублей;

- за 11 месяцев 2015 года - 220 000 рублей.

Учитывая то, что законодателем предусмотрена возможность определения компенсации на основании положений абз. 2. п. 4. ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, то разумный и справедливый размер компенсации мог бы составить 1 360 000 рублей (680 000 рублей х 2).

Суд первой инстанции правомерно учел тот факт, что даже компенсация в размере 1 360 000 рублей соответствовала бы принципам разумности и справедливости, с учетом чего компенсация исходя из характера правонарушения заявленная в размере 1 000 000 рублей является разумной и справедливой, учитывает характер правонарушения, его длительность, вину ответчика, размер вероятных убытков правообладателя, поведение нарушителя и т.д.

Кроме того, возможные убытки истца, вызванные распространением контрафактного товара, торговля которым уменьшает покупательской спрос на товары, произведенные непосредственно истцом, могут быть существенно выше указанных сумм.

В связи с вышеизложенным, требования истца в части обязания ООО "ТД ГРАСС" прекратить нарушение исключительных прав ООО "ДОМБЫТХИМ" на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, в частности, прекратить производство, предложение к продаже, хранение с целью продажи, продажу средства для прочистки канализационных труб, маркированного обозначением "KROT GEL", а также взыскания ООО "ТД ГРАСС" в пользу правообладателя товарного знака "КРОТ" по свидетельству N 159615 - ООО "ДОМБЫТХИМ" сумму компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований, в частности, в отношении ответчика - индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича суд первой инстанции обоснованно отказал, поскольку в соответствии с договором поручения от 31.01.2013 г. поверенный (ИП Дмитриев Сергей Юрьевич) обязуется совершать от имени и за счет доверителя (ООО "ТД ГРАСС") следующие юридические действия: распространять продукцию торговой марки GRASS на территории города Краснодара. Таким образом, ответчик - ИП Дмитриев Сергей Юрьевич, предлагая к продаже и реализации контрафактную продукцию, действовал не от своего имени, а от имени и в интересах ООО "ТД ГРАСС". Поэтому в его действиях суд не усматривает нарушений прав истца помимо тех, которые допущены вторым ответчиком (ООО "ТД ГРАСС"). При таких обстоятельствах отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за нарушение прав истца с индивидуального предпринимателя Дмитриева Сергея Юрьевича.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда певрой инстанции о том, что действиях ООО "ДомБытХим" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "КРОТ", защищенный свидетельством N 159615, отсутствуют признаки недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Сам по себе факт известности в советский период времени средства для очистки канализационных труб "КРОТ" не свидетельствует о недобросовестности ООО "ДомБытХим"" в приобретении и использовании исключительного права на этот товарный знак.

Законность регистрации в качестве товарного знака обозначения, широко известного и использовавшегося ранее в коммерческом обороте, подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 20.12.2001 N 287-О, проверявшим статьи 2, 4, 6 и 7 Закона о товарных знаках в той мере, в которой они позволяют регистрировать в качестве товарного знака словесные обозначения, используемые в коммерческом обороте неопределенное по продолжительности время, на имя только одного субъекта предпринимательской деятельности, на соответствие Конституции Российской Федерации, в том числе статье 34, содержащей запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, верным является вывод суда первой инстанции о том, что законом не предусмотрено ограничений приобретения одним субъектом предпринимательской деятельности исключительного права на товарный знак, представляющий собой обозначение, используемое ранее в коммерческом обороте.

С учетом изложенного для целей определения возможности квалификации действий общества "ДомБытХим" по приобретению исключительного права на товарный знак "КРОТ" как акта недобросовестной конкуренции эти действия подлежат оценке с точки зрения их добросовестности.

ООО "ТД ГРАСС", в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не представлено доказательств наличия в действиях ООО "ДомБытХим" по приобретению исключительного права на товарный знак признаков недобросовестной конкуренции,

Доводы ООО "ТД ГРАСС" о том, что нарушаются права третьих лиц, в том числе юридических лиц, которые являются действующими лицензиатами, отклоняются судом апелляционной инстанции.

Таким образом, учитывая то, что каждое юридическое лицо является самостоятельным субъектом предпринимательской деятельности, оно обладает правом заявить в уполномоченные органы о факте нарушения его прав кем-либо, с предоставлением документов и сведений, которые свидетельствуют о факте нарушения его прав.

Данное решение УФАС было обжаловано в Арбитражный суд Краснодарского края (дело N А32-5619/2007-11/137). Арбитражный суд Краснодарского края решением от 04 июля 2007 года (решение прилагалось к исковому заявлению) оставил решение УФАС по Краснодарскому краю в силе.

Пункт 1 статьи 6 Федерального Конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" также устанавливает, что вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с положениями абзаца 5 части 1 статьи 48 ФЗ "О защите конкуренции" наличие вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) является основанием для прекращения рассмотрения дела об антимонопольном нарушении.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю рассматривало конкретное заявление - ООО "ХИМБЫТКОНТРАСТ", но в рамках рассмотрения настоящего дела в целом исследовался вопрос о законности приобретения ООО "ДомБытХим" исключительных прав на товарный знак "КРОТ", а не только вопрос о действиях ООО "ДомБытХим" по отношению к конкретному лицу - заявителю.

Истец указывает, что данное обстоятельство является основанием, подтверждающим добросовестность действий ООО "ДомБытХим" именно при приобретении исключительного права на товарный знак "КРОТ".

Ссылки ООО "ТД ГРАСС" на необоснованность расчёта компенсации не основаны на нормах законодательства Российской Федерации и не соответствуют материалам дела. Истец также выбрал вид компенсации, определяемый по усмотрению суда, исходя из характера правонарушения (абз. 1. п. 4. ст. 1515 ГК РФ). Правообладатель, равно как и суд, не менял способа определения размера компенсации на способ, предусмотренный абз. 2. п. 4. ст. 1515 ГК РФ. Суд при определении компенсации, рассчитываемой на основании абз. 1. п. 4. ст. 1515 ГК РФ, абсолютно обоснованно учел доказательства того, что ООО "ДомБытХим" заключены лицензионные договоры со следующими Лицензиатами: с ООО "Фабрика бытовой химии" заключен Лицензионный договор о передаче неисключительных прав на товарный знак, зарегистрированный 28 марта 2014 года (см. Приложение N 1), в соответствии с п 7.1. которого Лицензиат уплачивает Лицензиару ежемесячные лицензионные платежи в размере 22 500,00 рублей; с ООО "Опт-Трейд" заключен Лицензионный договор о передаче неисключительных прав на товарный знак, зарегистрированный 5 мая 2011 года (см. Приложение N 2), в соответствии с п. 7.1. которого Лицензиат уплачивает Лицензиару ежемесячные лицензионные платежи с 2011 по 2012 год в размере 17 000,00 рублей, с 2013 по 2014 год в размере 20 000,00 рублей, с 2015 года в размере 23 000,00 рублей; с ООО "Компания НБТ" заключен Лицензионный договор о передаче неисключительных прав на товарный знак, зарегистрированный 01 апреля 2014 года (см. Приложение N 3), в соответствии с п. 7.1. которого Лицензиат уплачивает Лицензиару ежемесячные лицензионные платежи в размере 25 000,00 рублей.

Сам факт производства контрафактной продукции как минимум с января 2013 года не отрицается ответчиком, кроме того подтверждается Свидетельством о государственной регистрации N BY.70.06.01.015.Е.0008250215 от 04.02.2015 года (см. Приложение 4), размещенным на сайте Ответчика 2., которое выдано в отношении продукции "KROT", "KROT gel" на основании протоколов испытания продукции от 23.01.2013 года.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, являлись предметом исследования арбитражного суда первой инстанции, который дал им надлежащую правовую оценку. Арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов арбитражного суда первой инстанции.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29 декабря 2015 года по делу N А32-33362/2015 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

И.В. Пономарева

Судьи

М.Г. Величко
О.А. Еремина

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.