Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2016 г. N 15АП-14998/16

город Ростов-на-Дону

06 октября 2016 г.

дело N А32-38310/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 05 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 октября 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Глазуновой И.Н.,

судей Ильиной М.В., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Невретдиновым А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества "Тандер", индивидуального предпринимателя Запольского Игоря Юрьевича на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.07.2016 по делу N А32-38310/2015 (судья Боровик А.М.) по иску индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича к индивидуальному предпринимателю Запольскому Игорю Юрьевичу, при участии третьего лица акционерного общества "Тандер" о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, судебных издержек,

при участии представителей: от истца - не явился (ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие стороны); от ответчика - не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом; от третьего лица - Хлыстов П.В. (доверенность от 17.06.2016);

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Скавыш Евгений Леонидович обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю Запольскому Игорю Юрьевичу (далее предприниматель)о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака за незаконное использование товарного знака N 515848 в сумме 300 000 руб., о взыскании судебных издержек в размере 80 руб.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на товар.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Тандер" (далее общество).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.07.2016 исковые требования удовлетворены частично. Суд определил размер компенсации 145 714,29 руб. с учетом произведенного расчета на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, также взыскал судебные расходы 80 руб., в доход федерального бюджета с ответчика взыскана государственная пошлина по иску.

Акционерное общество "Тандер" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просило решение суда отменить, принять новый судебный акт, взыскать в пользу истца компенсацию в размере, не превышающем 399,24 руб. Полагает, что размер компенсации не соразмерен последствиям допущенного нарушения, суд не учел - срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие раннее совершенных истцом нарушений исключительного права ответчика, вероятные убытки правообладателя. Несмотря на правовую охрану товарного знака N 515848 (МКТУ 28), использование словесного обозначения "Небесные фонарики" на упаковках товара не вводят потребителя в заблуждение, факт смешения товаров до степени сходства не подтвержден.

Индивидуальный предприниматель Запольский Игорь Юрьевич также обжаловал решение суда, просит - изменить решение по делу в части указания суммы компенсации, снизить ее до двукратной стоимости товара, реализованного с незаконно нанесенным товарным знаком. Считает, что судом нарушены нормы материального права - взысканная сумма явно не соответствует последствиям допущенного нарушения. В письменных объяснениях по жалобе третьего лица предприниматель указал, что взысканная компенсация при вероятных убытках истца, не превышающих 202 рубля, не соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В судебном заседании представитель третьего лица поддержал доводы апелляционных жалоб, пояснил, что расчет компенсации в размере 399,24 руб. произведен обществом из расчета незаконного использования словесного обозначения в течение 1 дня, что имело место фактически.

Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав представителя третьего лица, обозрев вещественное доказательство, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Скавыш Евгений Леонидович является правообладателем товарного знака N 515848 по свидетельству, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

10.09.2015 в магазине "Все для праздника и свадьбы", расположенном по адресу Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 86, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ИП Запольский И.Ю., предлагался к продаже и был реализован по договору розничной купли-продажи товар - "Небесный фонарик "Сердце", на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 515848.

В подтверждение данного факта истцом суду представлены: чек от 10.09.2015, содержащий сведения о наименовании продавца и его реквизиты, уплаченной за товар денежной сумме - 45 рублей, дате заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения; приобретенный товар; фотографии данного товара; видеозапись процесса приобретения товара.

Истец не давал ответчику согласие на использование товарного знака "Небесные фонарики" по свидетельству N 515848.

Согласно этикетке товара маркированного товарным знаком истца, ввод в оборот на территории РФ осуществило АО "Тандер".

Полагая, что фактом продажи товара ИП Запольским И.Ю. нарушено исключительное право истца на товарный знак по свидетельству N 515848 "Небесный фонарик", ИП Скавыш Е.Л. обратился с иском в арбитражный суд.

Частично удовлетворив исковые требования, суд первой инстанции правомерно исходил из доказанности незаконного использования ответчиком товарного знака истца. Не согласиться с данными выводами у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Факт незаконного использования ответчиком товарного знака "Небесные фонарики" подтвержден вышеуказанными доказательствами, доказательств наличия у него права на использование данного знака в материалы дела не представлено.

Доводы жалоб о том, что надпись на упаковке реализованного товара "Небесные фонарики", несмотря на то что относится к 28 классу МКТУ и, находится в сфере правовой защиты товарного знака N 515848, не вводит потребителей в заблуждение, не могут быть признаны обоснованными, поскольку в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений не только в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование обозначения "Небесные фонарики" при осуществлении розничной торговли может ввести в заблуждение потребителя и (или) контрагента в результате его сходства с товарным знаком третьего лица.

В силу части 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктом 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с пунктом 43.4 указанного постановления при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Компенсация рассчитана судом как двойная стоимость лицензии на право использования товарного знака с учетом положений пунктов 1.2.2, 6.1. лицензионного договора от 10.10.2014.

Однако, судом первой инстанции доводы ответчика и третьего лица, изложенные ими в возражениях и пояснениях на иск в письменном виде, о наличии оснований для снижения компенсации не проверены и не оценены.

В тоже время апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для уменьшения размера компенсации ввиду отсутствия в материалах дела доказательств причинения истцу вероятных убытков, что явилось одним из критериев, влияющих на определение размера компенсации (пункт 43.3 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного ко взысканию размера компенсации исходя из принципов ее разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, то есть с необходимостью приведения правообладателя в такое имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно; организационно-правовая форма нарушителя, его имущественное положение, основные виды осуществляемой им деятельности и степень их доходности не могут быть приняты судом во внимание в целях оценки фактических обстоятельств на предмет наличия оснований для уменьшения заявленной ко взысканию суммы компенсации; в этих целях значимыми могут быть признаны исключительно обстоятельства, характеризующие имевшее место событие нарушения исключительных прав правообладателя и наступившие (либо вероятные) последствия такого нарушения.

Апелляционный суд полагает, что избранный истцом вид компенсации не ограничивает право суда снижать размер компенсации, исчисленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), ввиду чего выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

Судом первой инстанции не оценена специфика суммы компенсации, которая по своей правовой природе должна носит компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя. Взыскание значительных сумм, явно не соответствующих последствиям допущенного нарушения права, по сути ведет к нарушению принципов и положений статьи 1515 ГК РФ.

Судом апелляционной инстанции учитывается, что в настоящем деле имела место разовая реализации одной единицы товара, что могло привести к возникновению убытков, не превышающих стоимость права на использование одной единицы товара.

Ответчиком и третьим лицом на основании представленного истцом лицензионного договора произведен расчет суммы недополученного вознаграждения от реализации одного товара следующим образом: "Количество единиц товара маркированных товарным знаком -1 шт.

Плата за использование товарного знака согласно условиям предоставленного договора 150 000,00 рублей за первый год и по 60 000,00 рублей за последующие годы Срок действия договора - 7 лет. Средняя ставка платы за использование товарного знака составит: (150 000 4 60 000.00 * 6)/7 = 72 857,14 руб. в год. Указанная оплата включает возможность реализации 50 000 единиц товара, свыше указанного количества подлежит внесению дополнительная оплата в размере 0.50 рублей за единицу товара. Сумма убытков от реализации одной единицы товара составит: 72 857.14 руб. / 50 000 = 1.46 руб.".

Если определять стоимость использования товарного знака исходя из периода реализации установленного материалами дела (1 день), то размер убытков истца составит: 72 857,14 /365 - 199.61 руб.

Указанные в расчете суммы не могут быть приняты за основу при определении размера компенсации, однако свидетельствуют о необходимости снижения определенного судом первой инстанции размера с учетом принципа разумности при соблюдении компенсационной функции.

Ответчиком реализация осуществлялась вторично, поскольку спорный товар приобретался в розничной сети магазинов "Магнит", что, с учетом действующей презумпции добросовестности и обычаев делового оборота давало основания ответчику с высокой степенью вероятности полагать законность введения в оборот спорного товара.

Кроме того, закупка и последующая реализация осуществлялась в отношении минимально возможного количества товаров, ответчик прекратил допущенные нарушения как только был поставлен в известить об этом со стороны истца; ранее не допускал аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, положения пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации о праве правообладателя требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в системной взаимосвязи с положениями абзаца первого пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации, закрепляющими общие условия применения указанного способа защиты исключительного права правообладателя в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также абзаца второго того же пункта, предусматривающими определение судом соразмерности компенсации с учетом требований разумности и справедливости, направлены на реализацию положений статей 17 (часть 3), 44 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации (определения от 20 октября 2011 года N 1458-О-О, от 24 сентября 2013 года N 1342-О, от 24 декабря 2013 года N 2133-О, от 25 сентября 2014 г. N 1844-О и др.)

При таких обстоятельствах апелляционный суд полагает возможным снизить размер взысканной компенсации до 10000 рублей, что отвечает принципам соразмерности, разумности и справедливости. В части взыскания судебных издержек решение суда не оспаривается.

Порядок распределения государственной пошлины по результатам рассмотрения арбитражного дела определен статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом данным Кодексом не предусмотрено применение по аналогии к нормам процессуального права норм материального права, в данном случае норм статьи 333 Гражданского кодекса. Установленная пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации. Данные выводы изложены в Постановлении Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 N 9189/13 по делу N А51-22505/2012.

В связи с изложенным решение суда в части взыскания государственной пошлины в доход федерального бюджет также подлежит изменению. При этом апелляционный суд отмечает, что в нарушение положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, бремя несения судебных расходов в виде оплаты государственной пошлины возложил исключительно на одного ответчика, а истцу при обращении в суд была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины за подачу иска (определение от 07.12.2015).

С учетом частичного удовлетворения апелляционных жалоб судебные расходы в апелляционной инстанции также подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.07.2016 по делу N А32-38310/2015 изменить, изложив абзацы первый-третий резолютивной части следующим образом:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Запольского Игоря Юрьевича в пользу индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича компенсацию за незаконное использование товарного знака N 515848 в размере 10000 (десять тысяч) рублей; судебные издержки в размере 80 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Запольского Игоря Юрьевича в доход федерального бюджета 300 (триста) рублей государственной пошлины по иску. Взыскать с индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича в доход федерального бюджета 8700 (восемь тысяч семьсот) рублей государственной пошлины по иску".

Взыскать с индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 2900 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Запольского Игоря Юрьевича в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 100 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Скавыша Евгения Леонидовича в пользу акционерного общества "Тандер" судебные расходы по апелляционной жалобе в размере 2900 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев с даты изготовления в полном объеме.

Председательствующий

И.Н. Глазунова

Судьи

М.В. Ильина Н.Н. Мисник