Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2017 г. N 07АП-11648/16

г. Томск

31 января 2017 г.

Дело N А45-6016/2016

24.01.2017 г. объявлена резолютивная часть постановления суда.

Постановление изготовлено в полном объеме 31.01.2017.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего: М.А. Фертикова,

судей: Л.И. Ждановой, Е.Г. Шатохиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С. Винник, с использованием средств аудиозаписи,

при участии в судебном заседании:

от истца:

Слесарюк Н.В. - доверенность от 28.04.2016 (3 года), паспорт;

Марусич О.В. - паспорт,

от ответчика: Сергуняева И.А. - доверенность от 06.06.2016 (1 год), паспорт,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Велес" (рег. N 07АП-11648/16) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28 октября 2016 года по делу N А45-6016/2016 (судья С.Ф. Шевченко)

по иску индивидуального предпринимателя Марусича Олега Васильевича (ОГРНИП 315547600042286), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Велес" (ОГРН 1075403006623), г. Новосибирск,

о прекращении нарушения исключительного права на полезную модель и взыскании 1400000 руб. компенсации,

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Велес" (ОГРН 1075403006623), г. Новосибирск,

к индивидуальному предпринимателю Марусича Олега Васильевича (ОГРНИП 315547600042286), г. Новосибирск,

о признании права преждепользования на тождественного решение, защищенное патентом N 147182 на полезную модель,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Марусич Олег Васильевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Велес", с требованиями:

- запретить ответчику изготавливать, продавать, предлагать к продаже, совершать иные действия по введению в гражданский оборот или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 147183, изъятия из оборота и уничтожении контрафактной продукции, произведенной ответчиком;

- взыскать с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 147183 в размере 1400 000 руб.

Ответчик в свою очередь обратился в суд со встречным иском, настаивая на признании за ООО "Велес" права преждепользования на тождественного решение, защищенное патентом N 147182 на полезную модель "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО" с установленной датой приоритета от 21 апреля 2014 года, используемое ООО "Велес" при изготовлении и реализации изделий "Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50", в которых использована полезная модель, защищенная патентом N 147182 "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО"; установления объёма преждепользования для производства ООО "Велес" изделий "Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50", в которых использована полезная модель защищенная патентом N 147182, в размере, не превышающем 12096 (двенадцать тысяч девяносто шесть) штук в год.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.10.2016 г. (резолютивная часть оглашена 24.10.2016 г.) по первоначальному иску: исковые требования удовлетворены. Запрещено обществу с ограниченной ответственностью "Велес" (ОГРН 1075403006623) изготавливать, продавать, предлагать к продаже, совершать иные действия по введению в гражданский оборот или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 147183, изъять из оборота и уничтожить контрафактную продукцию, произведенную ООО "Велес". Взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Велес" (ОГРН 1075403006623) в пользу индивидуального предпринимателя Марусича Олега Васильевича (ОГРНИП 315547600042286) 1400000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 147183, 25000 руб. судебных издержек за проведение судебной экспертизы, 33000 руб. государственной пошлины. По встречному иску: в удовлетворении требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Велес" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и прекратить производство по делу.

В обоснование своих доводов заявитель полагает, что производство по делу подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1,3 ст. 270 АПК РФ, поскольку в патенте на полезную модель N 147183 правообладателем является физическое лицо Марусич О.В., а не ИП Марусич О.В. Арбитражный суд первой инстанции при вынесении решения суда не учел фактические обстоятельства дела, имеющие значение для его разрешения. Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Истец в порядке ст. 262 АПК РФ представил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором с доводами и требованиями ее подателя не согласился, просил обжалуемое решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, заявив ходатайство о приобщении к материалам дела копии патента на полезную модель N 165547.

Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства о приобщении дополнительных доказательств, не представленных суду первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 268 АПК РФ, разъяснениями, сформулированными в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 г. N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", пришел к выводу об отсутствии уважительных причин непредставления заявителем всех доказательств в суд первой инстанции.

В заседании апелляционного суда представитель истца в отношении доводов апелляционной жалобы возражал, считая обжалуемое решение суда законным и обоснованным, не усматривая оснований для его отмены.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, проверив в соответствии со ст. 268 АПК РФ законность и обоснованность решения Арбитражного суда Новосибирской области от 28 октября 2016 года апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Марусич Олег Васильевич является правообладателем по патенту на полезную модель Российской Федерации N 147182 "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО" с датой приоритета полезной модели 21.04.2014 по заявке N 2014116014/07, опубликовано 27.10.2014 (л.д. 16 -21 т.1).

По условиям Лицензионного договора N 1-01/ТД/2015 от 15.05.2015 индивидуальный предприниматель Марусич О.В., выступая в качестве лицензиара передал ООО "Торговый Дом "СанПанел" (лицензиат) право использования полезной модели по патенту N 147182 "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО" на условиях простой (неисключительной) лицензии за вознаграждение на срок действия патента (л.д. 72 - 76 т.1).

17 февраля 2016 г. истцом была произведена контрольная закупка у продавца - ООО "Велес" (ОГРН 1075403006623) товара "Электрическая панель нагрева", что подтверждается товарной накладной N 11 от 17.02.2016 г., по которой ООО "Велес" продало ООО "ВыгодноСтрой" 2 шт. товара на общую сумму 10 200 руб. (л.д. 98 т.1).

Согласно заключению по результатам патентно-технического исследования по вопросам, поставленным перед специалистом - патентным поверенным Российской Федерации N 1607 Болотовой А.Ю. (специализация - товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в результате проведенного сравнительного анализа признаков формулы полезной модели Российской Федерации по патенту N 147183 "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО" и признаков изделия "Панель нагрева" компании ООО "Велес" установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели Российской Федерации по патенту N 147183 "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО" использованы в Изделии "Панель нагрева" (изготовитель - ООО "Велес").

Также в Изделии использованы все признаки, отраженные в каждом пункте формулы полезной модели N 147183 (л.д. 22 - 51 в т.1).

Заключение патентного поверенного Российской Федерации N 1607 Болотовой А.Ю. подготовлено на основе Заключения по определению физико-механических образцов Испытательной лаборатории "СибТест" ООО "Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга" от 15.03.2016 г. (л.д. 52 -65 т.1).

Истец полагает, что недобросовестное поведение Ответчика (Ответчик был информирован о наличии у Истца права на полезную модель: ООО "Велес" производил такие нагревательные панели по договору о сотрудничестве с ООО ТД "СанПанел" до расторжения договора 17.08.2015 г., 14.07.2015 г. ему было направлено письмо о расторжении договора о сотрудничестве, направлялась претензия от лицензиата ООО ТД "СанПанел", в которой предупреждалось о недопустимости нарушения прав на полезную модель N 147183.

Вместе с тем, при изготовлении своих нагревательных панелей ООО "Велес" использует те же матрицы, что и ранее при работе с ООО "ТД"СанПанел" (на верхней поверхности нагревательной панели имеется овал, в котором ранее размещался товарный знак ООО ТД "СанПанел".

Полагая, что ответчиком нарушены его исключительные права по патенту на полезную модель N 147183, истец обратился за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.

Ответчик, же в свою очередь, обращаясь со встречным иском, указывает, что до даты приоритета спорной полезной модели N 147183 (дата приоритета 21.04.2014) ООО "Велес" создало независимо от ИП Марусича О.В. тождественное патенту техническое решение при изготовлении нагревательных панелей. Спорное решение по полезной модели разрабатывалось ООО "Велес" с 2008 года, поэтому у ООО "Велес", по его мнению, не было необходимости в использовании описаний, чертежей и моделей ИП Марусича О.В., получившего патент на полезную модель.

По утверждению ответчика, сотрудниками ООО "Велес", в частности Жерносек М.В., Огневой Ю.С., Чудиным А.В., Южалиным А.И., Сотниковой Е.В., была разработана технологическая цепочка по созданию полезной модели "Стеклопластиковая Тепловыделяющая Электрическая Панель SUNPANEL СТЕП-120/50".

Для изготовления Стеклопластиковых Тепловыделяющих Электрических Панелей SUNPANEL СТЕП-120/50 было изготовлено и передано в эксплуатацию с участка производства в производственный цех "Санпанель" 6 матриц Стеклопластиковых Тепловыделяющих Электрических Панелей SUNPANEL СТЕП-120/50.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции принял по существу законное и обоснованное решение, при этом выводы арбитражного суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм действующего законодательства Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1357 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Бремя доказывания нарушения ответчиком исключительных прав на полезную модель Российской Федерации N 147182 "КОМПОЗИЦИОННОЕ ГРЕЮЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО", лежит на истце.

В целях установления факта использования ответчиком спорной полезной модели, определением от 15.06.2016 г. по делу назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО "СибНИИстрой", по результатам которого было составлено экспертное заключение.

Экспертным заключением от 18.07.2016 г. установлено, что в исследованном объекте - стеклопластиковой тепловыделяющей электрической панели использованы все признаки полезной модели, приведённые в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, охраняемой по патенту N 147183.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства судом первой инстанции были исследованы нагревательные панели производства ООО "Велес" и нагревательные панели, которые ООО "Велес" производило по договору о сотрудничестве с ООО ТД "СанПанел". В результате чего судом установлено, что ООО "Велес" использует обозначение "SUNPANEL" для нагревательных панелей в качестве наименования товара, тогда как это обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака за аффилированным с истцом ООО "ТД СанПанел" (свидетельство на товарных знак N 533487).

Более того, суд первой инстанции, обозрев ранее изготовляемые панели в судебном заседании, установил, что вследствие совершенствования технических решений существенно изменился и внешний вид изделия.

Ответчик доказательства наличия у него права преждепользования спорной полезной модели в материалы дела не представил.

Суд первой инстанции верно, исходя из требований статьи 68 АПК РФ о допустимости доказательств, по настоящему делу пришел к выводу о том, что представленные ответчиком заключение специалиста N 92/16 от 11.09.2016 г. и заключение патентно-технической экспертизы не могут являться доказательственной базой. Поскольку основы на доказательствах, которые были исключены судом по заявлению ответчика из числа доказательств.

При таких обстоятельствах, нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав использования полезной модели по патенту Российской Федерации N 147183 подтверждается материалами дела.

Таким образом, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции об обоснованности исковых требований в части признания незаконным использования ответчиком патента на полезную модель N 147183.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей нормой Кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции, установив факт нарушения ответчиком исключительного права истца как патентообладателя, правомерно взыскал компенсацию в сумме 1 400 000 руб.

Суд апелляционной инстанции считает, что установленный истцом размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Довод ответчика о том, что производство по делу подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1,3 ст. 270 АПК РФ, поскольку в патенте на полезную модель N 147183 правообладателем является физическое лицо Марусич О.В., а не ИП Марусич О.В., судом апелляционной инстанции отклоняется.

Подведомственность дел арбитражным судам определяется исходя из положений, закрепленных в параграфе 1 главы 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Частью 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных этим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В соответствии со статьей 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами, за исключением дел, рассматриваемых Московским городским судом в соответствии с частью третьей статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, арбитражным судам подведомственны только те дела по требованиям, предъявленным к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в отношении рассмотрения которых установлена специальная подведомственность арбитражных судов на основании Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.

Аналогично определяется подведомственность и по требованиям, предъявленным к физическим лицам, обладающим статусом индивидуального предпринимателя, в случае, если предмет требований не связан с их предпринимательской деятельностью и соответствующее требование по сути предъявляется не к предпринимателю, а к физическому лицу.

В ответе на вопрос N 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 24.12.2014 г., указано, что из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, ст. 33 и 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности.

Как следует из материалов дела, предметом заявленных истцом требования является защита его исключительных прав на полезную модель, защищаемую патентом Российской Федерации N 147183.

Пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по общему правилу судом.

Таким образом, для данной категории дел законом установлен судебный порядок разрешения спора, подведомственность которого подлежит определению на основании субъектного состава и предмета спора.

Поскольку спор по настоящему делу является спором о защите интеллектуальных прав и носит экономический характер, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о подведомственности настоящего спора арбитражному суду.

Иные доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, выражают несогласие с выводами суда первой инстанции и основаны на неверном понимании норм процессуального и материального права.

Само по себе несогласие ответчика с установленными судом обстоятельствами и оценкой имеющихся в деле доказательств не может служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных судом первой инстанции, у апелляционного суда отсутствуют. Доводы подателя, изложенные в жалобе, не опровергают выводы суда первой инстанции и апелляционным судом отклоняются.

С учетом изложенного, апелляционная инстанция не находит основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены либо изменения решения суда первой инстанции.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, п.1 ст.269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28 октября 2016 года по делу N А45-6016/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

М.А. Фертиков

Судьи

Л.И. Жданова Е.Г. Шатохина