Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2017 г. N 19АП-258/15

г. Воронеж

16 августа 2017 г.

Дело N А64-6188/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2017.

Постановление в полном объеме изготовлено 16 августа 2017.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мокроусовой Л.М.,

судей Безбородова Е.А.,

Владимировой Г.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Якуниной О.В.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Фото Экспресс": Савончик В.А., представитель по доверенности N 68 АА 0845979 от 06.10.2016, Евстюхин О.А., действующий на основании приказа N1 о/д от 01.09.2012,

от индивидуального предпринимателя Хомутова Николая Сергеевича: представители не явились, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Хомутова Николая Сергеевича на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 22.05.2017 по делу N А64-6188/2014,

по иску индивидуального предпринимателя Хомутова Николая Сергеевича (ОГРНИП 304682019100030, ИНН 682001423722) к обществу с ограниченной ответственностью "Фото Экспресс" (ОГРН 1026801225604, ИНН 6832038977) о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Хомутов Николай Сергеевич (далее - ИП Хомутов Н.С., истец) обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Фото Экспресс" (далее - ООО "Фото Экспресс", ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 20 000 двадцать тысяч) руб.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 10.12.2014 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 решение суда Арбитражного суда Тамбовской области от 10.12.2014 оставлено без изменений.

Ответчик 13.02.2017 обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда Тамбовской области от 10.12.2014.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 01.03.2017 заявление ООО "ФОТО ЭКСПРЕСС" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда Тамбовской области от 10.12.2014 удовлетворено, решение Арбитражного суда Тамбовской области от 10.12.2014 отменено.

Основанием для пересмотра решения от 10.12.2014 принятие Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Тамбовской области решения от 20.05.2015 N А4-22/13 о признании действий ИП Хомутова Н.С. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "Тамбовский волк" по свидетельствам N 352557 (в отношении 21 класса МКТУ) и N 494388 (в части 16, 20, 24, 25, 34 классов МКТУ) актом недобросовестной конкуренции на рынке розничной торговли сувенирной продукцией г. Тамбова, которая запрещена ч. 2 ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции" и принятие Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) решения от 31.01.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельствам N352557, N494388 (в отношении 16, 20,24,25,34 классов МКТУ).

Истец уточнил требования в порядке ст. 49 АПК РФ и просил взыскать с ООО "Фото-экспресс" 10 000 руб. компенсации за незаконное использование принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак в виде словесного обозначения "Тамбовский волк" на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N494388 (дата приоритета 19.04.1999, дата регистрации 01.03.2000, срок действия регистрации 19.04.2019) (в отношении товаров 14 класса МКТУ "_ часы, часовые механизмы") - выразившегося в продаже ответчиком 18.11.2013 года деревянных часов на которых использовалось словесное обозначение "Тамбовский волк".

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 22.05.2017 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным решением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ИП Хомутов Н.С. обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований истца в полном объёме.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ООО "Фото Экспресс" с доводами апелляционной жалобы не согласились, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, по основаниям, указанным в отзыве на апелляционную жалобу, просили оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители ответчика в судебное заседание не явились. Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Через канцелярию суда от ООО "Фото Экспресс" поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложением, который суд приобщил к материалам дела.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение Арбитражного суда Тамбовской области от 22.05.2017 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Хомутов Н.С. является обладателем исключительного права на товарный знак в виде словесного обозначения "Тамбовский волк" на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 494388 (дата приоритета 19.04.1999, дата регистрации 01.03.2000, срок действия регистрации 19.04.2019) в отношении указанных в свидетельстве классов товаров МКТУ, в том числе 14 класс МКТУ "_ часы, часовые механизмы".

Словесный товарный знак "ТАМБОВСКИЙ ВОЛК", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, по свидетельству N 494388 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке N 99704806 с приоритетом от 19.04.99 в отношении товаров 01-03, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 34 и услуг 36, 38, 39 классов МКТУ на имя Хомутова Н.С. в результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права от 19.08.2013 NРД0129402 на имя указанного лица.

В соответствии пп.14 п.1ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ,) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе: товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно п.п. 1,2 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п.4 ст.1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными

На основании п.1 ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В связи с нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, выразившееся в хранении, предложении к розничной продаже и продажи (реализации) ответчиком контрафактных товаров со сходным до степени смешения товарным знаком в виде словесного обозначения "Тамбовский волк", в отношении которого истец является правообладателем зарегистрированного товарного знака, ИП Хомутов Н.С. считает незаконной розничную продажу ответчиком 18.11.2013 деревянных часов, на которых нанесено словесное обозначение "Тамбовский волк".

В соответствии с п.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п.14.4.2, п.14.4.2.2., 14.4.2.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки сходства словесных обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п.13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В силу ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

На основании п.3 ст. 1252 ГК РФ, в частности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения."

В соответствии с п.1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно п.2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Решением Управления Федеральной Антимонопольной службы по Тамбовской области (далее - УФАС) от 20.05.2015 N А4-22/13 действия ИП Хомутова Н.С. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак "Тамбовский волк" по свидетельствам N 352557 (в отношении 21 класса МКТУ) и N494388 (в части 16, 20, 24, 25, 34 классов МКТУ) признаны актом недобросовестной конкуренции на рынке розничной торговли сувенирной продукцией г.Тамбова, которая запрещена ч. 2 ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции".

Основанием для возбуждения дела в УФАС послужило заявление индивидуальных предпринимателей и организаций, в том числе ООО "ФотоЭкспресс", получивших от Хомутова Н.С. претензии о незаконном использовании товарного знака "Тамбовский волк", а также обращение скульптора, заслуженного художника Российской Федерации Салычева М.И., который в 1992 году создал деревянную скульптуру "Тамбовский волк".

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 26.02.2016 по делу N А64-3673/2015, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2016 отказано в удовлетворении требования Хомутова Н.С. о признании незаконным и подлежащим отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области от 20.05.2015 N А4-22/13.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.04.2017 N 310-КГ17-2203 отказано ИП Хомутову Н.С. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 26.02.2016, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2016 по делу N А64-3673/2015.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАНЕНТ) от 31.01.2017 признаны обоснованными возражения заинтересованных лиц (в том числе ООО "ФотоЭкспресс") против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 494388 с учетом решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области от 20.05.2015 NА4-22/13 и указанных судебных актов и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N494388 в отношении товаров 16 класса МКТУ - "канцелярские принадлежности, печатная продукция, игральные карты, писчебумажные товары", 20 класса МКТУ - "художественные изделия из воска, гипса, пластмасс или дерева; изделия из пробки, камыша, соломы, тростника, ивы, рога, кости, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс", 24 класса МКТУ - "полотенца, скатерти" и всех товаров 25, 34 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Из вступивших в законную силу судебных актов по делу Арбитражного суда Тамбовской области N А64- 3673/2015 с участием сторон следует, что действиями недобросовестной конкуренции Хомутова Н.С. в отношении конкурентов является сам факт приобретения Хомутовым Н.С. исключительных прав на товарный знак "Тамбовский волк", который в течение длительного времени относился к общеизвестной символике Тамбовской области.

Согласно вступившему в законную силу решения Арбитражного суда Тамбовской области от 26.02.2016 по делу N А64- 3673/2015, учитывая совокупность факторов при подаче заявки на регистрацию товарного знака "Тамбовский волк" - общеизвестность, популярность, использование в маркировке продукции значительным количеством конкурирующих на товарном рынке сувенирной продукции г.Тамбова лиц, а также последующее поведении Заявителя - направление претензий о снятии с реализации продукции с данным товарным знаком, обращение в Арбитражный суд Тамбовской области за взысканием компенсации за незаконное использование товарного знака, суд пришел к выводу о наличии в действиях Хомутова Н.С. признаков недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации продукции, работ, услуг. В рассматриваемом случае конечной целью приобретения исключительных прав является полное устранение конкурентов и монополизация права использовать словосочетание "Тамбовский волк" на сувенирной продукции, зарегистрированных классов МКТУ."

Согласно ч.2ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с ч.1 ст. 14.4. ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Совершив действия по приобретению исключительного права на использование общеизвестного и распространенного товарного знака "Тамбовский волк", Хомутов Н.С. ограничил тем самым право других предпринимателей и юридических лиц на осуществление сложившейся свободной практики использования обозначения "Тамбовский волк", получил ряд преимуществ перед конкурентами, а также причинил или мог причинить им убытки, что в целом противоречит правам и законным интересам участников гражданского оборота, конечной целью приобретения исключительных прав является полное устранение конкурентов и монополизация права использовать словосочетание "Тамбовский волк" на сувенирной продукции.

По изложенным обстоятельствам, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что требования Хомутова Н.С. на защиту зарегистрированного за ним исключительного права на использование общеизвестного и распространенного словесного товарного знака "Тамбовский волк" не подлежат удовлетворению независимо от класса товаров по МКТУ.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о неполном выяснении судом обстоятельств, имеющих значение для дела, не принимаются во внимание, поскольку из обжалуемого определения следует, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ.

Довод заявителя апелляционной жалобы относительно уточнений его требований в части класса МКТУ и вида маркированной продукции, на которой размещен охраняемый знак, суд апелляционной инстанции считает не состоятельным в связи с тем, что находит верным оценку вступивших в законную силу судебных актов применительно к ст.16 АПК РФ, признавших актом недобросовестной конкуренции Хомутова Н.С. сам факт приобретения Хомутовым Н.С. исключительных прав на товарный знак "Тамбовский волк", который в течение длительного времени относился к общеизвестной символике Тамбовской области. Решение об отказе в удовлетворении требований этом мотивировано также ст.10 ГК РФ

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно ч. 4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Тамбовской области от 22.05.2017 по делу N А64-6188/2014 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 3 000 руб. согласно статье 110 АПК РФ относится на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 22.05.2017 по делу N А64-6188/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Хомутова Николая Сергеевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Л.М. Мокроусова

Судьи

Е.А. Безбородов Г.В. Владимирова