Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2019 г. N 10АП-23826/18

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г. N С01-512/2018 по делу N А41-24270/2017 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

05 февраля 2019 г.

Дело N А41-24270/17

Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 февраля 2019 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой Л.В.,

судей Коновалова С.А., Немчиновой М.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Назаренко Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью ИЦ "СДМ" на решение Арбитражного суда Московской области от 30.10.2018 по делу N А41-24270/2017 (судья Саенко М.В.).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "СОЛДРИМ-СПб" - Родионов М.Ю. (доверенность от 15.02.2017 N 08),

общества с ограниченной ответственностью ИЦ "СДМ" - Алсуфьев Л.А. (доверенность от 17.01.2019 N 2).

Общество с ограниченной ответственностью "СОЛДРИМ-СПб" (далее - ООО "СОЛДРИМ-СПб", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью ИЦ "СДМ" (с учетом изменения наименования ответчика) (далее - ООО ИЦ "СДМ", ответчик) о запрете ответчику использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, в отношении следующих видов экономической деятельности: оптовая торговля станками для обработки металлов (ОКВЭД 46.62.2), оптовая торговля станками для обработки прочих материалов (ОКВЭД 46.62.3), монтаж промышленных машин и оборудования (ОКВЭД 33.20); о запрете ответчику использовать обозначения "СОЛДРИМ" и "SOLDREAM", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 600814 в отношении услуг по розничной и оптовой продаже промышленного металлообрабатывающего оборудования, снабженческих для третьих лиц, наладки, ремонта и установки промышленного металлообрабатывающего оборудования, информации по вопросам обработки материалов, металлов, работ монтажно-сборочных по заказу для третьих лиц, исследованию техническому, экспертизы инженерно-технической; о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за допущенное нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 100 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены SOLDREAM INC и Калесински Ярослав (далее - третьи лица).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.11.2017 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 27.03.2018 указанное решение суда от 13.11.2017 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2018 решение арбитражного суда первой инстанции от 13.11.2017 и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 27.03.2018 отменены в части взыскания с ООО "СОЛДРИМ-МСК" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600814 и в части распределения судебных расходов. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. В остальной части решение арбитражного суда первой инстанции от 13.11.2017 и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 27.03.2018 оставлены без изменения.

При новом рассмотрении спора истец уточнил иск и просил взыскать с ответчика 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 600814.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 30.10.2018 (резолютивная часть объявлена 25.10.2018) исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 650 000 руб. компенсации.

С вынесенным решением не согласился ответчик и обжаловал его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе ООО ИЦ "СДМ" (далее также - податель жалобы) просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение норм материального права. Так, податель жалобы настаивает на том, что, не использовал товарный знак истца. Отмечает, что фирменное наименование ответчика зарегистрировано 06.12.2013, то есть ранее даты приоритета товарного знака истца. Настаивает на наличии признаков злоупотребления правом со стороны истца ввиду немотивированного, по мнению ответчика, увеличения взыскиваемой суммы в 10 раз.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность и обоснованность судебного акта.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание представители третьих лиц не явились. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции в отсутствие представителей указанных лиц.

В судебном заседании представитель ответчика настаивал на доводах апелляционной жалобы. Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Soldream" по свидетельству Российской Федерации N 600814, зарегистрированного Федеральной службы по интеллектуальной собственности 09.01.2017 с приоритетом от 02.02.2016 в отношении услуг 35, 37, 40, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Ответчиком использовалось обозначение ("by Soldream"), сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит истцу, для индивидуализации однородных услуг путем размещения этого обозначения на документации

Истец, полагая, что для индивидуализации услуг ответчиком используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, обратился в Арбитражный суд Московской области с настоящим исковым заявлением.

При новом рассмотрении дела арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, исходя из того, что истец представил необходимые доказательства в обоснование своих требований.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как указано в пункте 2 статьи 1481 названного Кодекса, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В статье 1473 названного Кодекса установлено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 названного Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии со статьей 1475 названного Кодекса исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Как следует из устава ООО "СОЛДРИМ-МСК", выписки из ЕГРЮЛ в отношении данного лица, оно зарегистрировано в качестве юридического лица 06.12.2013.

В свою очередь товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600814 зарегистрирован 09.01.2017, а датой его приоритета является 02.02.2016.

Наличие у истца с 09.01.2017 исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 600814 ответчиком не оспаривается.

Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанции по настоящему делу, Суд по интеллектуальным правам указал, что из судебных актов нижестоящих инстанций невозможно однозначно установить, на основании оценки каких именно доказательств суды пришли к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, при том, что исключительные права на фирменное наименование и товарный знак возникли у истца в разное время. Суды первой и апелляционной инстанции не установили конкретное время использования ответчиком обозначений, признанных сходными с товарным знаком истца, должным образом не мотивировали свои выводы о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак истца.

При новом рассмотрении спора в подтверждение использования ответчиком обозначения "by Soldream" после даты регистрации товарного знака истца истцом представлены протокол осмотра письменных доказательств - материалов сайта в сети Интернет N 78 АБ 4711858 от 24.07.2018, протокол осмотра письменных доказательств - материалов сайта в сети Интернет от 11.04.2018 N 78 АБ 4710058, журнал с 18-й международной специализированной выставки "МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017" от 22.05.2017 с копией письма от организаторов выставки, заключение патентного поверенного с приложениями по вопросу сходства обозначения, включающего словесный элемент "SDM by Soldream" с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 600814.

Из протокола осмотра письменных доказательств - материалов сайта в сети Интернет N 78 АБ 4711858 от 24.07.2018 следует, что в архиве интернета (https://www.archive.org) зафиксировано использование спорного обозначения на сайте www.sоldream.ru нa следующие даты: 24 января 2017 года, 5 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 25 апреля 2017 года, 16 мая 2017 года, 24 мая 2017 года, 9 июня 2017 года, 14 июня 2017 года, 1 июля 2017 года, 3 июля 2017 года, 13 июля 2017 года, 12 сентября 2017 года, 13 сентября 2017 года, 16 сентября 2017 года, 2 октября 2017 года, 15 октября 2017 года, 14 января 2018 года. На главной странице сайта в каждую из указанных дат осуществлялось использование обозначения "bySoldream" в левом верхнем углу.

Кроме того, в протоколе зафиксирована новость об участии ответчика в 18-й международной специализированной выставке "МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017" от 22 мая 2017 года.

Использование ответчиком обозначения "by Soldream" подтверждается фотографиями стендов ответчика.

В протоколе также осуществлена фиксация информации с сайта zakupki.gov.ru. В результате осмотра было обнаружено 11 участий ответчика в государственных закупках на общую сумму 169 258 978 руб. При этом осуществлялось использование сходных до степени смешения с товарным знаком обозначений - "СОЛДРИМ" в составе фирменного наименования и "soldream" в контактных данных.

Протоколом осмотра письменных доказательств - материалов сайта в сети Интернет N 78 АБ 4710058 от 11.04.2018 зафиксированы страницы сайт www.b2b-center.ru, которые подтверждают нарушение ответчиком запрета в части использования фирменного наименования, установленного решением суда от 13.11.2017 по настоящему делу, вступившим в законную силу 27.03.2018.

Таким образом, арбитражный суд апелляционной инстанции находит документально подтвержденным факт использования ответчиком обозначения "by Soldream" после даты регистрации товарного знака истца.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав арбитражный суд первой инстанции, приняв во внимание заявление ответчика о чрезмерности компенсации, руководствуясь положениями пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и учитывая разъяснения, изложенные в постановлении N 5/29, снизил размер компенсации до 650 000 руб.

Доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты арбитражным судом апелляционной инстанции в качестве верных.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При указанных обстоятельствах решение арбитражного суда первой инстанции не подлежит отмене или изменению, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в связи с оставлением апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 30.10.2018 по делу N А41-24270/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью ИЦ "СДМ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

Л.В. Пивоварова

Судьи

С.А. Коновалов М.А. Немчинова