Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2019 г. N 13АП-4992/19

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-728/2019 по делу N А56-121309/2018 настоящее постановление отменено

г. Санкт-Петербург

15 апреля 2019 г.

Дело N А56-121309/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 11 апреля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 апреля 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Загараевой Л.П., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания: Царевым И.И.

при участии:

от истца (заявителя): Пищалин М.С. по доверенности от 01.01.2018 и доверенности от 01.11.2018

от ответчика (должника): Лебедь А.Ю. по доверенности от 14.12.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4954/2019, 13АП-4992/2019) Индивидуального предпринимателя Платоновой Марины Ивановны и ООО "Смешарики" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.01.2019 по делу N А56-121309/2018(судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "Смешарики"

к Индивидуальному предпринимателю Платоновой Марины Ивановны

о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Смешарики", место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 33, п. А, по. 1-Н, ОГРН 1037843073322 (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с индивидуального предпринимателя Платоновой Марины Ивановны (далее - ответчик, предприниматель) 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - рисунки "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч".

Решением суда от 15.01.2019 заявление удовлетворено частично: с предпринимателя в пользу Общества взыскано 17 976 руб. компенсации. В остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда изменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме. По мнению истца, у суда отсутствовали законные основания для снижения компенсации ниже той суммы, до которой снизил требования сам истец по своему усмотрению, что свидетельствует о нарушении судом положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1301 ГК РФ.

Ответчик в своей апелляционной жалобе просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе Обществу в удовлетворении заявленных требований. По мнению предпринимателя, поскольку между предпринимателем и заказчиком Сергеевым был заключен договор подряда на изготовление эксклюзивного торта, то право собственности на изготовленный торт у предпринимателя не возникло, в связи с чем, использование ответчиком при изготовлении торта изображений персонажей сериала "Смешарики" не является их распространением применительно к пункту 1 статьи 1270 ГК РФ и не нарушает исключительные права Общества на данные изображения. Также ответчик считает, что суд неправильно определил размер, подлежащее взысканию компенсации.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, приведенные в своих апелляционных жалобах.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Обществом (заказчик) с автором Шайхинуровым С.М. заключен авторский договор заказа от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта "Смешарики" (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

На основании пунктов 1.2 и 1.3 указанного договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала "Смешарики". Под творческой концепцией сериала подразумевается описание жанровой модели, основного сюжета описания персонажей и их среды обитания, в виде иллюстраций и текстового материала, которые дают полное представление о внешнем виде, характере персонажей и мире, в котором они живут.

В пункте 1.4 договора от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С его стороны предусмотрели, что все имущественные авторские права на произведения, т.е. исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику (ООО "Смешарики"). Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

По акту приема-передачи от 15.06.2003 Шайхинуров С.М. передал Обществу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала "Смашарики" и права на них, в том числе в отношении персонажей: "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч". В данном акте содержатся изображения (рисунки) персонажей.

Таким образом, Общество является правообладателем исключительных авторских прав на изображения персонажей анимационного сериала "Смешарики", в том числе персонажей "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч".

07.05.2018 в торговой точке, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 32, магазин "Карат Плюс" представителем Общества, на основании предоставленного предпринимателем каталога, заказан эксклюзивный торт с изображениями, имитирующими образы персонажей "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч".

Заказанный торт 13.05.2018 получен представителем Общества и оплачен полностью на основании кассового чека от 07.05.2018 на сумму 8 988 руб.

В подтверждение факта предложения торта к продаже и его реализации в материалы дела Обществом представлены кассовый чек от 07.05.2018 на общую сумму 8 988 руб., заказ N 141997, подтверждающий факт получения торта 13.05.2018, видеосъемка заказа и покупки товара.

Ссылаясь на то, что реализацией торта ответчиком нарушены исключительные права истца на произведения (образы персонажей) из анимационного сериала "Смешарики" Общество направило в адрес предпринимателя претензию от 07.06.2018 с требованием о выплате компенсации в сумме 600 000 руб.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования частично, взыскав 17 976 руб. компенсации за нарушение исключительных прав.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, не находит оснований для их удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

На основании пунктов 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса, в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Согласно правовым позициям, изложенным в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, при сопоставлении обозначений с точки зрения их визуального сходства вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Суд первой инстанции, следуя указанным критериям для определения сходства обозначений, исследовав представленную в материалы дела видеозапись покупки, фотографии спорного торта, пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения между содержащимися на торте объемными изображениями с зарегистрированными за истцом товарными знаками.

Суд апелляционной инстанции отклоняет довод предпринимателя о том, что между предпринимателем и заказчиком Сергеевым был заключен договор подряда на изготовление эксклюзивного торта, то право собственности на изготовленный торт у предпринимателя не возникло, в связи с чем, использование ответчиком при изготовлении торта изображений персонажей сериала "Смешарики" не является их распространением применительно к пункту 1 статьи 1270 ГК РФ и не нарушает исключительные права Общества на данные изображения.

Обстоятельства изготовления спорного торта по заказу истца в настоящем случае не имеют юридического значения, поскольку в материалы дела представлены доказательства (видеозапись) предложения к реализации ответчиком тортов с изображениями персонажей сериала "Смешарики" для неопределенного круга лиц. В судебном заседании представитель предпринимателя подтвердил, что в каталогах тортов, также был представлен торт с изображениями персонажей сериала "Смешарики".

В связи с установлением судом апелляционной инстанции указанных обстоятельств не является обоснованным довод ответчика о том, что торт, на котором размещены спорные объемные изображения, изготовлен предпринимателем в единственном экземпляре по индивидуальному заказу представителя Общества. На этом основании является несостоятельным и довод предпринимателя о том, что выступив заказчиком в гражданско-правовой сделке по изготовлению торта и приняв исполнение договора от подрядчика, истец превысил пределы защиты гражданских прав.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43.2, 43.3 Постановления N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Требование Общества о взыскании компенсации основано на положениях пункта 3 статьи 1301 ГК РФ.

В обоснование размера взыскиваемой компенсации истцом представлен лицензионный договор N 0009-01/08-ММ о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008, в соответствии с которым Общество (лицензиар) передало обществу с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование произведений и/или оригинал-макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки и/или маркировки такой продукции.

В приложении к данному договору в качестве передаваемых произведений указаны персонажи из анимационного сериала "Смешарики": "Крош", "Нюша", "Ежик", "Бараш", "Пин", "Копатыч", "Совунья", "Кар Карыч", "Лосяш", "Би Би".

Сведения о стоимости предоставленного права использования произведений в договоре отсутствуют.

В пункте 4.1 договора от 09.01.2008 N 0009-01/08-ММ указано, что сведения, связанные с расчетами сторон, являются конфиденциальной информацией и изъяты из данного раздела настоящего договора.

Цена, по которой лицензия была предоставлена самим истцом, в договоре N 0009-01/08-ММ от 09.01.2008 истцом не раскрыта, информация об исполнении указанного договора не предоставлена.

ООО "Мармелад Медиа" на основании сублицензионного договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С предоставило обществу с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево" (сублицензиат) неисключительную лицензию на использование указанных выше произведений анимационного сериала "Смешарики" в форме продукции, изготавливаемой сублицензиатом и распространяемой им на территории города Москвы и Московской области.

В пунктах 3.1 и 3.2 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С указано, что сублицензиат выплачивает вознаграждение за выпускаемую продукцию с использованием произведений в размере 10% от стоимости реализованной продукции.

За период с 10.04.2015 по 31.07.2016 в счет причитающегося вознаграждения сублицензиат выплачивает минимальный размер вознаграждения (аванс) в сумме 300 000 рублей (пункт 3.2 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С).

Дополнительным соглашением от 29.07.2016 стороны договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С продлили срок передачи прав и период, за который выплачивается аванс, до 31.07.2017, а дополнительным соглашением от 28.06.2017 - до 31.07.2018.

Ссылаясь на то, что по условиям пункта 3.3 договора N 10/04-15 НЛ/С от 10.04.2015 сумма аванса (минимального вознаграждения) в размере 300 000 руб. является невозвратной (не подлежит возврату вне зависимости от того, реализует сублицензиат продукцию и/или договор будет расторгнут), Общество заявляет о том, что данная сумма является той минимальной платой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений при производстве кондитерской продукции.

Исходя из этого, Общество при направлении претензии в адрес предпринимателя рассчитало компенсацию в сумме 600 000 руб. (300 000 руб. х 2).

Однако, учитывая принципы разумности и справедливости, истцом в судебном порядке заявлено требование о взыскании компенсации в размере 150 000 руб.

Вместе с тем, апелляционная инстанция считает, что условие об авансе, которое стороны предусмотрели в пункте 3.3 договора N 10/04-15 НЛ/1 от 10.04.2015, не влияет на расчет самой платы, по которой стороны данного договора производят расчеты. Аванс в сумме 300 000 руб. не является той платой, по которой в обычных условиях производятся расчеты за однократное правомерное использование спорных изображений.

Для определения размера такой платы существенными являются такие обстоятельства как срок действия предоставленной неисключительной лицензии; территория, на которой сублицензиат может использовать лицензию; объем выпуска продукции (ожидаемый объем товара, производимого по лицензии).

Согласно приложению к договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10% от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. х 1500 руб. х 10%). О плате в размере 10% от стоимости товара также указано в пункте 1.1 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С.

Из материалов дела не следует, что сублицензиатом за период действия сублицензии изготовлено менее 2 000 тортов, за который был уплачен аванс в сумме 300 000 рублей. То есть возникновение негативных последствий, указанных в пункте 3.3 данного договора, не доказано.

В соответствии с разъяснениями, изложенным в пункте 43.4 (далее - постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Данные разъяснения устанавливают общий критерий, применимый к оценке стоимости права использования в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве способа определения суммы компенсации двукратный размер стоимости соответствующего права.

Между тем, как установлено судом апелляционной инстанции, представленный истцом расчет компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, не соответствует указанным критериям.

Из содержания обжалуемого судебного акта не следует, что суд по своей инициативе изменил основание или предмет иска, а также выбрал иной тип компенсации.

По смыслу абзаца второго пункта 3 статьи 1251 ГК РФ положение о том, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, применяется ко всем типам компенсации.

Как следует из материалов дела, предпринимателем при рассмотрении настоящего дела было заявлено о снижении размера компенсации.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции при определении компенсации, обоснованно (с учетом конкретных обстоятельств) воспользовался возможностью уменьшения ее размера. Такой подход согласуется с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, согласно которой суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму компенсации, исчисленной в двукратном размере стоимости права использования, в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции учел характер допущенного нарушения, степень вины предпринимателя, отсутствие доказательств длительности совершения предпринимателем нарушения, вероятные убытки Общества, и, исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, взыскал компенсацию с предпринимателя в сумме 17 976 руб., исходя из двукратной стоимости приобретенного торта.

Апелляционный суд считает, что определенная судом компенсация в указанном размере соответствует степени допущенного ответчиком нарушения, размеру возможных для истца убытков, а также является разумной и справедливой.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб судебная коллегия не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционных жалоб, расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателях.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.01.2019 по делу N А56-121309/2018 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

Л.П. Загараева М.Л. Згурская