Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2019 г. N 09АП-37864/19

город Москва

01 августа 2019 г.

Дело N А40-208867/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 01 августа 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2019 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей А.И. Трубицына, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Акционерного общества "СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 мая 2019 года по делу N А40-208867/18, принятое судьей Крикуновой В.И.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "РОШ ДИАГНОСТИКА РУС" (юр.адрес: 107031, г. Москва, Трубная Площадь, дом 2, ОГРН: 1097746730872, ИНН: 7702719945) к Акционерному обществу "СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" (юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский Вал, дом 3, ОГРН: 1107746340954, ИНН: 7726652231) о запрете использования товарных знаков,

третьи лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1", Общество с ограниченной ответственностью "Энерджикон"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Грачев Д.А. по доверенности от 02.08.2018, Хабаров Д.И. по доверенности от 02.08.2018, Гаранина А.А. по доверенности от 12.07.2019

от ответчика: Автаев А.Е. по доверенности от 01.01.2019

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Рош Диагностика Рус" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу "Современные Диагностические Системы" (АО "СДС") с учетом принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений о:

признании действий АО "СДС" по использованию товарного знака ROCHE (международная регистрация N 832631) и товарных знаков COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466) путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики invitro), маркированных товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466), в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории и товарной накладной N сд1806060031 от 06 июня 2018 года незаконными, как нарушающими исключительное право на товарный знакROCHE (международная регистрация N 832631) и товарные знаки COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466), а также нарушающими ст.ст. 1252, 1484 и 1487 ГК РФ;

признании действий АО "СДС" по использованию товарного знака ROCHE (международная регистрация N 832631) и товарных знаков COBAS (международная регистрация N 855137) и ELECSYS (международная регистрация N 635479) путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже товаров (медицинских изделий для диагностики invitro), маркированных товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137) и ELECSYS (международная регистрация N 635479), в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории и товарными накладными N сд1809100005 от 10 сентября 2018 года и N сд1809100010 от 10 сентября 2018 года незаконными, как нарушающими исключительное право на товарный знак ROCHE (международная регистрация N 832631) и товарные знаки COBAS (международная регистрация N 855137) и ELECSYS, а также нарушающими ст.ст. 1252, 1484 и 1487 ГК РФ;

признании товаров (медицинские изделия для диагностики invitro), поставленные АО "СДС" в ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории и товарной накладной N сд1806060031 от 06 июня 2018 года и маркированные товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466), контрафактными на основании п. 4 ст. 1252 ГК РФ и пп. 14, 16 и 18 ст. 38 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

признании товаров (медицинские изделия для диагностики invitro), поставленные АО "СДС" в ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории и товарными накладными N сд1809100005 от 10 сентября 2018 года и N сд1809100010 от 10 сентября 2018 года и маркированные товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137) и ELECSYS (международная регистрация N 635479), контрафактными на основании п. 4 ст. 1252 ГК РФ и пп. 14, 16 и 18 ст. 38 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

запрете АО "СДС" незаконного использования товарных знаков ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466) путем введения в гражданский оборот посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики invitro), маркированных товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466) и поставленных в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории, заключенным с ГБУЗ ТО "ОКБ N 1", и товарной накладной N сд1806060031 от 06 июня 2018 года;

запрете АО "СДС" незаконного использования товарных знаков ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137) и ELECSYS (международная регистрация N635479) путем введения в гражданский оборот посредством предложения к продаже товаров (медицинских изделий для диагностики invitro), маркированных товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137) и ELECSYS (международная регистрация N 635479) и поставленных в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории, заключенным с ГБУЗ ТО "ОКБ N 1", и товарными накладными N сд1809100005 от 10 сентября 2018 года и N сд1809100010 от 10 сентября 2018 года;

изъятии из гражданского оборота и уничтожении товаров (медицинские изделия для диагностики invitro), маркированных товарными знаками ROCHE (международная регистрация N 832631), COBAS (международная регистрация N 855137), ELECSYS (международная регистрация N 635479) и PRECICONTROL (международная регистрация N 1063466) и поставленные АО "СДС" в адрес ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" в соответствии с гражданско-правовым договором от 27 апреля 2018 года N 457К/2018 на поставку реагентов и расходного материала для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории и товарной накладной N сд1806060031 от 06 июня 2018 года.

Решением суда от 15 мая 2019 г. исковые требования удовлетворены.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда ввиду его незаконности и необоснованности, в удовлетворении иска отказать.

В обоснование апелляционной жалобы ссылается на то, что Истец не представил в материалы дела достаточные доказательства, подтверждающие незаконное использование Ответчиком товарных знаков истца посредством введения в оборот товаров, маркированных товарными знаками истца; кроме того, заявитель жалобы указывает, что истец не оспаривал оригинальность спорных медицинских изделий; также по мнению заявителя жалобы факт приобретения им спорных товаров, маркированных товарными знаками истца, на территории России у третьих лиц (ООО "Виват" и ООО "Энерджикон") освобождает его от ответственности за незаконное использование товарных знаков истца; заявитель жалобы также утверждает, что истец, обращаясь в суд с настоящим иском, действует недобросовестно и исключительно с целью ограничения каналов поставок продукции, маркированной товарными знаками.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражает против доводов жалобы, просит ее оставить без удовлетворения, а решение суда без изменения, указывая на то, что доводы ответчика не могут служить основанием для отмены решения суда.

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве третьих лиц в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что компания Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ является правообладателем исключительного права на товарный знак ROCHE (регистрационный номер 832631), что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков в отношении различных товаров по классам МКТУ, том числе в отношении товаров 1 класса МКТУ: лабораторно-диагностические (invitro) вещества и реактивы, а также биологические биохимические реагенты для научного использования; 5 класса МКТУ: лабораторно-диагностические вещества и реактивы, а также химические и биологические реактивы для медицинского и ветеринарного применения; 9 класса МКТУ: приборы и инструменты для медицинских и ветеринарных исследований; файлы, содержащие оптические и магнитные носители данных; 10 класса МКТУ: медицинские, хирургические, стоматологические и ветеринарные приборы и инструменты.

Товарный знак ROCHE зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и охраняется в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается выписками из Международного реестра товарных знаков.

Регистрация товарных знаков истца подтверждена копиями выписок из международного реестра товарных знаков ВОИС, подтверждающих регистрацию товарных знаков (т. 1 л.д. 25-87, т. 16 л.д. 193-276).

По лицензионному соглашению от 24 июля 2013 года компания Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ (лицензиар) предоставила истцу (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарного знака Roche в отношении товаров и услуг 1, 5, 37, 42 классов МКТУ, в том числе в отношении диагностических средств и реагентов invitro для научных целей, а также реагентов и реактивов для диагностики invitro (т. 1 л.д. 90-96, 102-114).

Согласно уведомлению Федеральной службы по интеллектуальной собственности лицензионный договор прошел государственную регистрацию; дата и номер государственной регистрации лицензионного договора - 2 октября 2013 года, N РД0132668(т. 1, л.д. 89, 97-101, 115-120).

Компания Рош ДиагностиксГмбХ является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- COBAS (регистрационный номер 855137), в том числе в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: реактивы, реагенты и растворы для диагностики invitro, а также индикаторные полоски для использования в медицинских и ветеринарных целях; 9 класса МКТУ: лабораторные приборы, предназначенные для использования в исследованиях, науке, промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве, включая их составляющие (включенные в этот класс); распределители для лабораторных инструментов; одноразовые изделия для лабораторных приборов; резервуары, капиллярные трубки, картриджи, пипетки и контейнеры; компьютерное программное и аппаратное обеспечение, используемое в медицинских, ветеринарных и диагностических целях; 10 класса МКТУ: хирургические, медицинские и ветеринарные инструменты и приборы; лабораторные приборы и инструменты, используемые в диагностических целях, включая их составляющие (включенные в этот класс);

- ELECSYS (регистрационный номер 635479), в том числе в отношении перечня товаров 5 класса МКТУ: продукция для диагностики инвитро в медицинских целях, в отношении перечня товаров 10 класса МКТУ: автоматические приборы для осуществления анализов в медицинских целях;

- PRECICONTROL (регистрационный номер 1063466) в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: химические, биохимические и биологические препараты, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; диагностические средства и реагенты invitro (за исключением используемых в медицинских и ветеринарных целях); контрольные растворы и реагенты для контроля точности результатов тестирования, для контроля работы аппаратов и инструментов и для калибровки аппаратов и инструментов; 5 класса МКТУ: средства, реагенты, растворы и тест-полоски для диагностики invitro в медицинских и ветеринарных целях, за исключением используемых при беременности и в овуляционных тестах).

Указанные товарные знаки зарегистрированы в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и охраняются в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается выписками из Международного реестра товарных знаков. Регистрация товарных знаков истца подтверждена копиями выписок из международного реестра товарных знаков ВОИС, подтверждающих регистрацию Товарных знаков (т. 1 л.д. 25-87, т. 16 л.д. 193-276).

По лицензионному соглашению от 26.11.2013 Рош ДиагностиксГмбХ (лицензиар) предоставил истцу (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков COBAS, ELECSYS и PRECICONTROL (т. 1 л.д. 90-96, 102-114).

По итогам электронного аукциона ответчиком заключен договор с третьим лицом, ГБУЗ ТО "ОКБ N 1", от 27 апреля 2018 N 457К/18 на поставку реагентов и расходного материала, маркированных указанными выше товарными знаками, для выполнения иммунологических лабораторных исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории (реестровый номер договора N 2720300024918000338, заключен по результатам закупки в форме электронного аукциона N 0167200003418000926; стр. 23-88 нотариального протокола осмотра Интернет-сайта http://zakupki.gov.ru от 6 августа 2018 года, т. 2).

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора составляет 46 394 518, 51 руб., объектом закупки являются товары 64 (шестидесяти четырех) наименований, маркированные товарными знаками. Согласно договору, весь товар должен быть поставлен ответчиком в адрес третьего лица ГБУЗ ТО "ОКБ N 1"до 31 декабря 2018 года (п. 10.1. Договора).

Ответчиком во исполнение договора поставлено третьему лицу 64 (шестьдесят четыре) наименования медицинских изделий, маркированных товарными знаками, в количестве 562 (пятьсот шестьдесят две) упаковок на общую сумму 10 870 521,34 руб., что подтверждается заключением о приемке товаров по количеству, ассортименту и комплектности от 27 июня 2018 года, товарной накладной N сд1806060031 от 6 июня 2018 года, счетом-фактурой N 1806060031 от 6 июня 2018 года и актом приема-передачи товара по договору от 27 июня 2018 года, опубликованными на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (стр. 91-136 нотариального протокола осмотра Интернет-сайта http://zakupki.gov.ru от 6 августа 2018 года, т. 2). Факт опубликования указанных документов на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта от 6 августа 2018 года (т. 2).

В соответствии с официальным ответом от ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" от 9 октября 2018 года N 6331 в ответ на адвокатский запрос истца АО "СДС" во исполнение условий договора N 457к/18 от 27 апреля 2018 года дополнительно осуществлены поставки товара в адрес ГБУЗ ТО "ОКБ N1" по товарным накладным Nсд1809100005 от 10 сентября 2018 года и N сд1809100010 от 10 сентября 2018 года. Согласно ответу от ГБУЗ ТО "ОКБ N 1", приемка товаров по указанным товарным накладным приостановлена в связи с рассмотрением настоящего иска (т. 16, л.д. 5-30, т. 16 л.д. 317-344).

Все товары, поставленные ответчиком третьему лицу по договору, маркированы товарными знаками, что следует из Приложений N 1 и N 3 к договору (стр. 23-88 нотариального протокола осмотра Интернет-сайта http://zakupki.gov.ru от 6 августа 2018 года, т. 2), товарной накладной N сд1806060031 от 6 июня 2018 года, счета-фактуры N 1806060031 от 6 июня 2018 года, акта приема-передачи товара по договору от 27 июня 2018 года (стр. 91-136 нотариального протокола осмотра Интернет-сайта http://zakupki.gov.ru от 6 августа 2018 года, т. 2), копии Акта судебного пристава-исполнителя от 21 августа 2018 года о наложении ареста на товары, поставленные по товарной накладной N сд1806060031 от 6 июня 2018 года (т. 3 л.д. 19-21, т. 3 л.д. 23-33), фотографий арестованной продукции (т. 3 л.д. 44-147), товарных накладных N сд1809100005 от 10 сентября 2018 года и N сд1809100010 от 10 сентября 2018 года, ответа от ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" от 31 января 2019 года N 0683 и фотографий, полученных от ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" вместе с указанным ответом (т. 16 л.д. 317-344).

В соответствии с письмами от правообладателей товарных знаков, компаний Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ и Рош ДиагностиксГмбХ, представленных в материалы дела, единственным уполномоченным импортером медицинских изделий, маркированных Товарными знаками, на территорию России, а также исключительным лицензиатом правообладателей Товарных знаков, компаний Ф. Хоффманн-Ля-Рош АГ и Рош ДиагностиксГмбХ, на территории России является истец (т. 16 л.д. 181-191).

Согласно имеющимся в деле официальным письмам от истца и официальных дистрибьюторов истца, ни истец, ни его официальные дистрибьюторы не поставляли ответчику спорные медицинские изделия (т. 2 л.д. 142-150, т. 3 л.д. 1-6, т. 16 л.д. 278-287 и др.). Каких-либо доказательств, подтверждающих наличие у ответчика прав на использование товарных знаков, в том числе посредством введения в гражданский оборот на территории России спорных товаров, ответчиком в материалы дела не представлено.

В нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательства, подтверждающие наличие у него, либо у ООО "Энерджикон" или ООО "Виват" каких-либо прав на использование товарных знаков посредством введения спорных товаров в гражданский оборот, равно как и доказательства легального происхождения спорных товаров.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак подразумевает, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование своего товарного знака. Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия правообладателя. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) на его использование.

В соответствии с этой же статьей использование товарного знака, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет установленную законом ответственность, за исключением случаев, когда использование товарного знака лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с частью 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК, в том числе путем предъявления требований о пресечении противоправных действий и изъятии и уничтожении контрафактных товаров.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительного права осуществляется, в частности, путем предъявления требований, о признании права (п. 1 ст. 1252 ГК РФ); о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (п. 1 ст. 1252 ГК РФ); об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ (п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Также в соответствии с п. 14 ст. 38 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - "Закон"), контрафактным медицинскими изделиями считаются изделия, находящиеся в обороте с нарушением гражданского законодательства.

Ввоз на территорию Российской Федерации контрафактных медицинских изделий запрещен на основании п. 16 ст. 38 Закона.

Согласно п. 18 ст. 38 Закона контрафактные медицинские изделия подлежат изъятию и последующему уничтожению.

Факт незаконного использования товарных знаков подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, которые были в полном объеме и надлежащим образом исследованы судом первой инстанции на предмет их допустимости, относимости и достаточности, им дана надлежащая оценка.

Как правильно установлено судом первой инстанции, истец и ответчик в договорных отношениях не состоят, при этом согласия ответчику на введение спорных товаров, маркированных товарными знаками, ни истец, ни правообладатели товарных знаков не давали, что ответчиком не оспаривается. Суд первой инстанции, оценив в соответствии со ст.ст. 66, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, правомерно пришел к выводу о том, что при визуальном сравнении обозначения, расположенные на этикете и упаковке спорных товаров, сходны до степени смешения с товарными знаками, что является нарушением исключительных прав на товарные знаки.

Ответчик в обоснование того, что якобы спорный товар ввезен с согласия истца и правообладателей товарных знаков, ссылается на копии ГТД, которые указаны в счете-фактуре ООО "Энерджикон" N эн 180606002 от 6 июня 2018 года (т. 4 л.д. 93-97) с приложением соответствующих инвойсов.

Однако представленный в материалы дела анализ указанных полных копий ГТД подтверждает, что указанные ГТД касаются иных товаров, не относящихся к предмету спора.

В частности, все номера таможенных деклараций, указанные в счете-фактуре, в действительности имеют отношение к истцу, который выступал по данным таможенным декларациям в качестве декларанта. Однако, как правильно установлено судом первой инстанции, истец не ввозил на территорию России по данным таможенным декларациям какие-либо из спорных медицинских изделий, поставленных ООО "Энерджикон" в адрес ответчика и впоследствии проданных ответчиком в адрес ГБУЗ ТО "ОКБ N 1".

Данное обстоятельство подтверждается следующим. Во-первых, номера партий (номера лот, LOT) на упаковке спорных медицинских изделий, поставленных ответчиком в адрес медицинского учреждения и арестованных судебными приставами, не совпадают с номерами партий (номерами лот, LOT) тех товаров, которые ввозились Истцом по ГТД, указанным в счете-фактуре ООО "Энерджикон" (обзорная сравнительная таблица - т. 17 л.д. 21-27).

Во-вторых, те 5 (из 73) наименований медицинских изделий, поставленных ООО "Энерджикон" в адрес Ответчика, номера партий (номера лот, LOT) которых совпали с номерами партий (номерами лот, LOT), указанными в ГТД, были в действительности поставлены истцом, однако исключительно уполномоченным дистрибьюторам истца либо частным лабораториям (для целей проведения клинических исследований) (обзорная таблица - т. 17 л.д. 29-30).

Уполномоченные дистрибьюторы истца никогда не продавали эти пять наименований ответчику или третьим лицам, что подтверждается официальными ответами, полученными истцом от уполномоченных дистрибьюторов. Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено.

Согласно официальным ответам от частных лабораторий, полученным в ответ на запрос истца, данные лаборатории самостоятельно использовали поставленные медицинские изделия в количестве 5 наименований по прямому назначению и никому впоследствии не перепродавались.

В-третьих, ряд медицинских изделий, поставленных ООО "Энерджикон" в адрес ответчика, в принципе не поименованы в тех ГТД, которые указаны в счете-фактуре ООО "Энерджикон", на которые ссылается Ответчик (т. 17 л.д. 32-34, копии ГТД - т. 17 л.д. 35-209), в связи с чем по данным ГТД не ввозились.

Неправомерность действий ответчика по введению спорных медицинских изделий в гражданский оборот также подтверждается третьим лицом ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница N 1", в адрес которого ответчиком поставлены спорные медицинские изделия.

В соответствии с отзывом ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" (т. 4 л.д. 123-129), медицинское учреждение поддерживает заявленные исковые требования в полном объеме ввиду того, что (i) поставленные ответчиком медицинские изделия не отвечают требованиям законодательства, в том числе об обязательной государственной регистрации и о маркировке медицинских изделий; а также (ii) условиям договора поставки между ответчиком и учреждением от 27 апреля 2018 N 457К/18 о качестве товара, его безопасности для жизни и здоровья пациентов и требованиям об отсутствии обременения товара правами третьих лиц (пп. 1.2., 3.1., 3.3. Договора).

Таким образом, истец представил в материалы дела достаточные доказательства, которые позволили суду первой инстанции сделать правомерный вывод о незаконном использовании ответчиком товарных знаков истца посредством введения в оборот товаров, маркированных товарными знаками истца. Данные доказательства в полном объеме исследованы судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции и отклоняет доводы ответчика ввиду их необоснованности.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик приобрел спорные товары, маркированные товарными знаками, у ООО "Энерджикон", которое в свою очередь приобрело их у ООО "Виват", ввиду чего ответчик должен быть освобожден от ответственности за незаконное использование товарных знаков истца, основан на неверном толковании норм материального права и отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду следующего.

Согласно ст. 1487 ГК РФ, права правообладателей считаются исчерпанными только в случае, если товары, маркированные товарными знаками, поставлены или непосредственно правообладателем, или с его согласия.

Как подтверждается материалами дела и установлено судом первой инстанции, единственным уполномоченным импортером медицинских изделий, маркированных товарными знаками, на территорию России, а также исключительным лицензиатом правообладателей Товарных знаков, компаний Ф. Хоффманн-Ля-Рош АГ и Рош ДиагностиксГмбХ, на территории России является Истец.

Ни ответчик, ни ООО "Энерджикон", у которого, согласно позиции ответчика, он приобрел спорные товары, ни ООО "Виват", которое, как утверждает ответчик, поставило эти товары в адрес ООО "Энерджикон", не уполномочены правообладателями или истцом на использование товарных знаков, равно как и на введение в гражданский оборот на территории России каких бы то ни было товаров, маркированных товарными знаками.

Ни один из официальных дистрибьюторов истца не поставлял ответчику, ООО "Энерджикон" или ООО "Виват" спорные товары, что подтверждается официальными ответами дистрибьюторов истца в ответ на запрос истца.

С учетом того, что ответчик так и не доказал источник происхождения спорных товаров, равно как и доказательств того, что спорные товары поставлены на территорию России вышеуказанным партнерам ответчика с согласия правообладателей, спорные медицинские изделия на основании п. 4 ст. 1252 ГК РФ и пп. 14, 16 и 18 ст. 38 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" являются контрафактными, поскольку находятся в гражданском обороте с нарушением законодательства, а их источник происхождения неизвестен.

Кроме того, в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ ответчик, как субъект предпринимательской деятельности, должен был удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на товарные знаки и должен был получить необходимую информацию от своих контрагентов (Постановление КС РФ от 13 декабря 2016 года N 28-П). При этом предусмотренные пп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.

Доводы ответчика, касающиеся неправильной оценки судом первой инстанции ответа Псковской таможни, отклоняются судом апелляционной инстанции в силу того, что они являются необоснованными и направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств.

Вопреки позиции ответчика, представленный в материалы дела ответчиком ответ от Псковской таможни, в соответствии с которым номера таможенных деклараций, указанные в сопроводительных документах ООО "Энерджикон", соответствуют декларациям ООО "Рош Диагностика Рус", не свидетельствует ни о введении спорных товаров в оборот на территории России ООО "Рош Диагностика Рус", ни об оригинальном происхождении данных товаров.

Имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается, что спорные товары 1) никогда не ввозились Истцом, в том числе по тем таможенным декларациям, на которые ссылается Ответчик, и 2) являются контрафактными, поскольку, в частности, источник их происхождения не известен, а информация об источнике происхождения товаров ответчиком не представлена.

Вывод о контрафактности медицинских изделий сделан судом первой инстанции на основании исследования, в частности, следующих обстоятельств, подтвержденных относимыми, допустимыми и достаточными доказательствами (стр. 8-11 решения).

Сведения о номерах таможенных деклараций, приведенные в счете-фактуре N эн 180606002 от 6 июня 2018 года, по которой спорные медицинские изделия поставлены в адрес ООО "Энерджикон" с целью дальнейшей продажи ответчику, не соответствуют действительности. В частности, все номера таможенных деклараций, указанные в счете-фактуре, в действительности имеют отношение к истцу, который выступал по данным таможенным декларациям в качестве декларанта. Но истец никогда не ввозил на территорию России по данным таможенным декларациям какие-либо из спорных медицинских изделий, поставленных ООО "Энерджикон" в адрес ответчика и впоследствии проданных ответчиком в адрес ГБУЗ ТО "ОКБ N 1".

Кроме того, часть медицинских изделий, полученных Ответчиком от ООО "Энерджикон" и впоследствии поставленных в ГБУЗ ТО "ОКБ N 1", не прошла процедуру государственной регистрации, что является нарушением требований законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, а потому не может находиться в гражданском обороте на территории России.

Как подтверждается материалами дела, на медицинских изделиях, закупленных ответчиком у ООО "Энерджикон" и впоследствии поставленных ответчиком в адрес ГБУЗ ТО "ОКБ N 1", отсутствует маркировка, аналогичная маркировке, которая наносится на индивидуальные упаковки медицинских изделий, вводимых в гражданский оборот на территории России истцом.

При этом, как подтверждает сам ответчик в своей апелляционной жалобе, материалами дела подтверждается, что из всех фотографий, сделанных судебным приставом при аресте товаров, только на одной из них было зафиксировано наличие маркировки, которая, однако, была нанесена лишь на групповую, а не индивидуальную упаковку товаров.

Довод ответчика о том, что такая маркировка соответствует Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 года N 27, является необоснованным.

В соответствии с п. 105 Общих требований в отношении медицинских изделий для диагностики invitro применяются помимо требований к маркировке, указанных в подразделе 13 раздела III Общих требований, также дополнительные требования, предусматривающие, что маркировка медицинских изделий для диагностики invitro должна содержать, в частности, информацию о предназначении медицинского изделия для диагностики invitro, а также сведения об основных ингредиентах, содержащихся в упаковке медицинского изделия для диагностики invitro. Указанная информация на упаковке спорных товаров отсутствует, что дополнительно свидетельствует о контрафактности данных товаров.

Кроме того, на основании Договора складского хранения товаров N 1-4/8 020 от 11 января 2012 года (действовал до 10 июля 2017 года) и Договора складского хранения N 1-4/363 от 10 июля 2017 года (действует в настоящее время), заключенных между истцом и ООО "Ителла", ООО "Ителла" осуществляет тотальное стикерование медицинских изделий, принятых на хранение от истца. Стикерование осуществляется путем нанесения на индивидуальные упаковки медицинских изделий маркировки на русском языке, включающей следующую информацию:

1. Наименование уполномоченного представителя производителя;

2. Артикульный номер и наименование продукции;

3. Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;

4. Страна происхождения;

5. Срок годности в формате продукции;

6. Наименование производителя и его адрес;

7. Стандартные фразы (если необходимо): "только для диагностики invitro", "Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита C и HBsAg отсутствуют".

Копия официального ответа ООО "Ителла" на запрос истца в отношении процедуры тотального стикерования имеется в материалах дела.

Отсутствие указанной маркировки на спорных медицинских изделиях является дополнительным подтверждением того, что данные медицинские изделия были введены в гражданский оборот на территории России в нарушение действующего законодательства, а источник происхождения спорных товаров не подтвержден.

Таким образом, судом первой инстанции в полном объеме проанализированы представленные в материалы дела доказательства и сделан обоснованный вывод о том, что спорные медицинские изделия являются контрафактными на основании п. 4 ст. 1252 ГК РФ и пп. 14, 16 и 18 ст. 38 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", поскольку находятся в гражданском обороте с нарушением законодательства, а источник происхождения данных товаров неизвестен (стр. 8 решения).

Доводам апелляционной жалобы о том, что истец злоупотребляет своим правом, действует исключительно с целью "ограничения каналов поставок продукции, маркированной товарными знаками", нарушает положения Постановления Конституционного Суда РФ N 8-П от 13 февраля 2018, дана правовая оценка судом первой инстанции, с которой согласен суд апелляционной инстанции.

Доводы ответчика о недобросовестности обладателя прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации должны быть обоснованы, злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений, в противном случае такие доводы подлежат отклонению. При этом само по себе предъявление истцом требований в защиту своих прав не может свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны истца. При рассмотрении дела ответчиком каких-либо доказательств, подтверждающих наличие в действиях истца недобросовестности и злоупотребления правом, не представлено, в связи с чем данные доводы ответчика правомерно признаны необоснованными и отклонены судом.

Ссылка ответчика на Постановление Конституционного Суда РФ N 8-П от 13 февраля 2018 в отсутствие доказательств введения спорных товаров, поставленных третьему лицу - медицинскому учреждению, в гражданский оборот с согласия правообладателей на территории любого из государств - членов ЕАЭС, не могла повлиять на вывод суда о недоказанности наличия у ответчика прав на товарные знаки в силу следующего.

В соответствии с разъяснениями Суда по интеллектуальным правам, довод ответчика о не рассмотрении судами его ходатайства о применении правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13 февраля 2018 года N 8-П, подлежит отклонению, в случае если из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается наличия противоречий выводов судов позициям высшего судебного органа, содержащимся в названном постановлении (Постановление СИП от 18 июля 2018 года по делу NА41-44258/2017).

В Постановлении N 8-П от 13 февраля 2018 года Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил, что введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия лица, которому принадлежит исключительное право на товарный знак, товаров, на которых размещен этот товарный знак, влечет применение в отношении нарушителя определенных мер воздействия (ответственности) (стр. 20 Постановления).

Ответчик в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств в подтверждение своих прав на законное использование товарных знаков не представил, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно исходил из недоказанности ответчиком довода о правомерном введении в гражданский оборот спорных товаров, впоследствии поставленных им по договору своему заказчику.

Суд апелляционной инстанции обращает внимание, что в соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, ранее выраженной в Определении от 22 апреля 2004 года N 171-О, запрещение законным правообладателем использования товарного знака другими лицами, направленное на реализацию статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации, ограничивает права хозяйствующих субъектов, закрепленные в статье 34 Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой согласно ее статье 55 (часть 3) это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2001 г. N 287-О).

Принимая во внимание, что ответчиком не подтвержден источник происхождения спорных товаров, а спорные товары являются медицинскими изделиями, требующими особых условий транспортировки, хранения и эксплуатации, а также то, что часть из спорных медицинских изделий не прошла процедуру обязательной государственной регистрации, а также процедуру нанесения обязательной маркировки, их использование медицинским учреждением несет в себе риск получения некорректных результатов исследований состояния здоровья пациента и, следовательно, назначение пациенту неверного лечения, то есть несет в себе риски для жизни и здоровья пациентов.

Довод ответчика о том, что обращение истца с настоящим иском преследует цель ограничить конкуренцию и "последовательно завысить" закупочные цены на реагенты, правомерно отклонен судом первой инстанции.

Из пояснений истца следует, что он не участвует в государственных (муниципальных) закупках товаров и не может влиять как на определение начальной максимальной цены контракта, так и на итоговую его цену. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона N 0167200003418000926(т. 16 л.д. 296-297), представленным в материалы дела истцом, в электронном аукционе, проведенном по инициативе третьего лица и, по итогам которого заключен договор с ответчиком, принимало участие 2 организации: ответчик, предложивший заказчику цену по контракту в размере 46 394 518.51 руб., и ООО "Медхелп", предложившее цену по контракту в размере 46 690 025 руб.

Разница в предложенной участниками аукциона цене контракта практически отсутствует, в связи с чем довод ответчика о воздействии истца на определение цены государственного (муниципального) контракта является несостоятельным. Ответчиком не представлено доказательств того, что ООО "Медхелп" каким-либо образом связано с истцом, в связи с чем довод ответчика о воздействии истца на результаты аукциона на заключение контракта является несостоятельным.

Кроме того, в соответствии с информацией, полученной истцом от ГБУЗ ТО "ОКБ N 1" в ответ на адвокатский запрос от 6 февраля 2019 года (имеется в материалах дела), указанный договор между медицинским учреждением и ответчиком уже расторгнут в связи с невыполнением ответчиком своих обязательств по договору, в материалы дела представлены соглашение о расторжении договора и соглашение о возмещении стоимости товара.

Довод ответчика о том, что он действовал добросовестно, направив истцу запрос на коммерческое предложение, а истец, напротив, преследует цель "монополизировать рынок реагентов", отклоняется судом, поскольку запрос направлен в нарушение процедуры направления подобных запросов, согласно принятой у истца Политике (информация о процедуре находится в открытом доступе на сайте истца и подтверждается скриншотами страниц сайта истца). В соответствии с ч. 1 ст. 3 раздела II Политики продвижения продукции, истец не осуществляет реализацию продукции хозяйствующим субъектам, не относящимся к дистрибьюторам и лабораториям. При этом ответчик не мог не знать данного обстоятельства, так как он знакомился с сайтом истца и адресом его электронной почты, на который и прислал свой запрос. Ответчик по состоянию на дату направления запроса (28.03.2018) не относился ни к дистрибьюторам истца, ни к лабораториям, в связи с чем не мог обратиться за коммерческим предложением к истцу, однако мог напрямую обратиться с данным запросом к любому из дистрибьюторов истца.

Вопреки позиции ответчика, все исковые требования являются конкретными и исполнимыми, а также соответствуют действующему законодательству.

В соответствии со ст. 1254 ГК РФ истец, как исключительный лицензиат правообладателей товарных знаков, может самостоятельно выбирать любой способ защиты своих прав, включая способы, предусмотренные статьями 12, 1250 и 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требований о признании действий ответчика незаконными, а спорных товаров - контрафактными, о запрете незаконного использования товарных знаков, а также об изъятии и уничтожении контрафактных товаров.

В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, выбор способа защиты нарушенного права по смыслу действующего законодательства является прерогативой истца (Постановление СИП от 21 января 2016 года по делу N А41-50224/2014). Иск о признании действий незаконными представляет собой разновидность иска о признании. Целью (мотивом) исковых требований о признании незаконными, нарушающими исключительные права истца действий ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации спорных товаров является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия исключительного права у истца и факта нарушения этого права ответчиком. Такой правовой поход отражен, в частности в определениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.10.2012 N ВАС-39/12, от 17.10.2012 N ВАС-12821/12, от 15.10.2012 N ВАС-12700/12" (Постановление СИП от 21 января 2016 года по делу N А41-50224/2014).

Довод ответчика о том, что истцом не может быть заявлено требование о признании спорных товаров контрафактными, в том числе на основании пп. 14, 16 и 18 ст. 38 Закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", является безосновательным и подлежит отклонению.

В соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также п. 75 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" материальный носитель может быть признан контрафактным (п. 4 ст. 1252 ГК РФ) только судом.

С учетом разъяснений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также позиции Суда по интеллектуальным правам (Постановление СИП от 10 декабря 2018 года по делу N А63-11879/2017, Постановление СИП от 5 ноября 2015 года по делу NА08-832/2015 и др.), требования о признании действий ответчика незаконными, а товаров - контрафактными были правомерно удовлетворены, поскольку удовлетворение данных требований направлено на пресечение дальнейшего незаконного использования спорной медицинской продукции в условиях, когда государственный заказчик, которому такая продукция была поставлена, самостоятельно отказался от принятия товара по государственному контракту, а сам контракт был расторгнут.

Довод ответчика о том, что заявленные исковые требования не являются исполнимыми, не соответствует действительности, поскольку все требования заявлены в отношении конкретных товаров, максимально индивидуализированных с помощью указания на договор поставки и соответствующую товарную накладную. Указанному доводу дана надлежащая оценка судом первой инстанции. В материалах дела имеется сводная таблица с информацией по всем товарам, поставленным ответчиком по товарным накладным N сд1806060031 от 06.06.2018, N сд1809100005 от 10 сентября 2018 года и N сд1809100010 от 10 сентября 2018 года, а также таблица с указанием наименований и количества арестованного товара, поставленного в медицинское учреждение ответчиком по товарной накладной N сд1806060031 от 06.06.2018.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем госпошлина относится на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 мая 2019 года по делу N А40-208867/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

А.И. Трубицын Д.Н. Садикова