Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2019 г. N 17АП-9595/19

г. Пермь

26 августа 2019 г.

Дело N А60-763/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 августа 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего Сусловой О.В.,

судей Балдина Р.А., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моор О.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Зверева Антона Александровича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.05.2019,

вынесенное судьей Артепалихиной М.В.,

по делу N А60-763/2019

по иску ООО "ЭСБ-Технологии" (ОГРН 1067438010771, ИНН 7438020476, г. Челябинск)

к индивидуальному предпринимателю Звереву Антону Александровичу (ОГРНИП 316965800009908, ИНН 743902268380),

третьи лица: Зверев Александр Львович, ООО "Теплый мир "Электро" (ОГРН 1069652006786, ИНН 6652020145, г. Арамиль),

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии:

от истца: Литуновская Т.В., доверенность от 30.07.2019,

от ответчика: Гаврюшкин С.Н., доверенность от 28.01.2019 N 3,

от третьих лиц: Гаврюшкин С.Н., доверенности от 28.01.2019 N 7, от 28.01.2019 N 9,

установил,

общество с ограниченной ответственностью "ЭСБ-Технологии" (далее - истец, общество "ЭСБ-Технологии") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Звереву Антону Александровичу (далее - ответчик, предприниматель Зверев А.А.) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака "ПЛЭН" на интернет-сайте https://www.tmelekt.ru, а также в контекстной рекламе yandex, google, mail и любой иной контекстной рекламе в сети "Интернет", о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Зверев Александр Львович, общество с ограниченной ответственностью "Теплый мир "Электро" (далее - третьи лица).

Решением суда первой инстанции от 17.05.2019 иск удовлетворён в полном объеме.

Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение в связи с нарушением норм материального и процессуального права, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

Истцом представлен отзыв, в котором он просит оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество "ЭСБ-Технологии" на основании свидетельства от 09.08.2010 N 415542 с датой приоритета от 29.04.2009 является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения "ПЛЭН" в отношении товаров следующих классов Международной классификации товаров и услуг:

11 - оборудование для саун; приборы отопительные электрические; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; установки отопительные; устройства для нагрева; устройства для сушки; устройства для тепловой обработки пищевых продуктов; элементы нагревательные;

37 - установка, наладка и ремонт отопительного оборудования;

42 - исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц).

Согласно справке акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 23.01.2019 N 282-С администратором домена второго уровня tmelekt.ru является Зверев Антон Александрович.

Полагая, что ответчик, осуществляющий свою деятельность под фирменным наименованием "Торгово-монтажная компания "Теплый Мир Электро", незаконно использует товарный знак "ПЛЭН" на своем интернет-сайте https://www.tmelekt.ru, на котором потребителям предлагается приобрести товары других производителей: пленочные электронагреватели под товарными знаками "Греющая пленка ТМ", "Зебра-ЭВО 300", "Зебра-ЭВО 300 Софт", нагреватель "Нирвана"; целью незаконного использования товарного знака "ПЛЭН" при заполнении им контента интернет-сайта является увеличение количества переходов на свой сайт пользователей, осуществляющих поиск пленочных электронагревателей ПЛЭН по ключевым словам с использованием слов "ПЛЭН", "Отопление ПЛЭН", "купить "ПЛЭН", а также считая, что ответчик действует недобросовестно, используя в контекстной рекламе в сети "Интернет" слова (словосочетания) с товарным знаком "ПЛЭН", являющиеся ключевыми словами в поисковых системах, общество "ЭСБ-Технологии" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1250, 1252, 1477, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что общество "ЭСБ-Технологии" является производителем пленочных электронагревателей и правообладателем словесного товарного знака "ПЛЭН", факт использования ответчиком данного товарного знака подтвержден протоколом осмотра доказательств от 24.10.2018 N 74 АА 4258691, распечатками страниц с интернет-сайта https://www.tmelekt.ru.

При этом суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что ПЛЭН является аббревиатурой - пленочный электронагреватель, сославшись на отсутствие таких доказательств.

Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия (его уполномоченным лицом) товара с указанием его товарного знака, впоследствии реализуемого ответчиком.

Суд апелляционной инстанции находит, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи со следующим.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09).

Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи.

Согласно пункту 172 вышеназванного постановления от 23.04.2019 N 10 использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции", статья 10.bis Парижской конвенции).

В материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, реализуемой ответчиком, а также в документации, рекламе, предложениях о продаже. Ответчик не отрицает лишь факта размещения на своем сайте публикации, в самом начале которой указано следующее:

Внимание! Мы используем термин "ПлЭн" как сокращенное обозначение пленочных электронагревателей всех видов. ПлЭн в данной статье - все отечественные и зарубежные электронагреватели, изготовленные на основе пленки ПЭТ. Термин "ПлЭн" к торговой марке ПЛЭН (свидетельство на товарный знак N 415542), принадлежащей компании ООО "ЭСБ-Технологии" г. Челябинск, никакого отношения не имеет.

Производитель ПЛЭН (пленочный лучистый нагревательный элемент) уверяет, что их нагреватели работают по другим физическим принципам. Подробности вам расскажут в ООО "ЭСБ-Технологии". Сотрудничество с данной компанией мы прекратили в 2015 г.

Данная публикация имеет содержание: Что такое ПлЭн? Принцип работы ПлЭн. Сфера применения пленочных электронагревателей ПлЭн. Сходства и различия ПлЭн зарубежных и отечественных производителей. Размерный ряд ПлЭн. Как правильно рассчитать ПлЭн для греющего потока? Чем закрыть ПлЭн? Чистовая отделка потолка для ПлЭн. Рекомендуемые и не рекомендуемые материалы для чистовой отделки греющего потока. Минимальное и максимальное расстояние от ПлЭн до чистовой отделки потолка. ПлЭн и внутренняя электропроводка дома. Схема подключения ПлЭн, как правильно подключить ПлЭн. Мифы производителей и продавцов о ПлЭн. Купить ПлЭн.

На сайте ответчика также размещены предложения о продаже пленочных электронагревателей иных производителей без указания словесного обозначения "ПЛЭН".

Таким образом, возможность смешения продукции истца и продукции иных производителей, реализуемой ответчиком, исключена; потребитель не вводится предпринимателем Зверевым А.А. в заблуждение относительно производителя и товара, так как ему предоставляется надлежащая информация о субъекте и товаре.

Аббревиатура "ПлЭн" употреблена ответчиком в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, на что прямо указано на его сайте.

Как установлено в ходе рассмотрения дела N А76-5821/2015, согласно размещенной в сети "Интернет" информации аббревиатура ПЛЭН означает - пленочный лучистый электронагреватель и широко используется производителями пленочных электронагревателей, к которым относятся не только участники настоящего спора.

Поскольку истец участвовал в деле N А76-5821/2015, установленный факт имеет преюдициальное значение для него (статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, материалы дела не содержат доказательств, что предприниматель Зверев А.А. является рекламодателем, который недобросовестно использует при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевые слова (словосочетания), тождественные или сходные до степени смешения с принадлежащим истцу средством индивидуализации.

Доказательства того, что именно ответчик заказывал третьим лицам размещение в поисковых системах, в частности Яндекс, Google, контекстной рекламы реализуемой им продукции с использованием ключевых слов (словосочетаний): "нагреватели плэн", "плэн отопление цена", "плэн купить", "отопление плэн", в деле отсутствуют.

Представленные истцом в дело распечатки с результатами поиска в системах Яндекс, Google по указанным словам (словосочетаниям) само по себе это обстоятельство не подтверждают.

Между тем каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Таким образом, поскольку употребление ответчиком аббревиатуры "ПЛЭН", являющейся общепринятым сокращением в области электротехники, не для целей индивидуализации конкретного товара не может быть квалифицировано как нарушение исключительных прав на товарный знак истца и факт использования ответчиком этого товарного знака в контекстной рекламе не доказан, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Обжалуемый судебный акт следует отменить на основании пунктов 2, 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В удовлетворении иска следует отказать.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 13 000 руб., понесенные при подаче искового заявления, судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 3 000 руб., понесенные в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, относятся на истца.

В связи с тем, что истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в меньшем размере, чем это предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации, не уплачена государственная пошлина в сумме 6 000 руб. за предъявление требования неимущественного характера (подпункт 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации) и судебный акт принят не в его пользу, недостающая сумма пошлины подлежит взысканию с него в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 266, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.05.2019 по делу N А60-763/2019 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "ЭСБ-Технологии" в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Взыскать с ООО "ЭСБ-Технологии" в пользу индивидуального предпринимателя Зверева Антона Александровича 3 000 руб. судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

О.В. Суслова

Судьи

Р.А. Балдин М.Н. Кощеева