Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2019 г. N 13АП-22887/19

г. Санкт-Петербург

10 октября 2019 г.

Дело N А56-158472/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 03 октября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Климцовой Н.А.

при участии:

от истца (заявителя): не явился, извещен

от ответчика (должника): Лунев А.В. - доверенность от 01.02.2019

от 3-го лица: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-22887/2019) ИП Пуминова Виктора Александровича

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.06.2019 по делу N А56-158472/2018 (судья Баженова Ю.С.), принятое

по иску ИП Пуминова Виктора Александровича

к ООО "НОРДЭКС"

3-е лицо: 1) АО "Ижевский механический завод"; 2) ООО "Кондор"; 3) ООО "Опытно-промышленный нефтемаслозавод"; 4) ООО "ФРС"

о взыскании компенсации за использование товарного знака

установил:

Индивидуальный предприниматель Пуминов Виктор Александрович (ОГРН: 305290201400492, далее - Истец) обратился в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью "Нордэкс" (адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, лит.АХ, ОГРН: 1127847077236, далее - Ответчик) о взыскании 1 740 000 руб. компенсации за использование товарного знака N 243135 "ВЕЛС", услуги нотариуса в сумме 12 500 рублей.

Определениями суда первой инстанции к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены АО "Ижевский механический завод" (адрес: Россия 426063, Ижевск, Удмуртская Республика, ул.Промышленная, д.8, ОГРН: 1121841007958, далее - Ижевский механический завод), ООО "Кондор" (адрес: Россия 197227, СанктПетербург, ул. Гаккелевская, д.21, лит.А, оф.1109, ОГРН: 1157847286640, далее - ООО "Кондор"), ООО "Опытно-промышленный нефтемаслозавод" (адрес: Россия 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83, корп.3, лит.А, часть пом.2-Н, N 129, оф.232, ОГРН: 1117847202329; далее - Опытно-промышленный нефтемаслозавод), ООО "ФРС" (адрес: Россия, 614090, Пермь, ул. Солдатова, д.9, ОГРН: 1035900513384, далее - ООО "ФРС").

Решением суда первой инстанции от 18.06.2019 в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворить исковые требования.

В судебном заседании представитель ответчика с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Истец, третьи лица, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела истец на основании договора от 28.04.2016 об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного в рамках процедуры банкротства ОАО "Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей", приобрел исключительные права на товарный знак в виде словесного обозначения "ВЕЛС", зарегистрированный 10.04.2003 под N 243135 в отношении товаров 01-го, 02-го, 03-го и 04-го класса МКТУ, в частности, в отношении смазочных материалов.

В обоснование исковых требований Истец ссылается на то, что Ответчик использует без согласия Истца указанный товарный знак посредством размещения на своем интернет-сайте и распространения продукции. В подтверждение своих доводов Истец представил в материалы дела составленный 05.10.2018 нотариусом протокол осмотра доказательств - сайта nordextools.ru/o-kompanii/, а также сведения о заключении Ответчиком с АО "Ижевский механический завод" договора на поставку смазочно-охлаждающей жидкости "Велс-1" на сумму 843 900 руб.

24.10.2018 Истец направил в адрес Ответчика претензию с требованием о выплате компенсации, которая оставлена последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Истца в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации в двойном размере стоимости проданного товара (870 000 х 2 = 1 740 000 рублей).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, указал, что истцом в рамках процедуры банкротства приобретены товарные знаки в отношении продукции, которую истец и не производит и не реализует, а предъявляет требования к производителям и продавцам продукции иски, что квалифицировано как злоупотребление правом.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Частью 2 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Применительно к положениям ч. 2 ст. 1484 ГК РФ незаконное использование товарного знака (сходного обозначения) может выражаться, в частности, в безосновательном размещении такого товарного знака (обозначения) на товарах ответчика, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в размещении товарного знака (обозначения) в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети "Интернет".

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из приведенных норм права и правовых подходов, выработанных судебной практикой, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Обстоятельства наличия у истца исключительных прав на товарный знак "ВЕЛС" подтверждены материалами дела и ответчиком по существу не оспариваются (ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ). Правовая охрана исключительных прав в установленном законом порядке не прекращена.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на интернет-странице размещена информация о поставляемой ответчиком продукции, в том числе смазочно-охлаждающей жидкости "Велс-1", "Велс-1-М".

Кроме того, из представленных доказательств следует, что между ответчиком и АО "Ижевский механический завод" заключен договор поставки от 04.09.2018, предметом которого является поставка смазочно-охлаждающей жидкости "Велс-1" в количестве 10 000 кг на общую сумму 843 900 рублей.

До заключения указанного договора при участии в запросе котировок ответчик представил копии договора поставки от 01.01.2018 N 07/08, заключенного с производителем смазочно-охлаждающей жидкости "Велс-1" ООО "Кондор".

Вместе с тем, наличие у ООО "Кондор" права на использование товарного знака истца не доказано.

Анализируя Товарный знак Истца и обозначения, используемые Ответчиком в сети Интернет и документации в отношении поставляемой им продукции, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что использованные Ответчиком обозначения "Велс-1", "Велс-1-М", "ВЕЛС1" по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходны до степени смешения с товарным знаком Истца "ВЕЛС" и ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные различия.

Товары, охраняемые зарегистрированным Товарным знаком Истца, и товары, предлагаемые Ответчиком к продаже и реализуемые им, однородны.

Таким образом, факт использования Ответчиком в сети Интернет и документации при обозначении поставляемой им продукции обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком Истца подтверждены представленными в материалы дела доказательствами.

Суд апелляционной инстанции полагает, что правомерность введения ответчиком спорной продукции в гражданский оборот не доказана и в рамках настоящего дела.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчик, осуществив предложение к продаже товара, содержащего обозначение, схожие до степени смешения с товарными знаками истца, допустил нарушение исключительных прав истца, а потому к нему подлежат применению меры гражданско-правовой ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пунктами 43.2 и 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявленный ко взысканию размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исходя из двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 1 740 000 рублей (870 000 рублей х 2).

Как следует из материалов дела в обоснование размера компенсации истцом в материалы дела предоставлен договор поставки от 04.09.2018, заключенный между ответчиком (поставщик) и АО "Ижевский механический завод" (покупатель), предметом которого является поставка смазочно-охлаждающей жидкости "Велс-1" в количестве 10 000 кг на общую сумму 843 900 рублей.

При рассмотрении дела АО "Ижевский механический завод" в материалы дела представлены товарные накладные N 1635 от 01.10.2018, N 1797 от 25.10.2018, согласно которых в рамках заключенного договора ответчиком в адрес покупателя осуществлена поставка смазочно-охлаждающей жидкости "Велс-1" в количестве 1260 кг на общую сумму 106 335,24 рубля. Иные поставки в рамках договора произведены ответчиком не были.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Поскольку материалами дела подтверждена поставка в адрес третьего лица товара на сумму 106 335,24 рубля, размер компенсации, определенный в соответствии с пп.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ составляет 212 671,88 рублей.

В связи с тем, что истцом не доказан факт реализации ответчиком товара на сумму 870 000 рубля, исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания компенсации в сумме 212 671,88 рублей.

Истцом также предъявлены к взысканию судебные расходы в сумме 12 500 рублей.

Согласно разъяснению, данному в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле.

Перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, издержки, понесенные в связи со сбором собиранием доказательств, могут быть отнесены к категории судебных, и, следовательно, при удовлетворении имущественных исковых требований они подлежат взысканию с другой стороны.

Исходя из существа настоящего спора, фиксация нотариусом сведений, размещенных в сети Интернет носит необходимый характер, поскольку факт размещения информации о товаре с использованием товарного знака истца подлежал установлению судом.

Суд апелляционной инстанции оценил представленный истцом протокол осмотра доказательств от 05.10.2018, составленный нотариусом города Волгограда, а также установив, что за оказание услуг взыскана государственная пошлина по тарифу в сумме 3000 рублей и стоимость услуг в сумме 2 060 рублей.

Поскольку протокол осмотра доказательств принят судом наряду с другими доказательствами на основании статьи 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в силу его относимости и допустимости как доказательства по делу, апелляционный суд считает, что расходы истца в сумме 5 060 рублей подлежат взысканию с ответчика.

Вместе с тем, требования о взыскании расходов в сумме 7 440 рублей удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела между истцом и ООО "Вебнотариус" (исполнитель) заключен договор N 2709181 от 27.09.2018 возмездного оказания услуг, в соответствии с которым исполнитель принял на себя обязанности по сбору необходимых документов и информации для оказания услуг, подготовке заявления и передаче его нотариусу в целях совершения нотариальных действий, получению у нотариуса протокола осмотра, направлению протокола осмотра Заказчику. Стоимость услуг по договору определена в сумме 12 500 рублей, в которую включены платежи, подлежащие уплате нотариусу. Платежным поручением N 91 от 28.09.2018 истец произвел перечисление денежных средств в сумме 12 500 рублей на расчетный счет исполнителя.

Оценив условия заключенного договора, акта приемки оказанных услуг, апелляционный суд приходит к выводы о том, что произведенные расходы на оплату услуг ООО "Вебнотариус" в сумме 7 440 рублей не связаны с рассмотрение настоящего дела в суде, несение указанных расходов не является необходимым для реализации права на обращение в суд, не могут быть квалифицированы в качестве судебных издержек и не подлежат взысканию с ответчика.

Апелляционный суд на основании оценки представленных в материалы дела доказательств считает вывод суда первой инстанции о квалификации действий истца в качестве злоупотребления правом и отказе в защите нарушенных прав необоснованным по следующим обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением права или актом недобросовестной конкуренции, прежде всего, должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как следует из представленных в материалы дела доказательств ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" 28.02.2000 подана заявка на регистрацию товарного знака "ВЕЛС", дата регистрации которой 10.04.2003, дата истечения срока действия регистрации 28.02.2010. Срок действия регистрации продлен до 28.02.2020.

ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" осуществляло производство и реализацию товара "Жидкость смазочно-охлаждающая "ВЕЛС", разработаны ТУ 0258-053-00148843-2002 на производство товара "Жидкость смазочно-охлаждающая "ВЕЛС-1-М".

В ходе процедуры банкротства ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" 22.12.2015 проведены публичные торги по результатам которых с истцом заключен договор, в соответствии с которым правообладатель передал право на товарный знак "ВЕЛС" истцу. Договор зарегистрирован 28.04.2016 N РД0197242.

Согласно сведений, предоставленных ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" 01.06.2016 между истцом и ООО "ФРС" заключен лицензионный договор N 1/16, по условиям которого лицензиар предоставил Лицензиату исключительное право использования товарных знаков, в том числе товарный знак "ВЕЛС". По условиям договора лицензиат вправе производить и распространять продукцию, в том числе масла, СОЖ, смазки, антифриз и т.д. под переданными в пользование товарными знаками. Лицензиат принял на себя обязательства ежеквартально производить оплату переданного права пользования товарными знаками.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственности "ФРС" зарегистрировано в качестве юридического лица 24.06.2003. Учредителем является Крюков Э.П., директором Сальманов В.Т. Местом нахождения ООО "ФРС" является г. Пермь, ул. Солдатова, 9. Основным видом деятельности ООО "ФРС" является оптовая торговля промышленными химикатами, дополнительными видами деятельности: производство нефтепродуктов, производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам, антифризов.

В сети Интернет размещена информация о том, что основным направлением деятельности компании ООО "ФРС" является поставка:

- Смазочных материалов (смазочно-охлаждающие жидкости, смазки и т.д.);

- Минеральных масел (индустриальные, моторные, трансмиссионные, гидравлические, турбинные, трансформаторные, компрессорные и др.);

- Мазута, печного топлива, битума нефтяного, бензинов, дизельного топлива и т.д.

ООО "ФРС" является разработчиком и производителем смазочно-охлаждающих жидкостей новой серии "ПС" (Пермские СОЖ) - полусинтетических и минеральных СОЖ с ЕР-присадками, взамен широко известных и зарекомендовавших себя отечественных и импортных СОЖ.

ООО "ФРС" аккредитовано на нескольких электронных торговых площадках как поставщик СОЖ.

На сайте в сети Интернет также размещена информация о предложении ООО "ФРС" к продаже СОЖ "Велс-1-М" канистра 30 кг., бочка 200 кг.

За 2017 год выручка ООО "ФРС" составила 8 600 000 рублей, в бюджет уплачен НДС в сумме 346 850 рублей. ООО "ФРС" использует 4 товарных знака, являлась поставщиком товаров по государственному контракту на общую сумму 430 992 рубля.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец на торгах приобрел право на товарный знак "ВЕЛС" у правообладателя, являющегося производителем соответствующей продукции, а в последствии заключил лицензионный договор на предоставления права использования товарного знака ООО "ФРС", которое в свою очередь осуществляет реализацию СОЖ под соответствующим товарным знаком.

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии со стороны истца недобросовестного поведения, как при приобретении товарных знаков, так и при последующем его использовании.

Использование зарегистрированного товарного знака в целях получения вознаграждения по лицензионным договорам не свидетельствует о недобросовестном поведении. Так же как и приобретение истцом товарных знаков на открытом аукционе не подтверждает вывода суда первой инстанции о том, что целью приобретения явилось исключительно возможность обращения в суд к производителям и продавцам с исками о взыскании компенсации. Указанные выводы суда являются предположительными и не подтвержденными материалами дела.

Неиспользование товарного знака правообладателем (отсутствие производства и реализации товаров), обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Доводы ответчика о том, что права на товарные знаки зарегистрированы исключительно с целью причинения вреда субъектам предпринимательской деятельности, в особенности, субъектам малого бизнеса, являются необоснованными, поскольку регистрация исключительных прав является правом правообладателя, представленным ему с целью дальнейшей правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и, соответственно, недопущения использования данных товарных знаков без разрешения правообладателя.

Анализ Картотеки арбитражных дел позволяет сделать вывод о том, что предприниматель Пуминов В.А. явился инициатором судебных разбирательств о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак по следующим делам:

А56-8450/2019 в отношении товарного знака "Аквол", исковые требования удовлетворены;

А56-67427/2018 вынесено определение о возвращении искового заявления;

А43-19369/2018 в отношении торгового знака "Аврора", исковые требования удовлетворены;

А71-891/2018 в отношении торгового знака "Аквол", утверждено мировое соглашение;

А71-18873/2017 в отношении торгового знака "Аквол", утверждено мировое соглашение;

А40-11236/2018 в отношении торгового знака "Аквол", исковые требования удовлетворены;

А40-80702/2017 в отношении торгового знака "Аквол", исковые требования удовлетворены.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Следовательно, само по себе обращение правообладателей в арбитражный суд с целью взыскания компенсации за незаконное использование субъектами предпринимательской деятельности принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности, не может расцениваться как злоупотребление правом.

Оснований для применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации по отношению к истцу в рамках спорных правоотношений сторон суд апелляционной инстанции не усматривает.

При указанных обстоятельствах, учитывая то, что в действиях истца имеются признаки злоупотребления правом и размер права использования товарного знака в данном случае не доказан, в то же время факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца имел место, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции необоснованно отказал истцу в удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенных требований в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.06.2019 по делу N А56-158472/2018 отменить.

Взыскать с ООО "Нордэкс" (ОГРН 1127847077236) в пользу ИП Пуминов В.А. (ОГРНИП 305290201400492) компенсацию за использование товарного знака в сумме 212 671,88 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 5060 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей.

Взыскать с ИП Пуминов В.А. (ОГРНИП 305290201400492) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 26 684 рубля.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева Л.П. Загараева