Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2019 г. N 07АП-8059/19

город Томск

14 ноября 2019 г.

Дело N А27-90/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 ноября 2019 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Бородулиной И.И.,
		Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фаст Е.В., рассмотрел в судебном заседании дело по апелляционным жалобам индивидуального предпринимателя Ткаченко Андрея Сергеевича (N 07АП-8059/19), индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (N 07АП-8059/19(2)) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу N А27-90/2019 по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, город Уфа (ОГРН 311028012400084, ИНН 027210700736) к индивидуальному предпринимателю Ткаченко Андрею Сергеевичу, город Кемерово (ОГРН 308420501400020, ИНН 420507767907) о взыскании 50 000 руб.,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: без участия (извещен);

от ответчика: Быкова Н.А., представитель по доверенности N 01 от 16.09.2019, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ткаченко Андрею Сергеевичу (далее - ответчик, ИП Ткаченко А.С.) о взыскании компенсации в размере 50 000 руб. за использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком N 182764. В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истцом заявлено ходатайство об увеличении исковых требований, просит взыскать 600 000 руб. компенсации. Ходатайство судом удовлетворено.

Решением суда от 16.07.2019 с индивидуального предпринимателя Ткаченко Андрея Сергеевича в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича взыскано 600 000 руб. компенсации, 2 000 руб. расходов по государственной пошлине. С индивидуального предпринимателя Ткаченко Андрея Сергеевича в доход федерального бюджета взыскано 13 000 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с указанным решением, истец и ответчик обратились в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Истец просит изменить мотивировочную часть решения суда, указав на правомерность доводов истца о размере полученной ответчиком выручки с незаконным использованием товарного знака истца в сумме 57,6 млн. рублей и право истца на взыскание компенсации в сумме 115,2 млн. рублей и отсутствии у суда права выйти за пределы исковых требований. В апелляционной жалобе указывает, что выбран способ расчета компенсации как двукратный в двукратном размере стоимости товара, на которых незаконно размещен товарный знак. При этом с учетом того, что правовая охрана товарного знака по свидетельству N 182764 предоставлена в отношении услуг, а не товаров необходимо учитывать положения пп.2п.4 ст.1515 ГК РФ, п.2 ст.1477 ГК РФ. Ссылается на право истца, на взыскание компенсации в размере двукратной выручки.

Ответчик в жалобе просит отменить решение арбитражного суда, отказать в удовлетворении исковых требований. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, истец злоупотребляет своим правом, обращаясь за защитой своего права при этом не ведет предпринимательскую деятельность с использованием зарегистрированного товарного знака. Истец не обосновал расчет заявленных требований. Кроме того, возможность исчисления компенсации в двукратном размере выручки от используемого коммерческого обозначения п.4 ст.15151 ГК РФ не предусмотрено. Ответчик считает, что используемое ответчиком коммерческое обозначение не может ввести потребителей и контрагентов на территории Кемеровской области в заблуждение относительно лица, продающего товар, не создает и не может создавать у потребителей представления, что товар под вывеской "1000 МЕЛОЧЕЙ ВСЕ ДЛЯ ДОМА ДАЧИ И РЕМОНТА", "1000 МЕЛОЧЕЙ ДЛЯ УДОБНОЙ ЖИЗНИ" продается посредством неизвестного потребителю товарного знака N 182764.

Истец и ответчик в отзывах, пояснениях, возражениях, представленных в суд в порядке статей 81, 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), доводы жалоб друг друга отклонили, поддержали свои правовые позиции.

Определениями апелляционного суда от 03.09.2019 судебное разбирательство по апелляционной жалобе в порядке статьи 158 АПК РФ отложено на 26.09.2019, определением апелляционного суда от 26.09.2019 судебное разбирательство по апелляционной жалобе в порядке статьи 158 АПК РФ отложено на 17.10.2019, определением апелляционного суда от 17.10.2019 судебное разбирательство по апелляционной жалобе в порядке статьи 158 АПК РФ отложено на 07.11.2019.

Определением от 07.11.2019 в соответствии со статьей 18 АПК РФ произведена замена состава суда, сформирован следующий состав: Павлюк Т.В. (председательствующий), Бородулина И.И., Логачев К.Д. (судьи). В связи с заменой состава суда рассмотрение дела начато с самого начала.

В судебном заседании представитель ответчика поддержала доводы жалобы, настаивал на ее удовлетворении. В удовлетворении апелляционной жалобы истца просила отказать.

В соответствии со статьей 123, 156 АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционных жалоб, отзывов, пояснений, дополнений, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Ибатуллин А.В. является обладателем исключительного права товарный знак, включающий графический элемент в виде круга, с расположенным внутри словесно-буквенным элементом "1000 мелочей", выполненным кириллическим шрифтом, за номером государственной регистрации 182764 с датой приоритета 30.11.1995, зарегистрированного 20.12.1999 в отношении услуг Международной классификации товаров и услуг: 35 (закупка товаров) и 42 (реализация товаров) классов, с датой истечения срока действия исключительного права на товарный знак 30.11.2025.

Правообладателем товарного знака указан Ибатуллин А.В., проживающий по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, д. Нурлино, ул. Комсомольская, д.2.

Как указывает истец, товарный знак N 182764 используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем перечисления лицензиата для индивидуализации магазина "1000 мелочей", находящегося по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Нурдино, ул. Центральная, 9.

Ссылаясь на то, что ответчик использует товарный знак N 182764 (обозначение "1000 мелочей") в качестве названия магазинов в г. Кемерово, ул. Металлистов, 4Б и в г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1 при осуществлении деятельности по реализации товаров без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что словесное обозначение ответчика не только сходно с товарным знаком истца, но и тождественно ему. Суд пришел к выводу о том, что в результате использования обозначения "1000 мелочей" ответчиком у потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь ответчика как лица, участвующего в коммерческой деятельности, с предоставляемыми в магазине услугами, к которым следует отнести демонстрацию товаров, продвижение товаров (для третьих лиц).

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции считает выводы суда не обоснованными, при этом исходит из следующего.

В силу положений статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают, в том числе, исключительное право.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу данной нормы Закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так в силу пункта 2 части 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Из материалов дела следует, что в Госрестре 20.12.1999 зарегистрирован товарный знак N 182764. Правообладателем товарного знака указан - Ибатуллин А.В.

Таким образом, истец является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "1000 мелочей" в отношении товаров (услуг) 35 и 42 классов МКТУ (в том числе закупка и реализация товаров).

Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что словесное обозначение ответчика не только сходно с товарным знаком истца, но и тождественно ему.

Между тем, судом первой инстанции при принятии решения об удовлетворении исковых требований в полном объеме не учтено следующее.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара (услуги).

Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены в настоящее время Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Так, в пункте 42 названных Правил указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем названном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность совпадающих признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

Так, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Таким образом, в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, но и различительная способность защищаемого товарного знака, а также степень однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (при идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг)), а также и иные факторы, в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительность и объем использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степень известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Согласно пункту 14.4.2 Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 N 4322) при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении ответчика сходства до степени смешения, апелляционным судом установлено, что принадлежащий истцу товарный знак и вывеска магазина ответчика, имеют один сходный элемент - слова "1000" и "мелочей" и различаются по иным элементам изображений. В частности, словосочетание "1000 мелочей" в обоих изображениях прописано разными шрифтами, начертаниями, размерами. В товарном знаке истца изображение ограничено кругом, внутри которого размещены слова "1000 мелочей", при этом используется белый фон и черный контур. Вывеска магазина ответчика имеет прямоугольную форму, в центре которого расположены слова "1000 мелочей для удобной жизни", а с правой и с левой стороны расположены изобразительные элементы в виде групп квадратов с различными предметами.

Таким образом, изображения на вывеске магазина ответчика обладает отличительной способностью, в связи с чем его нельзя назвать тождественными или схожими до степени смешения с товарным знаком истца.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, различны по визуальному восприятию.

Кроме того, истец и ответчик осуществляют деятельность в различных регионах страны (Республика Башкортостан и город Кемерово), что также подтверждает отсутствие вероятности или угрозы смешения товарного знака истцом, принимая во внимание также то, что вывеска не является непосредственным воспроизведением торгового знака, принадлежащего истцу, поскольку имеет иное графическое начертание.

Согласно пункту 1 статьи 1540 ГК РФ, согласно которому на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, исключительное право в Российской Федерации возникает в отношении коммерческих обозначений, которые индивидуализируют предприятия, находящиеся на территории Российской Федерации. В отношении иных обозначений, хотя и сходных по своему существу с коммерческими, но используемых для индивидуализации предприятий, находящихся на территории других государств, исключительное право, предусмотренное ГК РФ, не действует.

Однако, требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территорией (город, район, улица и т.д.).

Иными словами не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий, как это имеет место в данном случае. Аналогичный вывод изложен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2018 по делу N А14-5540/2017, 09.04.2019 по делу N А32-53611/2017.

Таким образом, поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании, и в данном случае указанный критерий не был подтвержден, кроме того нельзя сделать вывод о том, что интересы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича и ответчика пересекались на одной территории. Совпадение словесного элемента "1000 мелочей" на различных непересекающихся территориях не дает оснований суду сделать вывод о том, что ответчиком допущено нарушение прав индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на принадлежащий ему товарный знак.

Кроме того, в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2015 по делу N А55-1744/2015 в наименовании торгового предприятия, с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, который направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Согласно пояснениям истца, изложенных к определению от 06.09.2019 товарный знак N 182764, принадлежащий истцу, используется лицензиатом этого товарного знака для индивидуализации магазина "1000 Мелочей"".

Таким образом, непосредственно истцом не ведется деятельность с использованием товарного знака N 182764 для обозначения товаров для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Как ранее изложено, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Таким образом, основанием для привлечения ответчика к ответственности является установление факта нарушения им исключительных прав истца.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. При этом товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

При доказанности принадлежности истцу права на товарный знак N 182764 "1000 мелочей" вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ истец не доказал фактического использования им товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" предусмотрено, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя. Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555 указано, что с учетом установленного Гражданского кодекса Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Сведениями свидетельства на товарный знак N 182764 "1000 мелочей" подтверждено наличие у истца прав правообладателя.

Однако вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ истец не представил доказательств того, что занимается предпринимательской деятельностью, в которой реализует свои исключительные права на товарные знаки, правообладателем которых является.

Формируя вывод о злоупотреблении правом истцом, апелляционный суд исходит из того, что согласно информации, размещенной в Картотеке арбитражных дел в свободном доступе за последние три года он является истцом более чем в 50 арбитражных делах, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью.

Согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В рассмотренном случае при изложенных обстоятельствах невозможно признать, что целью приобретения истцом прав на товарный знак было его использование. Поведение истца противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров и услуг правообладателя. Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака обуславливает фактическую невозможность смешения в глазах потребителя товарного знака истца с наименованием, использованным ответчиков в названии его магазинов.

Не установлен сам факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Стало быть, право истца на использование товарного знака не подлежало защите, у суда отсутствовали основания для удовлетворения иска.

Доводы истца, касающиеся определения размера компенсации, не имели правового значения и судом апелляционной инстанции отклонены, поскольку установленное злоупотребление истцом своим правом в силу части 2 статьи 10 ГК РФ, что товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, различны по визуальному восприятию является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Учитывая изложенное, нет правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы истца, соответственно изменения мотивировочной части судебного акта.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции, оценив представленные сторонами доказательства, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, а требования истца не подлежат удовлетворению.

Поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, с учетом положений пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ решение подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

В связи с отказом в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, в соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционных жалоб ответчика и истца относятся на истца.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу ИП Ткаченко А.С. удовлетворить.

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 16.07.2019 по делу N А27-90/2019 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к индивидуальному предпринимателю Ткаченко Андрею Сергеевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав отказать в полном объеме.

Апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставит без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736 ОГРН 311028012400084) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 13000 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736 ОГРН 311028012400084) в пользу индивидуального предпринимателя Ткаченко Андрея Сергеевича, город Кемерово (ОГРН 308420501400020, ИНН 420507767907) 3000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

И.И. Бородулина К.Д. Логачев