Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2024 г. N 09АП-84460/23 по делу N А40-251737/2021

г. Москва

29 января 2024 г.

Дело N А40-251737/21

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Е.А. Ким,

судей: А.И. Трубицына, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Н. Хрущак,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

истца Общества с ограниченной ответственностью "Венеция Стоун"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 октября 2023 года по делу N А40- 251737/21,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Венеция Стоун" (ОГРН: 1187847132428)

к 1. Обществу с ограниченной ответственностью "Фаворитос" (ОГРН: 1145074009585),

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Союз" (ОГРН: 1165074058005)

о защите исключительных права, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: Назаренко Я.С. по доверенности от 13.11.2023, Романьков О.А. по доверенности от 09.01.2024,

от ответчиков: не явился, извещён.

1)Общество с ограниченной ответственностью "Фаворитос": не явился, извещён,

2)Обществу с ограниченной ответственностью "Союз": Губаева Е.А. по доверенности от 16.06.2022.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Венеция Стоун" обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Фаворитос", Обществу с ограниченной ответственностью "Союз" о солидарном взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 617686, N 807698; признании незаконным использование товарных знаков по свидетельствам РФ N 617686, 807698; обязании прекратить незаконное использование товарных знаков N 617686, 807698.

Решением суда от 10 марта 2022 года исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 10.03.2022 по делу N А40-251737/21 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 10.03.2022 по делу N А40-251737/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2022 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 1483, 1484 ГК РФ, ст.ст. 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ решением от 13 октября 2023 г. суд первой инстанции в иске отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что решение не содержит оценку доводов сторон повторяет доводы отзыва ответчиков, судом не дана оценка тому обстоятельству, что истец требовал защиту не по 19, а по 35 классу МКТУ, суд не оценил степень схожести товарных знаков истца и обозначений, используемых ответчиком, суд не учел, что ответчик использовал без разрешения словесные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Союз" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представитель Общества с ограниченной ответственностью "Фаворитос" в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что ООО "Венеция Стоун" (далее - Истец) является правообладателем комбинированного товарного знака "VENEZIA STONE COMPANY est 2003" по свидетельству РФ N 617686, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.05.2017 по заявке N 2015714965, с приоритетом от 21.05.2015, в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знака, а именно: 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация подписки на газеты (для третьих лиц), организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц), помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование экономическое, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование.

Истец также является правообладателем комбинированного товарного знака "VENEZIA STONE COMPANY" по свидетельству РФ N 807698, зарегистрированного в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19.04.2021, с приоритетом от 06.11.2019, в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов международной классификации товаров и услуг для регистрации товарного знака, а именно:

35-агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими и промышленными предприятиями; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; службы консультативные по управлению бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);

37 - добыча горнорудных полезных ископаемых; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами; работы каменно-строительные: работы штукатурные: разработки карьеров: строительство;

39 - аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; переноска грузов; посредничество при перевозках; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные, работы разгрузочные, расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги транспортные; фрахт (перевозка товаров на судах); хранение товаров, хранение товаров на складах;

40 - гравирование; информация по вопросам обработки материалов; обработка абразивная; обработка чистовая; полирование с помощью абразивов; работы гончарные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; распиловка материалов: услуги по пескоструйной обработке;

42 - дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания геологические; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области строительства зданий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги по созданию образа (промышленная эстетика).

Кроме того, Истец является собственником фирменного наименования "Венеция Стоун" на основании записи в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица N 1187847132428 от 08.05.2018 г.

Кроме того, Истцу принадлежит доменное имя: VENEZIASTONE.COM (Registry Domain ID : 1669388341_DOMAIN_COM-VRSN).

Истцу стало известно, что Ответчиками незаконно используется словесное обозначение "Венеция Стоун", сходное до степени смешения с товарными знаками Истца в контекстной рекламе при отображении указанного словесного обозначения в гиперссылке при переходе на сайт: https://cosmostone.ru/, на котором содержится информация о продаже аналогичного товара: натурального камня в слэбах для последующей обработки и готовых изделий из натурального камня (плитка, мозаика и др.), а также на сайте: https://cosmostone.ru/ в разделе "Каталог камня" в рекламных целях осуществляется демонстрация образцов товара (натурального камня) в целях его индивидуализации, при этом используется словесное обозначение "Венеция Стоун", сходное до степени смешения с товарными знаками Истца (Протокол осмотра доказательств от 03.09.2021 серия 78 АВ N 0455149, составленного нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург Сафоновой Светланой Владимировной).

Как пояснил представитель истца, последний никогда не давал согласия Ответчикам на использование принадлежащих ему товарных знаков, не заключал никогда ни с одним из Ответчиков Договор о коммерческой концессии либо иные соглашения, позволяющие Ответчикам использовать товарные знаки Истца в целях рекламы и демонстрации своего товара на законных основаниях. Более того Истец никогда не вводил на территории Российской Федерации в гражданский оборот товар (натуральный камень), который рекламируется на сайте https://cosmostone.ru/, поименованный как "Венеция Стоун", т.е. указанием словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками Истца.

Истцом был сделан запрос в ООО "Регистратор Доменов", ОГРН 1047796108744, ИНН 7701525129 (Исх N 149 от 21.05.2021) о принадлежности доменного имени cosmostone.ru, был получен ответ, что администратором доменного имени cosmostone.ru является юридическое лицо, указавшее при регистрации следующие данные: ООО "ФАВОРИТОС, ИНН: 5036142368, Юридический адрес: 142100, РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1. (Ответчик-1).

Кроме того, в процессе проверки информации Истцом был установлено юридическое лицо, которое рекламирует и предлагает к продаже третьим лицам продукцию аналогичную продукции Истца (натуральный камень в слэбах для последующей обработки и готовых изделий из натурального камня, плитка, мозаика и др.), с указанием словесного обозначения "Венеция Стоун", сходного до степени смешения с товарными знаками Истца, посредством использования сайта: https://cosmostone.ru/.

Указанным юридическим лицом является ООО "Союз", ОГРН 1165074058005, ИНН 5036161882, адрес: 142181, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, Бережковский проезд, д.8, Б АЗ А МЕХАНИЗАЦИИ, офис 3 (Ответчик-2).

Обстоятельства рекламы и публичного предложения к продаже Ответчиком-2 продукции, информация о которой размещена на сайте: https://cosmostone.ru/ подтверждается Протоколом осмотра доказательств от 07.06.2021 серия 77 АГ N 7036732, составленного нотариусом города Москвы Ивановым Борисом Сергеевичем.

Кроме того, Истцом было зафиксировано незаконное использование словесных обозначений "Венеция Стоун" сходных до степени смешения с товарными знаками Истца в контекстной рекламе при отображении указанных словесных обозначений в гиперссылке при переходе на сайт: https://cosmostone.ru/. В частности, при осуществлении поиска на интернет-сайте с доменным именем, размещенным по адресу https://www.google.ru, по ключевому слову: Венеция Стоун", результаты поиска содержат гиперссылку на сайт: https://cosmostone.ru/. При этом, указанная гиперссылка на сайт: https://cosmostone.ru/ сопровождается значком "Реклама". При переходе по указанной гиперссылке пользователь попадает на сайт: https://cosmostone.ru/. (Протокол осмотра доказательств от 18.05.2021 серия 77 АГ N 7036291, составленного нотариусом города Москвы Ивановым Борисом Сергеевичем).

Кроме того, Истцом было инициировано проведение Маркетинговой экспертизы использования товарного знака и фирменного наименования компании "Венеция Стоун" в качестве ключевого слова в контекстной рекламе конкурирующей компанией ООО "Фаворитос", ООО "Союз". (Исполнитель: ООО "ПКР", адрес: 101119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.82, литер Ч). Согласно Экспертному заключению, Экспертами, проводящими исследование, были сделаны следующие выводы:

На рассматриваемых сайтах компаний ООО "Венеция Стоун" и ООО "Фаворитос" (https://veneziastone.com и https://cosmostone.ru) представлен схожий ассортимент продукции.

Основным продуктом, формирующим выручку компании "Венеция Стоун", является натуральный камень в слэбах для последующей обработки и готовые изделия из натурального камня (плитка, мозаика и др.).

Продукцией ООО "Фаворитос" также является натуральный камень в слэбах для последующей обработки и готовые изделия из натурального камня (плитка, мозаика и др.).

На сайтах указанных выше компаний представлены мрамор, гранит, кварцит, оникс, травертин, лабрадорит, сланец, известняк, агат, кварц, аметист, яшма и окаменелое дерево. Обе рассматриваемые компании предлагают аналогичный продукт, используемый для одинаковых целей, следовательно, для аналогичной продукции, не имеющей уникальных качеств, высокую ценность имеет индивидуальных брэнд, позволяющий потребителю отличать товары различных производителей.

Портрет целевой аудитории для двух рассматриваемых сайтов практически идентичен, обе компании конкурируют за одних и тех же посетителей.

Основным инструментом продаж продукции VeneziaStone и CosmoStone является сайт компании. Официальный сайт представляет собой важнейший инструмент формирования и поддержания имиджа компании и ее товаров, способствует повышению степени узнаваемости бренда.

По данным ресурса SpyWords, я Яндекс.Директ за период с августа 2020 по июль 2021 года порталом cosmostone.ru привлечены рекламой потребители по следующим ключевым словосочетаниям: "Венеция стоун мрамор гранит", "Венеция стоун мрамор", "Венеция камень и керамика", "мрамор Венеция", "Венеция мрамор гранит", "Венеция мрамор", "Венеция камень керамика", "Венеция камень", "Венеция гранит", "натуральный камень Венеция стоун", "Венеция камень камень керамика мрамор и гранит москва", "Венеция камень москва", "Венеция мрамор официальный сайт", "склад натурального камня Венеция стоун", "компания Венеция камень", "Венеция камень керамика мрамор".

Анализ сайтов показал, что компания CosmoStone использует персонализацию коммуникации и методы продвижения, аналогичные методологии VeneziaStone.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, истец обратился в суд с иском.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы на основании следующего.

Согласно статьи 14.4. закона N 135-ФЗ, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Как указал ответчик, ФАС РФ сообщало Истцу об отсутствии в действиях Ответчиков нарушений исключительных прав ООО "Венеция Стоун".

Согласно заключению Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, куда в досудебном порядке обратился Истец, антимонопольный комитет указал об отсутствии в действиях ООО "Фаворитос" и ООО "СОЮЗ" нарушений исключительного права на товарные знаки.

Роспатентом отказано ООО "Венеция Стоун" в регистрации в качестве товарного знака в 19-ом классе MKT "Venezia stone". Как натуральный, так и искусственный камень относятся к 19 классу МКТУ, в отношении которых группа/серия товарных знаков истца не зарегистрированы.

Товарные знаки N N 617686,807698 обозначены как "VENEZIA stone company", "VENEZIA STONE COMPANY est 2003", а также имеют графическое и цветовое обозначение. При этом, "stone", "company", "company est 2003" являются не охраняемыми элементами.

На сайте компании РБК размещены более полные сведения относительно товарного знака за N 617686, где название общества имеет более длинное наименование- VENEZIA STONE COMPANY EST. 2003 VENEZIA VEEZIA EZIA VEEZIA VE EZIA.

Согласно Контракту от 03.06.2019 за N 49/19 и спецификации к нему, оригинальное название камня итальянского поставщика обозначено обычным компьютерным черно-белым шрифтом как Marble Venezia stone, что никоем образом не совпадает с "VENEZIA stone company", "VENEZIA STONE COMPANY est 2003", а также с их графическим и цветовым изображением.

Примененное Ответчиками оригинальное название поставщика- Venezia stone (Венеция камень) - не название фирмы, не маркировка товара и т.д. Venezia stoneназвание камня, поставленного итальянским поставщиком в соответствии с контрактом. Именно по условиям контракта поставщик заявил к поставке мрамор под названием Venezia stone. ООО "Фаворитос" разместило на своем сайте с доменным именем cosmostone.ru сообщение о наличии мрамора под названием "Venezia stone", что соответствует спецификации к контракту, сведениям изложенным в таможенном документе (инвойсе), а также в универсальном передаточном документе (УПД).

Поставщик Stone Trading International SRI, BONOTTI (Италия), поставил натуральный камень под оригинальным названием Venezia stone в рамках исполнения обязательств по контракту от 03.06.2019 г. N 49/19.

Факт поставки итальянским поставщиком натурального камня по названием Venezia stone ООО "Фаворитос" и ООО "Союз" подтверждается документами поставщика, в том числе таможенными документами, и сообщением поставщика о поставке натурального камня под названием Venezia stone во исполнение контракта от 03.06.2019 г. N 49/19.

ООО "Венеция Стоун" не является производителем камня, не является единственным поставщиком камня (дистрибьютером), поставляемого из Италии.

Название камня не является результатом интеллектуальной деятельности Истца. Вместе с тем, наименование российского общества с ограниченной ответственностью "Венеция Стоун", торгующего природным камнем производителей разных стран, вводит потребителей в заблуждение относительно причастности ООО "Венеция Стоун" к производителям Италии.

Товар "камень" не относится к однородным услугам/работам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки Истца. Название товара " камень" не являет собою ничего оригинального, единственного в своем роде, как и обозначение Венеция.

Ни слово камень, ни название провинции, не являются для Российского законодательства определяющим фактором.

Совпадение названия камня с именем ООО "Венеция Стоун" не может свидетельствовать об использовании Ответчиками фирменного наименования российского общества с ограниченной ответственностью, тем более, о незаконном использовании товарных знаков Истца Venezia Stone Company (N 807698), VENEZIA STONE COMPANY est 2003(N 617686).

Законодательство в качестве средств индивидуализации юридических лиц и производимых ими товаров называет: фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживание), наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение - гл. 76 ГК РФ. Только в том буквенном и цветовом контексте, как зарегистрировано в Роспатенте, подлежат правовой охране Venezia Stone Compani и VENEZIA STONE COMPANY est 2003.

Визуальное восприятие товарных знаков Venezia Stone Company (N 807698), VENEZIA STONE COMPANY est 2003(N 617686), отображенных в определенном цветом и буквенном регистре, позволяет увидеть существенное отличие их элементов от элементов наименования натурального камня Venezia Stone, выполненного в ином цветовом и буквенном регистре, что также свидетельствует об отсутствии нарушения прав владельцев.

Согласно абз. 1 п. 41 Правил регистрации товарных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития РФ, в соответствии с которой "обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах".

Вместе с тем, словесное обозначение "Венеция" не может служить средством индивидуализации истца, поскольку данное слово является общеупотребительным -названием города другого государства, к которому Истец - российское общество с ограниченной ответственностью не имеет отношение ни по факту нахождения, ни по факту торговли исключительно товаром происхождения в Италии. ООО "Венеция Стоун" торгует камнем происхождения различных стран.

Согласно информации, размещенной на сайте Истца :"VENEZIA STONE COMPANY поставляет натуральный камень со всего мира: гранит, мрамор, оникс, травертин, лабрадорит, кварцит и др. Это готовый к переработке камень в слэбах и плитке.

На фото усматриваются разность написания названия камня, используемого Ответчиками как Venezia stone, с изображениями товарных знаков Истца.

При этом: 1.на фото ( N 807698) имеется цветное изображение с символом в виде квадрата. Слово VENEZIA написано заглавными буквами, остальное прописными.

При этом, в основном слове первая и последняя буквы изображены в виде треугольников. Во втором случае ( N 617686) изображение имеет разную цветовую гамму, подчеркивания, все буквы заглавные, а элементы буквы Z располагаются от первой до последней буквы слова VENEZIA.

Сайты Истца и Ответчиков имеют значительные различия, разное наполнение.

Использование обозначения, схожего с товарным знаком, в качестве "ключевых слов" в контекстной рекламе не может считаться нарушением права на товарный знак, так как в таких случаях это обозначение не используется для индивидуализации товаров или услуг. Условный рекламодатель не демонстрирует обозначение, не маркирует им товары, не используют в предложении к продаже и т.п. Он в принципе нигде и никак это обозначение не использует, в том смысле, в каком законодательство об интеллектуальных правах определяет понятие "использование".

Так в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2018 года по делу А40-200682 указано, что использование спорного обозначения с целями, отличными от целей индивидуализации товаров, работ или услуг, не может быть признано использованием товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ и не приводит к смешению товаров Истца и Ответчика.

Кроме того установленное ВС РФ правило о том, что т.н. "ключевые слова" не могут считаться нарушением исключительного права на средство индивидуализации -использование "в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции" (п. 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Действия ответчиков не могут квалифицироваться актом недобросовестной конкуренции, поскольку в материалы дела представлено Решение Федеральной антимонопольной службы, в котором указывается, что действия ответчиков не попадают под признаки недобросовестной конкуренции, установленной законом.

Пунктом 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" устанавливается опровержимая презумпция владения сайтом администратором доменного имени.

Пока не доказано обратное, считается, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим результаты интеллектуальной деятельности.

В рассматриваемом судом случае установлено, что администратором доменного имени www.cosmostone.ru является ООО "Фаворитос".

Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Ответственность за содержание информации на сайте несет владелец сайта.

Согласно доводам Истца, ему удалось установить принадлежность указанного сайта также и ООО "Союз" посредством Протокола осмотра доказательств от 7 июня 2021 года. Вместе с тем, в переписке, которая отражена в Протоколе указывается, что ее ведут сотрудники ГК Космос (мрамор, гранит, оникс). Они принимают заказ от гр. Комаровой, они ведут переписку и присылают документы на оплату. При этом ООО "Союз" не имеет никакого отношения ни к веб-сайту, ни к принятию заказа, ни к его размещению, иное истцом не доказано.

Таким образом ООО "Союз" не имеет к веб-сайту www.cosmostone.ru отношения.

Вывод о том, что все операции на указанном веб-сайте совершались ООО "Фаворитос", исключает возможность удовлетворение каких-либо требований к ООО "Союз", как к лицу, которое к спорному правоотношению никаким образом не относится и с ним не связано.

Как следует, из представленных Истцом копий свидетельств о регистрации товарных знаков N 617686, N 807698, а также из открытого реестра товарных знаков РФ Роспатента, в отношении 19 класса товарные знаки Истца регистрации не имеют.

В силу этого, требование Истца запретить предлагать к продаже камень "Венеция Стоун" является незаконным, так как такое предложение к продаже может осуществляться свободно до тех пор, пока в 19 классе МКТУ не появится зарегистрированный товарный знак "Венеция Стоун" или схожий с этим обозначением.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- "ГК РФ") при регистрации товарного знака лицо получает возможность использовать его любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 этой же статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ предусматривает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Регистрация товарного знака осуществляется в отношении определенных классов товаров и услуг, и, таким образом, правообладатель получает возможность использовать средство индивидуализации именно в части данных классов МКТУ.

Таким образом, правообладатель в отношении товарного знака, зарегистрированного в отношении определенного товара, может на эксклюзивной основе с использованием знака: демонстрировать товар, предлагать его к продаже в сети интернет, демонстрировать в витринах и на полках магазинов, размещать рекламу товара в медиа и сети Интернет, создавать упаковку (как единицы товара, так и групповую упаковку) и т. п.

При этом правообладателю это законом разрешено, а всем остальным лицам запрещено делать (без согласия правообладателя). Регистрация товарного знака порождает у правообладателя определенный набор полномочий, который до этого события (регистрации) мог быть реализован любым лицом без нарушения закона.

Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров определенного класса МКТУ свидетельствует, в свою очередь, в отсутствии монополии у заявителя на использование запрашиваемого обозначения, в отсутствии у него права запрещать кому-либо осуществлять те действия, которые были перечислены выше (предлагать товар с обозначением к продаже, использовать обозначение в рекламе, размещать информацию о таком товаре в сети Интернет и т.д.)

Как указал ответчик 2, Истец запрашивал при регистрации своих товарных знаков "VENEZIA STONE" охрану для 19 класса МКТУ (включает натуральный камень, мрамор) и получил отказ.

Таким образом Роспатент своим решением прямо запретил Истцу использовать обозначение VENEZIA STONE для защиты (легальной монополизации) коммерческой деятельности в отношении товаров 19 класса.

Это следует из текста Решения Роспатента от 10.02.2020 г. по заявке N 2018745189. В указанном Решении указано, кроме прочего, что:

"Комбинированное обозначение "VENEZIA STONE" по заявке N 2018745189, поданной 16.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки".

"Входящее в состав заявленного обозначения слово "VENEZIA" с итальянского языка на русский переводится как "Венеция" (см. https://translate.google.ru/, https://dic.academic.ru). "Венеция" - город в Северной Италии на побережье Адриатического моря. Данное слово содержится в словарях - представляет собой географическое наименование, в связи с чем, является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в выводе экспертизы. Вместе с тем, существует весьма большая вероятность того, что данное обозначение в целом может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о принадлежности товаров и связанных с ними услуг, для индивидуализации которых оно предназначено, тому или иному производителю из Венеции (Италии).

Следует отметить, что архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV-XVI веках. Вместе с Венецианской лагуной внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экономика островной Венеции основана на туризме и ремёслах. Венеция славится производством художественных изделий из стекла на острове Мурано, кружев на острове Бурано, мозаики. Морской порт Венеции сохранил свое мировое значение. Кроме того, Италия является всемирным центром добычи и обработки белого мрамора (см. https://dic.academic.ru). В силу этого обстоятельства, коллегия усматривает наличие у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и услуг места нахождения их изготовителя, так как не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о том, что на дату подачи заявки (16.10.2018) та или иная конкретная продукция, маркированная этим обозначением, уже была известна российскому потребителю, как продукция, выпускаемая самим заявителем, либо по его заказу определенным производителем из Венеции".

"Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2019".

Отказ Роспатента в регистрации Истцом товарного знака "Venezia stone" свидетельствует о том, что любое лицо вправе использовать это обозначение в своей предпринимательской деятельности. На момент подачи данной заявки Истец не приобрел исключительные права на обозначение, и, соответственно, не был вправе требовать запрет использования обозначения третьими лицами.

В соответствии с п. 155 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2023 по делу N А40-251737/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

А.И. Трубицын Д.В. Пирожков