Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2020 г. N 10АП-15142/20 по делу N А41-43012/2019

г. Москва

21 октября 2020 г.

Дело N А41-43012/19

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.,

судей Марченковой Н.В., Виткаловой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания: Малофеевой Ю.В.,

при участии в заседании:

от ООО "Сохраним Ваше Тепло" (ИНН 7328087478, ОГРН 1167325051618)- Черемшанцев В.В. представитель по доверенности от 21.09.20 г.;

от ответчика: ИП Хажаева В.Г. (ИНН 501800585523, ОГРНИП 313501835700021) - Какорин А.А. представитель по доверенности от 05.06.19 г.;

третье лицо - Полякова Елена Владимировна - представитель не явился, извещен.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Хажаева Владимира Геннадьевича (ИНН 501800585523, ОГРНИП 313501835700021) на решение Арбитражного суда Московской области от 07 августа 2020 года по делу N А41-43012/19,

по исковому заявлению ООО "Сохраним Ваше Тепло" к ИП Хажаеву В.Г. о защите исключительных прав на полезные модели и взыскании компенсации, третье лицо - Полякова Елена Владимировна,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сохраним Ваше Тепло" "Сохраним Ваше Тепло" (далее - ООО "Сохраним Ваше Тепло") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Хажаеву Владимиру Геннадьевичу (далее - ИП Хажаев В.Г.) о запрете изготовления, предложения к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот, в том числе путем размещения на сайте https://nano-sk.ru изделий "Стяжка универсальная для несъемной опалубки", в которых использованы полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 166729, N 12710; о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на названные полезные модели по 2 000 000 рублей за каждое.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Полякова Елена Владимировна.

Решением Арбитражного суда Московской области от 07 августа 2020 года по делу N А41-43012/19 Суд запретил ИП Хажаеву Владимиру Геннадьевичу (ИНН 501800585523, ОГРНИП 313501835700021) изготовление, предложение о продаже, продажу, в том числе, путем размещения на сайте https://nano-sk.ru изделий "Стяжка универсальная для несъемной опалубки", в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 166729.

Суд запретил ИП Хажаеву Владимиру Геннадьевичу (ИНН 501800585523, ОГРНИП 313501835700021) изготовление, предложение о продаже, продажу, в том числе, путем размещения на сайте https://nano-sk.ru изделий "Стяжка универсальная для несъемной опалубки", в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 127108.

Взыскал с ИП Хажаева Владимира Геннадьевича (ИНН 501800585523, ОГРНИП 313501835700021) в пользу ООО "Сохраним Ваше Тепло" (ИНН 7328087478, ОГРН 1167325051618) компенсацию за нарушение исключительных патентных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 166729 в размере 1 800 000 руб., на полезную модель по патенту Российской Федерации N 127108 - в размере 1 600 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 550 руб., 37 999 руб. в возмещение расходов на оплату экспертизы. В остальной части иска отказал.(т. 8 л.д. 139-138).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ИП Хажаев В.Г. обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, просил обжалуемый судебный акт отменить, вынести по делу новый судебный акт. Заявил ходатайство о проведении повторной экспертизы.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы и ходатайства о назначении экспертизы возражал, сославшись на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Апелляционный суд отказывает в ходатайстве о назначении экспертизы в связи со следующим.

В соответствии с ч. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Таким образом, вопрос о необходимости проведения экспертизы, относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу, удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной или повторной экспертизы или их назначение по собственной инициативе является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Согласно положениям главы 7 АПК РФ арбитражный суд, определив в соответствии с подлежащими применению нормами материального права обстоятельства, имеющие значение для дела, оценивает представленные и предлагаемые сторонами доказательства по своему внутреннему убеждению.

Ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы отклоняется судом апелляционной инстанции, исходя из обстоятельств дела, а также отсутствия оснований сомневаться в достоверности и объективности выводов эксперта.

Субъективное несогласие с результатами экспертизы не является основанием для удовлетворения ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертиз.

В заявленном ходатайстве о проведении экспертизы заявитель не обосновал надлежащим образом порочности экспертизы, проведенной в рамках настоящего дела, а также предлагал также поставить иные вопросы перед экспертом.

Ходатайство о назначении судебной экспертизы заявлено без приложения перечня необходимых документов (согласие экспертного учреждения с указанием экспертов, сроков проведения и стоимости, внесения на депозитный счет суда денежных средств).

Кроме того, в силу второго абзаца пункта 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" в случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 АПК РФ, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, Русаков Василий Владимирович является обладателем патента Российской Федерации N 166729 на полезную модель "Стяжка строительная" со следующей формулой: "1. Стяжка строительная, содержащая два элемента, соединенные между собой с образованием перемычки, на каждом конце перпендикулярно оси перемычки установлены по две пластины, одна из которых является фиксатором и расположена в торце, а вторая, внутренняя, удалена от нее на расстояние, равное толщине стеновой панели, при этом на каждом конце перемычки имеется хвостовик с пазами, ответными фиксатору, отличающаяся тем, что перемычка состоит из двух одинаковых, оснащенных клипсами арматуры частей, соединенных элементами фиксации, а перемычка имеет выступы и ответные им пазы.

2. Стяжка строительная по п.1, отличающаяся тем, что оснащена удлинителем с элементами фиксации.". Право использования названной полезной модели на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставлено обществу на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 25.04.2017 за N РД0221465. Впоследствии в указанный лицензионный договор внесены изменения в части типа предоставленной лицензии (исключительная лицензия), которые зарегистрированы Роспатентом 12.03.2019 за N РД0288316.

Также Русаков В.В. является обладателем патента Российской Федерации N 127108 на полезную модель "Стяжка строительная" со следующей формулой: "1. Стяжка строительная, содержащая перемычку, на каждом конце которой перпендикулярно оси перемычки установлены по две пластины, одна из которых является торцевой, а вторая, внутренняя, удалена от нее на расстояние, равное толщине стеновой панели, отличающаяся тем, что торцевые пластины выполнены съемными, а перемычка выполнена разъемной, имеет на каждом конце хвостовик с пазами и содержит элементы фиксации.

2. Стяжка строительная по п.1, отличающаяся тем, что имеет удлинитель с элементами фиксации. 3. Стяжка строительная по п.1, отличающаяся тем, что имеет выступы для фиксации элементов арматуры.".

Обществу на основании лицензионных договоров предоставлено право использования данных полезных моделей на условиях исключительной лицензии.

Между обществом и Русаковом В.В. заключен договор от 12.12.2018 уступки права требования взыскания с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав на полезные модели по патентам Российской Федерации N 166729 и N 127108 в период с 08.07.2016 по 18.03.2018 и договор от 08.05.2019 об уступке требования взыскания с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав на полезные модели по патентам Российской Федерации N 166729 и N 127108 в период с 18.03.2018 по 08.05.2019.

При этом между истцом и ответчиком был заключен дистрибьютерский договор от 02.08.2017 N 1-2017 на размещение и реализацию товара, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 166729, который был расторгнут истцом в одностороннем порядке 02.04.2018.

Вместе с тем обществу стало известно, что после расторжения упомянутого договора предприниматель без надлежащего согласия осуществлял производство, предложение к продаже в сети Интернет на сайте https://nano-sk.ru и реализацию товара, в котором использованы полезные модели, право использования которых на условиях исключительной лицензии предоставлено истцу.

Указанные обстоятельства в совокупности послужили основанием для обращения общества в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения исключительного права действиями ответчика.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ответчик указывает, что выводы суда необоснованные.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что правообладатель может предоставить другому лицу право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса 7 32_9905060 Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Из изложенного следует то, что лишь исключительный лицензиат (обладатель исключительной лицензии) может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса, при условии, что ему такое право предоставлено лицензиаром.

Истцом в материалы дела представлены лицензионный договор от 07.12.2018 на предоставление права использования полезной модели по патенту Российской Федерации N 127108 на условиях исключительной лицензии (зарегистрирован Роспатентом 07.05.2019 за N РД0293940), а также лицензионный договор от 11.01.2017 о предоставлении права использования полезной модели по патенту Российской Федерации N 166720 на условиях неисключительной лицензии и соглашение от 07.12.2018 о внесении изменений в названный договор в части типа предоставленной лицензии (исключительная лицензия; зарегистрировано Роспатентом 12.03.2019 за N РД0288316).

Суд, оценив данные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обоснованно указал, что истцу предоставлено право использования данных полезных моделей на условиях исключительной лицензии (патент Российской Федерации N 127108 с 07.05.2019; патент Российской Федерации N 166720 с 12.03.2019) способами, указанными в предметах данных лицензионных договоров, а именно: изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых лицензиаром на территории), в которой использованы полезные модели.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 данного пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Таким образом, для установления факта использования полезных моделей по спорным патентам нужно провести сравнительный анализ независимых пунктов формул полезных моделей по названным выше патентам и технических признаков (характеристик) спорного технического объекта и выявить их наличие или отсутствие.

В целях установления факта использования ответчиком в изготавливаемых и реализуемых им изделиях каждого признака полезных моделей, приведенных в независимых пунктах, содержащихся в патентах формулах полезных моделей, право использования которых предоставлено истцу, судом определением от 03.03.2020 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту Щелокову А.О.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 1) Использован ли в продукте "стяжка универсальная для несъемной опалубки (Элемент N 1)" каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 127108 формулы полезной модели?

2) Использован ли в продукте "стяжка опалубки с фиксатором арматуры" (стяжка универсальная для несъемной опалубки (Элемент N 1) с фиксатором для арматуры (Элемент N 2) каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 166729 формулы полезной модели?

3) Использован ли в информации об "универсальной стяжке опалубки", в частности в изображении продукта "универсальная стяжка опалубки", размещенной на сайте https://nano-sk.ru, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 127108 формулы полезной модели?

4) Использован ли в информации об "универсальной стяжке опалубки с фиксатором арматуры", в частности в изображении продукта "универсальная стяжка опалубки с фиксатором арматуры", размещенной на сайте https://nano-sk.ru, каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 166729 формулы полезной модели?

В материалы дела поступило заключение судебной патентоведческой экспертизы от 20.03.2020, согласно которому в продукте "стяжка универсальная для несъемной опалубки (Элемент N 1)" использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 127108 формулы полезной модели; в продукте "стяжка опалубки с фиксатором арматуры" (стяжка универсальная для несъемной опалубки (Элемент N 1) с фиксатором для арматуры (Элемент N 2) использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 166729 формулы полезной модели; в информации об "универсальной стяжке опалубки", в частности в изображении продукта "универсальная стяжка опалубки", размещенной на сайте https://nano-sk.ru, использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 127108 формулы полезной модели; в информации об "универсальной стяжке опалубки с фиксатором арматуры", в частности в изображении продукта "универсальная стяжка опалубки с фиксатором арматуры", размещенной на сайте https://nano-sk.ru, использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте Российской Федерации N 166729 формулы полезной модели.

Кроме того, как пояснил эксперт, разные редакции пунктов 2, 3 статьи 1358 ГК РФ были приведены экспертом в связи с тем, что на даты приоритетов патентов действовали соответствующие редакции названной статьи.

Вопреки доводам ответчика, данное обстоятельство не могло повлиять на достоверность выводов эксперта, поскольку судом перед экспертом были поставлены вопросы, исходя из действующей редакции указанной нормы. Вопросы об использовании в продукте признаков, эквивалентных признакам полезных моделей, приведенных в независимых пунктах их формул, и ставших известными в качестве таковых в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных пунктом 2 этой же статьи, что было предусмотрено недействующей редакцией статьи 1358 ГК РФ, судом перед экспертом не ставились. Соответствующие обстоятельства экспертом не исследовались и не устанавливались, что подтверждается содержанием заключения судебной экспертизы.

Выводы эксперта, изложенные в названном заключении, подтверждаются и иными доказательствами, представленными в материалы дела, опровергающими доводы ответчика.

Так довод предпринимателя о том, что им осуществляется производство и реализация изделий, которые в отличие от полезных моделей, права использования которых предоставлены обществу на условиях исключительной лицензии, не находятся в конструктивном единстве и функциональном взаимодействии, что исключает возможность признания таких изделий единым устройством, противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

В частности из представленных в материалы дела скриншотов страниц сайта https://nano-sk.ru от 07.08.2019 (т. 1, л.д. 65; т. 2, л.д. 66-68) следует, что в базовый набор модульных элементов универсальной стяжки опалубки входят универсальная стяжка - 2 штуки, скобообразный фиксатор стяжки - 2 штуки; дополнительно можно приобрести отдельные элементы изделия, в том числе фиксатор арматуры (клипса); удлинитель стяжки. На изображениях изделие также изображено совместно.

Из сертификата соответствия N РОСС RU.HA34.H03040 сроком действия с 24.04.2018 по 23.04.2021 также усматривается, что он выдан на "стяжку для несъемной опалубки с фиксаторами арматуры" (т 4, л.д. 79). Скриншоты страниц того же сайта от 24.11.2019 (т. 4, л.д. 95, 97, 98, 103) также содержат следующую информацию: "универсальная стяжка опалубки - это набор модульных элементов, который необходим для монтажа по технологии "несъемная опалубка"; "фиксатор арматуры для стяжки опалубки служит для того, чтобы можно было удобно крепить арматуру внутри конструкции несъемной опалубки" При этом в базовый комплект поставки стяжки опалубки универсальной входят: стяжка - 2 шт., фиксатор стяжки - 2 шт., фиксатор арматуры (клипса) - 2 шт.

Изложенное свидетельствует о том, что на сайте https://nano-sk.ru предлагаются к продаже изделия как составные части одного целого, единого с точки зрения конструктивного единства и функциональной взаимосвязи изделия. Данное обстоятельство также подтверждается размещенной на указанном сайте инструкцией по установке.

То обстоятельство, что составные части изделия могут быть использованы каким-либо иным возможным способом в иных целях, не исключает установленного судом обстоятельства предложения к продаже на сайте https://nano-sk.ru изделия в конструктивном единстве по его прямому назначению в качестве стяжки для несъемной опалубки с фиксаторами арматуры.

При этом тот факт, что предложение к продаже спорных изделий на сайте https://nano-sk.ru осуществлено предпринимателем подтверждается в частности представленным в материалы дела ответом предпринимателя на претензию общества от 25.03.2019, в котором в качестве адреса электронной почты указан адрес mail@nano-sk.ru, а в качестве сайта указан nano-sk.ru.

Названный адрес электронной почты указан предпринимателем также в дистрибьютерский договор от 02.08.2017 N 1-2017.

Факт размещения информации на данном сайте предпринимателем им не оспаривается.

Таким образом, суд приходит к выводу, экспертным заключением в его совокупности и взаимной связи с иными имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается факт использования ответчиком полезных моделей по патентам Российской Федерации N 127108 и N 166729, в предлагаемых им к продаже на сайте https://nano-sk.ru и реализуемых изделиях.

При этом суд отклоняет довод ответчика о том, что истцом в материалы дела были представлены иные образцы изделий, чем те, которые были приобретены истцом как продукция, изготовленная ответчиком, поскольку соответствующих доказательств в материалы дела ответчиком не представлено.

В свою очередь истец представил в материалы дела СD-диск, содержащий видеозапись распаковки коробки с приобретенным истцом товаром, исследованной судом в судебном заседании.

Равным образом ответчиком не представлено доказательств того, что при проведении экспертизы в рамках проверки заявления от 17.10.2019 КУСП N 14851 эксперту были представлены те же образцы, которые были представлены в настоящее дело.

В то же время, как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.02.2020, к материалу были приобщены результаты оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка".

То есть на экспертизу в рамках проверки по заявлению о возбуждении уголовного дела были представлены другие образцы, чем имеющиеся в материалах настоящего дела, исследованные экспертом Щелоковым О.А. При таких обстоятельствах заключения экспертизы, проведенной в рамках проверки заявления от 17.10.2019 КУСП N 14851, представленные ответчиком, также не свидетельствуют о неверности выводов, содержащихся в заключении судебной экспертизы по настоящему делу.

Кроме того, материалами дела подтверждается факт изготовления предпринимателем изделий, в которых использованы спорные полезные модели, а именно - указанным выше сертификатом соответствия N РОСС RU.HA34.H03040 на стяжку для несъемной опалубки с фиксаторами арматуры и удлинителем, в котором в качестве изготовителя указан предприниматель.

Срок действия данного сертификата с 24.04.2018 (то есть после расторжения дистрибьютерского договора от 02.08.2017 N 1-2017) по 23.04.2021.

Также в материалы дела представлены фотоизображения упаковки товара, на которой имеются указания на предпринимателя, его контактные данные, включая ссылки на адрес электронной почты указан: mail@nano-sk.ru и сайт nano-sk.ru (т. 1, л.д. 48-49).

Таким образом, суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названные доказательства в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу, что материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 166729, N 12710, путем изготовления, предложения к продаже и продажи изделий, в которых без согласия истца использованы данные полезные модели.

Разрешение истца на использование указанных полезных моделей ответчиком, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено, равно как и доказательств озвученного представителей ответчика в последнем судебном заседании довода о том, что ответчиком реализовывался товар, полученный им в период действия дистрибьюторского договора от 02.08.2017 N 1-2017.

При таких обстоятельствах, суд обоснованно удовлетворил требование истца о запрете ответчику осуществлять изготовление, предложение о продаже, продажу, в том числе, путем размещения на сайте https://nano-sk.ru изделий "Стяжка универсальная для несъемной опалубки", в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 166729 и по патенту Российской Федерации N 127108.

Вместе с тем суд полагает не подлежащими удовлетворению требования компании об обязании предпринимателя прекратить действия, связанные с иным введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделий "Стяжка универсальная для несъемной опалубки", в которых использованы упомянутые полезные модели.

Так, требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению.

Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Данное разъяснение изложено в пункте 57 постановления от 23.04.2019 N 10. В материалы дела не представлено доказательств осуществления какоголибо иного ввода предпринимателем в гражданский оборот товаров, в которых незаконно использованы полезные модели истца.

Также суд, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 79 постановления от 23.04.2019 N 10, отмечает, что в лицензионных договорах, заключенных между правообладателем спорных полезных моделей и обществом, не раскрыто, что подразумевается под иным введением в гражданский оборот изделий с использованием этих полезных моделей, в связи с чем не представляется возможным установить какие еще права получены на основании лицензионных договоров самим истцом.

В связи с изложенным суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований в указанной части. Помимо этого, обществом заявлены требования о взыскании с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав на полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 166729, N 12710.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Требования общества о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащие ему полезные модели заявлено в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ.

Согласно пункту 62 постановления от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

При определении размера компенсации суд полагает необходимым учесть то, что незаконное использование спорных полезных моделей осуществлялось ответчиком несколькими способами (путем изготовления, предложения к продаже и продажи изделий, в которых использованы эти полезные модели), которые объединены единством цели - реализация изделий третьим лицам (самостоятельно, через третьих лиц (контрагентов), а также путем размещения предложения о продаже на сайте https://nano-sk.ru).

Кроме того, суд принимает во внимание то обстоятельство, что спецификой незаконного использования произведения в сети Интернет является то, что подобное нарушение чаще всего является длящимся (определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224). Данная правовая позиция по аналогии применяется к делам о нарушении исключительного права на полезную модель.

Истцом в материалы дела представлены доказательства того, что ответчик продолжительное время осуществлял незаконные действия, связанные с использованием спорных полезных моделей, в том числе после подачи искового заявления по настоящему делу, в частности: документами, подтверждающими закупку товара через сайт petrovich.ru 17.01.2019, сертификатом соответствия N РОСС RU.HA34.H03040, протоколом осмотра сайта https://nano-sk.ru от 17.01.2019, скриншотами страниц названного сайта, датированными 05.08.2019, 23.09.2019; 24.11.2019; доказательства закупки товара непосредственно у ответчика 22.08.2019.

Ответчиком, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств, опровергающих длящийся характер нарушения, равно как и доказательств, свидетельствующих о том, что данное нарушение им прекращено на момент рассмотрения спора, в материалы дела не представлено.

Факт того, что данное нарушение ответчиком не прекращено, представитель ответчика в судебном заседании не оспаривал.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что допущенное предпринимателем нарушение исключительных прав на полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 166729, N 127108 является длящимся на протяжении значительного периода времени.

Вместе с тем суд учитывает, что право использования спорных полезных моделей на условиях исключительной лицензии у истца возникло с 07.05.2019 (патент Российской Федерации N 127108) и с 12.03.2019 (патент Российской Федерации N 166720), договоры уступки прав требования взыскании компенсации за предыдущий период не были зарегистрированы в установленном порядке в нарушение разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 70 постановления от 23.04.2019 N 10.

С учетом этого обстоятельства, принимая во внимание также длящийся характер нарушения, суд полагает, что компенсация за допущенное нарушение может быть взыскана за период с 12.03.2019 (патент Российской Федерации N 166720) и с 07.05.2019 (патент Российской Федерации N 127108).

Учитывая изложенное, принимая во внимание, характер допущенного нарушения (изготовление, предложение к продаже через сайт, реализация через сайт и третьих лиц), длительный срок незаконного использования данных полезных моделей (с 12.03.2019 и с 07.05.2019 (применительно к моменту возникновения права требования компенсации за нарушение у истца) по настоящее время), наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, то, что использование данных полезных моделей является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, что следует из представленных доказательств, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд приходит к выводу о наличии оснований для снижения заявленного размера компенсации и взыскания ее за нарушение исключительных патентных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 166729 в размере 1 800 000 рублей, на полезную модель по патенту Российской Федерации N 127108 - в размере 1 600 000 рублей.

Ответчик каких-либо иных доводов, не учтенных судом при определении размера компенсации, не заявлял.

Таким образом, исковые требования общества обоснованно удовлетворены в части: о запрете ответчику осуществлять изготовление, предложение о продаже, продажу, в том числе, путем размещения на сайте https://nano-sk.ru изделий "Стяжка универсальная для несъемной опалубки", в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 166729 и по патенту Российской Федерации N 127108 и о взыскании компенсации за нарушение исключительных патентных прав на полезную модель по патенту Российской Федерации N 166729 в размере 1 800 000 рублей, на полезную модель по патенту Российской Федерации N 127108 - в размере 1 600 000 рублей.

Доводы о несоблюдении претензионного порядка отклоняются по следующим основаниям.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы.

Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. Решение спора самими сторонами миром позволяет, в том числе, минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность.

Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.10.2015 N 304-ЭС15-11596, претензионный порядок урегулирования спора преследует цель его разрешения во внесудебном порядке. Оставление иска без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка основано на реальной возможности разрешения спора в таком порядке при наличии воли сторон к совершению направленных на это соответствующих действий. Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем.

Несоблюдение такого порядка не может являться безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения, так как такое решение может привести к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон (пункт 4 раздела II "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4", утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015).

При таких обстоятельствах, исходя из цели претензионного порядка и перспективы досудебного урегулирования настоящего спора, а также принимая во внимание длительность рассмотрения настоящего спора, процессуальную активность ответчика на протяжении рассмотрения спора, отсутствие соответствующих заявлений со стороны ответчика на протяжении рассмотрения дела, в целом позицию ответчика, из которой не усматривается его намерение добровольно и оперативно урегулировать возникший спор, оставление настоящего иска без рассмотрения приведет к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и будет носить формальный характер, что не соответствует целям эффективного правосудия.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 07 августа 2020 года по делу N А41-43012/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

Е.Н. Виткалова Н.В. Марченкова