Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2020 г. N 15АП-11651/20 по делу N А32-36258/2019

город Ростов-на-Дону

11 декабря 2020 г.

дело N А32-36258/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 декабря 2020 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Маштаковой Е.А.,

судей Чотчаева Б.Т., Яицкой С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бархо В.Ю.,

при участии:

от истца посредством использования системы "Картотека арбитражных дел (онлайн-заседание)": представителя Аладашвили И.Д. по доверенности 22.10.2019, Чакилева В.К. по доверенности от 22.10.2019 (после перерыва);

от ответчика посредством использования системы "Картотека арбитражных дел (онлайн-заседание)": представителя Василенко В.А. по доверенности от 17.06.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122)

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 по делу N А32-36258/2019

по иску индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122)

к акционерному обществу "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843)

о пресечении нарушения исключительных прав, взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Мануйлов Игорь Михайлович (далее - истец, предприниматель, ИП Мануйлов И.М.) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к акционерному обществу "Новоросхлебкондитер" (далее - ответчик, общество, АО "Новоросхлебкондитер") о запрете незаконного использования словесного товарного знака "Доброе утро" по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу, и схожего с ним до степени смешения обозначения в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" и однородных ему товаров; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу, и схожего с ним до степени смешения обозначения в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" в размере 30795470 руб. (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений первоначально заявленных исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 в иске отказано. С индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича в доход федерального бюджета 128977 руб. госпошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Мануйлов И.М. обжаловал его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе предприниматель просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что поскольку сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства, а маркируемые товары обладают высокой степенью однородности, очевидным является вывод о вероятности смешения и смешении как таковом в гражданском обороте маркируемых сравниваемыми обозначениями товаров. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, выдав истцу свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака "доброе утро", подтвердила его исключительное право на этот товарный знак, не установив при этом, что словесный элемент "доброе утро" в этом товарном знаке вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общеупотребимым термином либо отражает какие-либо характеристики товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. получение сертификата и заключения на продукцию не свидетельствует о возникновении у ответчика исключительного права на обозначение "доброе утро". Кроме того, само по себе получение сертификата и заключения на продукцию не означает, что товар со спорным обозначением вводился ответчиком в гражданский оборот, поскольку их получение не связано с переходом права собственности на исследуемую продукцию. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в период с 03.11.2009 и по 30.12.2015 ответчик осуществлял реальное использование спорного обозначения на товаре, упаковке товара и любым другим способом. Таким образом, истец не знал и не должен был знать о том, что ответчик использует обозначение "доброе утро". Вывод суда первой инстанции о том, что обозначение "доброе утро" стало известным в обороте до даты приоритета, не подтвержден документально. Факт получения ответчиком санитарно-эпидемиологического заключения до даты приоритета товарного знака не может свидетельствовать о том, что обозначение стало известным в обороте.

В отзыве на апелляционную жалобу АО "Новоросхлебкондитер" указало на законность и обоснованность принятого арбитражным судом первой инстанции решения, просило в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В судебном заседании, открытом 03.12.2020, представитель истца поддержала доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель ответчика не согласился с доводами апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 09 час. 45 мин.

10 декабря 2020 года. Информация о перерыве отражена в информационной системе "Картотека арбитражных дел".

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе, с участием тех же представителей, а также при участии от истца представителя Чакилева В.К. по доверенности от 22.10.2019.

После перерыва представители сторон поддержали свои правовые позиции, изложенные ранее. Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного заседания с целью ознакомления с письменными пояснениями представителя ответчика.

Рассмотрев данное ходатайство, суд не находит правовых оснований для его удовлетворения.

В соответствии с частью 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

По смыслу приведенных норм, такое процессуальное действие суда как отложение судебного разбирательства является его правом, предоставленным для обеспечения возможности полного и всестороннего рассмотрения дела.

В рассматриваемом случае каких-либо новых доводов либо доказательств, по сравнению с представленными ранее, истец не представил.

Законность и обоснованность решения суда проверены судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ИП Мануйлову И.М. принадлежит исключительное право на словесный товарный знак "Доброе утро" по свидетельству N 420339, зарегистрированному, среди прочего, в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье". Дата приоритета товарного знака: 22 апреля 2009 года. Дата регистрации товарного знака: 12 октября 2010 года.

Исключительное право на товарный знак приобретено истцом на основании договора об отчуждении товарного знака, зарегистрированного в реестре товарных знаков РФ 01.09.2011 за N РД0086377.

Как указал истец, ответчиком с 30.12.2015 осуществляется использование принадлежащего предпринимателю товарного знака путем промышленного производства продукции, на которую незаконно нанесен товарный знак.

Из пояснений истца также следует, что в октябре 2016 года на электронном аукционе ответчик заключил государственные контракты с ПСУ СО КК "Новороссийский комплексный центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" и другими заказчиками на поставку продуктов питания, в том числе кондитерских изделий с товарным знаком "Доброе утро". В октябре 2018 года на Сенном рынке города Краснодара приобретено печенье "Доброе утро!" (обозначение на самом печенье), дата изготовления 28.09.2018, производитель - АО "Новоросхлебкондитер".

Полагая, что ответчиком нарушено исключительное право предпринимателя на товарный знак, последний обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1477, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", признав недоказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, отказал в иске.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которого он обратился с настоящим иском, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе и товарные знаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Признавая недоказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, суд первой инстанции исходил из того, что словесное обозначение "Доброе утро" не является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком истца, имеет графические (визуальные) различия, отличается по написанию, общему зрительному впечатлению; возможное сходство сравниваемых объектов по критерию фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным, поскольку выражение "Доброе утро" является общеупотребимым.

Однако данный вывод суда первой инстанции является ошибочным, основанным на неправильном применении норм материального права.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

Пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 указанного Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481). Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Между тем, признавая словесный элемент "Доброе утро" неохраняемым, суд фактически в нарушение вышеприведенных норм ГК РФ ограничил правовую охрану товарного знака истца, объем которой установлен соответствующим решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не содержит указания на то, что словесный элемент "Доброе утро" включен в состав товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 420339 в качестве неохраняемого.

Данное обстоятельство означает, что Роспатент при проверке заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения не установил, что словесный элемент "Доброе утро" не обладает различительной способностью применительно к тем услугам, для индивидуализации которых предполагается использовать обозначение.

Кроме того, решением Федеральной Службы по интеллектуальной собственности от 08.07.2020 рассмотрено возражение АО "Новоросхлебкондитер" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 420339, правовая охрана товарного знака оставлена в силе.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ (абзац 2 пункта 154 постановления N 10).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, отказ в иске о защите исключительного права на товарный знак по основанию отсутствия его различительной способности, а также в связи с тем, что товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, противоречит нормам ГК РФ и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 постановления от 26.03.2009 N 5/29.

Таким образом, отказ в защите исключительного права на товарный знак по мотиву отсутствия у включенного в этот товарный знак словесного элемента различительной способности является незаконным, как основанный на неправильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2016 N С01-698/2016 по делу N А53-26274/2015.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления N 10 и пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о вероятности и степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного в материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 постановления N 10.

Проведя самостоятельный анализ производимого ответчиком товара и товарного знака истца, суд апелляционной инстанции установил контрафактность товара ответчика.

Признавая недоказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, суд первой инстанции также исходил из того, что использование ответчиком элемента "Доброе утро" началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака N 420339.

По мнению ответчика, что спорное печенье производится им с 1997 года, в обоснование чего ссылается на рецептуру и технологическую инструкцию, утвержденные 30.06.1997.

АО "Новоросхлебкондитер" также указало, что в течение периода производства печенья с наименованием "Доброе утро" общество имело обязательные сертификаты и декларации о соответствии качества продукции, выданные уполномоченными органами, в подтверждение чего в материалы дела представлен сертификат соответствия N РОСС RU.AM71.B07377 от 03.11.2009, декларация о соответствии N РОСС 1Ш.АИ71.Д09596 от 18.09.2012, декларация о соответствии ТС N RU Д-Ки.АИ71.В.03430 от 21.03.2015, декларация о соответствии ТС N RU Д-ЕШ.ПТ50.В.04171 от 30.12.2015.

Вместе с тем, довод ответчика о том, что истец зарегистрировал товарный знак, который ранее разработал и применял ответчик, судебной коллегией отклоняется, как основанный на неверном толковании положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, без учета разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 52 и абзаце втором пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Вывод о нарушении обществом исключительных прав сделан на основании доказательств производства им спорного товара, в том числе и после даты регистрации товарного знака предпринимателя.

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком в материалы дела не представлено надлежащих и достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что спорный товар был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия истца.

Суд апелляционной инстанции, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом конкретных обстоятельств дела, пришел к выводу о наличии в действиях общества нарушения исключительного права предпринимателя на спорный товарный знак.

Заявленный к взысканию размер компенсации, как следует из представленных в материалы дела пояснений, расчетов, был определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

Согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Истцом направлялись ответчику требования о предоставлении сведений и документов об объемах выпуска контрафактной продукции за период с 16.01.2016 по день получения требований.

Поскольку указанные требований были оставлены истцом без удовлетворения, истцом размер компенсации определен в размере 30795470 руб., исходя из следующего расчета.

Истец полагает, что ответчик осуществлял производство контрафактной продукции в период с 16 января 2016 года по 10 января 2020 года (1455 дней), в том числе: в 2016 году: 350 дней; в 2017 году: 365 дней; в 2018году: 365 дней; в 2019году: 365 дней; в 2020 году: 10 дней.

Начало периода определено истцом с даты выдачи декларации о соответствии соответствия ТС N RU Д-RU.ПТ50.В.04171 от 30.12.2015. и ТС N RU Д-RU.АИ71.В.03430 + праздничные и выходные дни, т.е. с 16 января 2016 года.

Поскольку ответчиком не предоставлено доказательств прекращения выпуска контрафактной продукции по состоянию на дату подачи иска, истец определил 10 января 2020 года датой окончания периода производства контрафактной продукции.

Как следует из корпоративного годового отчета ответчика, в 2015 году им было всего произведено продукции на 388043 тыс. рублей (без НДС).

В количественном выражении ответчиком было произведено хлебобулочных изделий 8137 тонн, кондитерских изделий 772 тонны (в том числе 417 тонн печенья), а всего было произведено кондитерских и хлебобулочных изделий 9326 тонн.

Таким образом, доля печенья в общем объеме производства составила 4,7 %.

Средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 41,60 тыс. руб. (без НДС).

Расчетная стоимость произведенного печенья составила 17347,2 тыс. рублей.

Как следует из корпоративного годового отчета ответчика, в 2016 году им было всего произведено продукции на 390045 тыс. руб. (без НДС).

В количественном выражении ответчиком было произведено хлебобулочных изделий 7574 тонн, кондитерских изделий 606 тонн (в том числе 334 тонн печенья), а всего было произведено кондитерских и хлебобулочных изделий 8514 тонн.

Таким образом, доля печенья в общем объеме производства составила 3,92%.

Средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 45,81 тыс. руб. (без НДС).

Расчетная стоимость произведенного печенья составила 16302,54 тыс. руб.

С учетом того, что период производства контрафактной продукции в 2016 году исчисляется истцом с 16 января, продолжительность производства контрафактной продукции в 2016 году составляет 350 дней.

Соответственно, расчетная стоимость произведенного печенья за 350 дней 2016 года составила 15589,86 тыс. рублей (16302,54 тыс. руб.: 366 дней X 350 дней).

Расчетные средневзвешенные показатели за 2015-2016 годы выглядят следующим образом:

Средневзвешенная годовая расчетная стоимость всей произведенной продукции составила 389044 тыс. рублей (без НДС).

Средневзвешенное годовое расчетное количество произведено хлебобулочных изделий 7855,5 тонн, кондитерских изделий 689 тонн (в том числе 375 тонн печенья), а всего было произведено кондитерских и хлебобулочных изделий 8920 тонн.

Таким образом, средневзвешенная расчетная доля печенья в общем объеме производства составила 4,2 %.

Средневзвешенная расчетная стоимость 1 тонны продукции составила 43,61 тыс. руб. (без НДС).

Расчетная стоимость произведенного печенья составила 16353,75 тыс. руб. (без НДС).

Данные расчеты средневзвешенных показателей за 2015-2016 годы приняты истцом для дальнейших расчетов в период производства контрафактной продукции, поскольку истец не располагает корпоративными отчетами ответчика за 2017-2019 годы.

Как следует из бухгалтерского отчета ответчика за 2017 год, году им было всего произведено продукции на 399 376 тыс. рублей (без НДС).

Исходя из ранее исчисленного средневзвешенного общего производства в размере 8290 тонн средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 44,77 тыс. рублей (без НДС).

С учетом ранее исчисленной средневзвешенной доли печенья в общем объеме производства в размере 4,2 % расчетное количество произведенного печенья составила 374,64 тонны.

Таким образом, в 2017 году расчетная стоимость произведенного печенья составила 16 772,63 тыс. руб.

Как следует из бухгалтерского отчета ответчика за 2018 году им было всего произведено продукции на 377237 тыс. рублей (без НДС).

Исходя из ранее исчисленного средневзвешенного общего производства в размере 8920 тонн средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 42,29 тыс. рублей (без НДС).

С учетом ранее исчисленной средневзвешенной доли печенья в общем объеме производства в размере 4,2 % расчетное количество произведенного печенья составила 374, 64 тонны.

Таким образом, в 2018 году расчетная стоимость произведенного печенья составила 15843,52 тыс. руб.

Расчетные средневзвешенные показатели за 2017-2018 годы выглядят следующим образом:

Всего произведено продукции на 388 306,5 тыс. рублей (без НДС).

В количественном выражении ответчиком было произведено кондитерских и хлебобулочных изделий 8 920 тонн.

Ранее исчисленная средневзвешенная доля печенья в общем объеме производства составила 4,2 % в относительном выражении или 374,64 тонны в количественном выражении.

Средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 43,53 тыс. рублей (без НДС).

Средневзвешенная расчетная стоимость произведенного печенья составила 16 308,07 тыс. рублей (без НДС).

Расчетные средневзвешенные показатели за 2019 год выглядят следующим образом:

Всего произведено продукции на 388 306,5 тыс. рублей (без НДС).

В количественном выражении ответчиком было произведено кондитерских и хлебобулочных изделий 8 920 тонн.

Ранее исчисленная средневзвешенная доля печенья в общем объеме производства составила 4,2 % в относительном выражении или 374,64 тонны в количественном выражении.

Средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 43,53 тыс. рублей (без НДС).

Средневзвешенная расчетная стоимость произведенного печенья составила 16 308,07 тыс. рублей (без НДС).

Расчетные средневзвешенные показатели за 10 дней 2020 год выглядят следующим образом:

Всего произведено продукции на 10638,53 тыс. рублей (без НДС) (388 306,5 тыс. руб.: 365 х 10).

В количественном выражении ответчиком было произведено кондитерских и хлебобулочных изделий 244,38 тонн (8920 тонн : 365 дней X 10 дней).

Ранее исчисленная средневзвешенная доля печенья в общем объеме производства составила 4,2 % в относительном выражении или 10,26 тонн в количественном выражении (374,64 тонны : 365 дней X 10 дней).

Средневзвешенная стоимость 1 тонны продукции составила 43,53 тыс. рублей (без НДС).

Средневзвешенная расчетная стоимость произведенного печенья составила 446,61 тыс. рублей (без НДС) (16 308,07 тыс. руб.: 365 X 10 дней).

Таким образом, за период с 16 января 2016 года по 10 января 2020 года общий объем производства печенья в стоимостном выражении по оптовым ценам составил 64960,69 тыс. рублей (без НДС) (15589,86 тыс. руб. + 16772,63 тыс. руб. +15 843,52 тыс. руб.+16 308,07 тыс. руб. + 446,61 тыс. руб.).

При расчете стоимости произведенного печенья использовались стоимостные показатели, отраженные в корпоративных и бухгалтерских отчетах ответчика без учета налога на добавленную стоимость.

По мнению истца, для расчета размера компенсации необходимо учитывать стоимость произведенного товара с НДС, поскольку он входит в цену реализации продукции.

Таким образом, произведенного печенья с учетом корректировки на величину НДС составляет 76988,69 тыс. руб.:

- 2016 год: 15589,86 тыс. руб. +18%=18 396,03 тыс.руб.;

- 2017 год: 16772,63 тыс. руб. +18 %=19 791,70 тыс.руб.;

- 2018 год: 15843,52 тыс. руб. +18 %=18 695,35 тыс.руб.;

- 2019 год: 16308,07 тыс. руб. + 20 %=19 569,68 тыс.руб.;

- 2020 год : 446,61 тыс. руб. +20 %=535,93 тыс.руб.

Согласно информации, размещенной на сайте ответчика по адресу https://krasnodar-konditer.rii/catalog/?mnf id=2149 ответчик выпускает 5 видов печенья, включая контрафактное печенье с незаконным использованием товарного знака истца.

Истец исходит из того, что каждый вид печенья выпускается в равных долях, таким образом, доля контрафактного печенья равна 20 %.

Соответственно, соответственно, стоимость произведенной контрафактной продукции за период составляет 15397,73 тыс. рублей (76 988,69 : 5).

С учетом исчисленного расчетного показателя по стоимости произведенной контрафактной продукции размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, составляет 30795470 руб.

Возражая относительно указанного расчета, ответчик указал, что в обоснование иска истец представил сведения с сайтов сети Интернет, не принадлежащих ответчику, ответчик не публиковал сведения на данных сайтах, в связи с чем данные сведения не являются достоверными и не могут быть признаны допустимыми доказательствами по делу.

Суд первой инстанции неоднократно предлагал ответчику представить документально обоснованный контррасчет суммы иска, указанное требование исполнено не было.

Суд апелляционной инстанции также предлагал ответчику представить пояснения по объему произведенной в спорный период продукции (печенья), на которой размещены слова "Доброе утро".

Во исполнение требования суда апелляционной инстанции общество представило сохранившиеся в архиве бухгалтерии сведения из оборотно-сальдовой ведомости по счету N 43 АО "Новоросхлебкондитер" по объему и стоимости произведенного и реализованного печенья с наименованием "Доброе утро".

Из содержания указанной оборотно-сальдовой ведомости следует, что АО "Новоросхлебкондитер" печенье с наименованием "Доброе утро" выпустило в оборот (кредит счета - реализация) за период:

- с 01.01.2009 по 31.12.2009 в количестве 2925,500 кг на общую сумму 91675,41 руб.;

- с 01.01.2010 по 31.12.2015 - в архиве сведения не сохранились;

- с 01.01.2016 по 31.12.2016 в количестве 44223,450 кг на общую сумму 2606560,20 руб.;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 в количестве 31272,750 кг на общую сумму 1639120,18 руб.;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 в количестве 28940,800 кг на общую сумму 1612795,31 руб.;

- с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 в количестве 21010,900 кг на общую сумму 1177456,43 руб.;

- с 01.01.2020 по 10.01.2020 в количестве 404,00 кг на общую сумму 24106,32 руб.

Всего за период с 01.01.2016 по 10.01.2020 АО "Новоросхлебкондитер" реализовано печенье с наименованием "Доброе утро" в количестве 125851,9 кг на сумму 7060038,44 руб.

В силу статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами, служащими первичными учетными документами, в соответствии с которыми ведется бухгалтерский учет.

Оборотно-сальдовые ведомости в силу указанного Закона относятся к регистрам бухгалтерского учета, которые предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах.

По общему правилу, содержащимся в пункте 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Презумпция добросовестности и разумности действий субъектов гражданских правоотношений предполагает, что бремя доказывания обратного лежит на той стороне, которая заявляет об этом.

Доказательств недостоверности сведений, указанных в оборотно-сальдовой ведомости, в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено.

Согласно представленному истцом на обозрение суда расчету общий размер компенсации, исчисленный исходя из данных оборотно-сальдовой ведомости по 43 счету, за период с 16 января 2016 года по 10 января 2020 года составляет: 16545026,62 руб. (2416472,95 + 1926226,92 + 2175051,22 + 1719557,36 + 35204,86) * 2 = 8272513,31 руб. * 2.

Доводы ответчика, согласно которым периодом для расчета компенсации следует считать временной интервал с 16 марта 2017 года (дата регистрации лицензионного договора с ООО "Мануйлов") по 10.01.2020 (крайняя дата, по состоянию на которую истцом был выполнен расчет стоимости контрафактной продукции), отклоняются судом апелляционной инстанции, учитывая, что заявленный к взысканию размер компенсации был определен истцом в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, а не в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

В связи с изложенным расчет ответчика, согласно которому стоимость права использования спорного товарного знака при сравнимых обстоятельствах, предоставленного истцом другому лицу по лицензионному договору от 26 декабря 2016 г., зарегистрированному 16.03.2017, была установлена в размере 150 тысяч руб. в год, размер лицензионного вознаграждения за период с 16.03.2017 по 10.01.2020 составил 423687,40 руб., не может быть принят судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

Суд апелляционной инстанций, проверив расчет, представленный истцом на обозрение суда, исчисленный исходя из данных оборотно-сальдовой ведомости по 43 счету, за период с 16 января 2016 года по 10 января 2020 года, дав оценку представленным в материалы дела доказательствам по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что за допущенное обществом нарушение с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере 16545026,62 руб.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Целью предъявления иска о взыскании компенсации является восстановление нарушенных интересов, то есть выплата правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

При таких обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика компенсации подлежат частичному удовлетворению в размере 16545026,62 руб. В удовлетворении требований о взыскании компенсации в остальной части надлежит отказать.

27.10.2020 в адрес апелляционного суда от общества поступило ходатайство о применении срока исковой давности.

Согласно части 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Поскольку при рассмотрении спора в суде первой инстанции ответчиком не было заявлено о пропуске срока исковой давности, основания для удовлетворения заявленного ходатайства у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом, согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Таким образом, поскольку ответчиком допущены нарушения исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, требования истца о запрете ответчику осуществлять использование товарного знака "Доброе утро" по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу, и схожего с ним до степени смешения обозначения, в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" и однородных ему товаров являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

С учетом изложенного принятое по делу решение суда подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

При цене иска 30795470 руб. (уточненные требования) государственная пошлина в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 176977 руб., которая по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Поскольку требования в части взыскания компенсации удовлетворены частично (53,73%), расходы по оплате государственной пошлины по иску в указанной части подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации сумма государственной пошлины за подачу искового заявления, содержащего требования неимущественного характера, составляет 6000 руб.

При подаче иска истцом оплачена государственная пошлина в сумме 54000 руб. (48000 руб. по платежному поручению N 373 от 05.07.2019 и 6000 руб. по платежному поручению N 490 от 20.08.2019), которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В остальной части государственная пошлина по иску подлежит взысканию в доход федерального бюджета: 81887,26 руб. с истца, 47089,74 руб. - с ответчика.

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3000 руб. подлежат распределению на стороны согласно указанной выше пропорции.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2020 по делу N А32-36258/2019 отменить. Принять новый судебный акт.

Запретить акционерному обществу "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843) осуществлять использование товарного знака "Доброе утро" по свидетельству N 420339, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Мануйлову Игорю Михайловичу (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122), и схожего с ним до степени смешения обозначения, в отношении товара 30 класса МКТУ "печенье" и однородных ему товаров.

Взыскать с акционерного общества "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843) в пользу индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122) компенсацию за нарушение исключительного права в размере 16545026,62 руб., а также 54000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с акционерного общества "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843) в доход федерального бюджета 47089,74 руб. государственной пошлины по иску.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122) в доход федерального бюджета 81887,26 руб. государственной пошлины по иску.

Взыскать с акционерного общества "Новоросхлебкондитер" (ОГРН 1022302390714, ИНН 2315009843) в пользу индивидуального предпринимателя Мануйлова Игоря Михайловича (ОГРНИП 305233001900018, ИНН 231109796122) 1611,90 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.А. Маштакова

Судьи

Б.Т. Чотчаев С.И. Яицкая