Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2020 г. N 01АП-5648/20 по делу N А79-4858/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. N С01-458/2021 по делу N А79-4858/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Владимир

22 декабря 2020 г.

Дело N А79-4858/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 декабря 2020 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Наумовой Е.Н., судей Мальковой Д.Г., Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бундиной Ю.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 23.07.2020 по делу N А79-4858/2019,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Русмаш", ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450, к обществу с ограниченной ответственностью "Автобаскер", ОГРН 1152130013562, ИНН 2130161958, при участии в деле в качестве третьего лица индивидуального предпринимателя Новикова Сергея Владимировича, ОГРН312505305500019,

о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии до перерыва: от истца (заявителя) - Скотниковой Н.Ю. по доверенности от 31.12.2019 сроком до 31.12.2020, диплому о высшем юридическом образовании регистрационный номер 260 от 05.07.2007; от ответчика - не явился, извещен; от третьего лица - не явился, извещен;

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "Русмаш" обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Автобаскер" о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 561554; судебных издержек, состоящих из расходов, связанных с приобретением спорного товара, в размере 410 руб., расходов на проведение экспертного исследования - 10 000 руб., почтовых расходов в размере 98 руб. 50 коп.

Определением суда от 25.06.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Новиков Сергей Владимирович.

Решением от 23.07.2020 Арбитражный суд Чувашской Республики в удовлетворении иска отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Русмаш" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Оспаривая законность принятого судебного акта, заявитель указывает, что представленный в материалы дела лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 заключенный между ООО "Русмаш" и ИП Новиковым С.В. является надлежащим доказательством обоснования цены иска.

Отмечает, что ответчик иных договоров свидетельствующих о стоимости права использования товарного знака и расчетов данной стоимости в материалы дела не представил.

Указывает, что судом установлен факт использования ответчиком товарного знака истца без согласия последнего, данное обстоятельство исключает возможность освобождения ответчика от ответственности.

Апеллянт считает неправомерным отказ суда в удовлетворении заявленных требований в связи с недоказанностью суммы компенсации при избранном истцом способе расчета компенсации (исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака).

Ответчик в отзывах на апелляционную жалобу указал на законность и обоснованность принятого судебного акта, в удовлетворении апелляционной жалобы просил отказать.

ИП Новиков С.В. в отзыве на апелляционную жалобу поддержал доводы жалобы ООО "Русмаш", указал что договор лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) - N РД0198781.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Ответчик и третье лицо, извещенные о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей указанных лиц, по имеющимся в нем материалам.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак N 561554 согласно свидетельству Российской Федерации, зарегистрированного в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, сроком действия до 22.09.2024.

В торговой точке, расположенной по адресу: г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д.1, 20.08.2018 зафиксирован факт продажи товара - натяжитель цепи "Пилот", на упаковке которого размещен принадлежащий истцу товарный знак N 561554.

Факт продажи ответчиком указанного товара подтверждается видеозаписью покупки и чеком от 20.08.2018.

Из видеозаписи следует, что спорный товар приобретен в торговой точке, принадлежащей ответчику.

Данное обстоятельство подтверждается информационными табличками с надписями "Автобаксер", как на здании торгового центра, таки на прилавке торговой точки.

В кассовом чеке указано наименование ответчика- ООО "АвтоБаксер", его ИНН 2130161958, дата покупки и время покупки.

Также, договор аренды N 1 от 30.10.2015 подтверждает наличие у ответчика арендуемого помещения по адресу торгового центра, в котором был приобретен спорный товар.

Полагая, что распространением указанного товара без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на объект интеллектуальной собственности, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Разрешая настоящий спор и отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом обоснованности требований в размере 200 000 руб. (двукратная стоимость права пользования товарным знаком). Для определения цены использования права на товарный знак суд первой инстанции не принял во внимание ни представленный истцом лицензионный договор, ни отчет об оценке, как не подтверждающие реальную рыночную стоимость права использования товарного знака. Суд первой инстанции счел недопустимым доказательством, представленный истцом лицензионный договор, поскольку посчитал, что обстоятельства правомерного использования товарного знака по лицензионному договору не являются схожими с установленными по делу обстоятельствами неправомерного использования товарного знака ответчиком. Также, суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из недоказанности реализации лицензиатом в рамках лицензионного договора аналогичного товара, содержащего товарный знак истца.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 561554, подтвержден материалами дела.

Судом первой инстанции достоверно установлено, что действиями ответчика по реализации спорного товара нарушены исключительные права истца на товарный знак.

Из материалов дела следует, что спорный товар имеет сходство до степени смешения с товарным знаком истца N 561554.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так частью 4 указанной статьи предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Из материалов дела следует, что требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак рассчитаны на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака).

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Доводы же ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака и должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 и Отчет об оценке N18И-11/184Б от 04.12.2018.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8, статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя вышеуказанного товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю Новикову Сергею Владимировичу лицензию на использование товарного знака с размером вознаграждения 100 000 руб.

Договор от 01.03.2016 N 2 зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 26.05.2016.

Доказательства признания в установленном законом порядке договора от 01.03.2016 N 2 недействительным либо незаключенным в дело не представлены, о его фальсификации не заявлялось.

Также истцом представлены доказательства исполнения лицензионного договора, а именно платежные поручения, подтверждающие факт внесения ИП Новиковым С.В. платежей за 2016,2018-2020 г.г.

Более того, истцом в материалы дела представлен Отчет об оценке N 18И-11/184Б от 04.12.2018 об определении рыночной стоимости права пользования товарным знаком (знак обслуживания) N 561554, выполненный ООО "Инекс", согласно которому рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 04.12.2018 составляет округленно 2 896 000 руб.

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально не подтвержденной позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2018 N 305-ЭС17-13822 по делу N А40-4350/2016.

В рассматриваемом случае ответчик не оспорил стоимость права использования товарного знака истца, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. Также ответчиком не было заявлено о снижении размера компенсации.

При этом вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил в дело каких-либо доказательств, обосновывающих иной нежели заявленный истцом размер компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, механизмами доказывания, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, ответчик также не воспользовался (не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования товарного знака, принадлежащего истцу).

В суде первой инстанции ответчик лишь оспаривал факт нарушения со своей стороны исключительных прав истца.

Однако суд первой инстанции обоснованно счел данные доводы ответчика несостоятельными.

Суд первой инстанции, критически оценив лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, пришел к выводу о том, что данный договор не является надлежащим доказательством стоимости права использования упомянутого товарного знака ввиду того, что в лицензионном договоре от 01.03.2016 N 2 не указана стоимость использования товарного знака истца при его размещении на одной единице аналогичного товара; пункт 4.1. данного договора устанавливает лишь размер вознаграждения в сумме 100000 руб. за использование товарного знака любым способом и неограниченное количество раз в определенном временном промежутке, составляющем 12 месяцев; ответчик не использовал товарный знак истца в течение 12 месяцев, а допустил нарушение, обстоятельства которого иные.

Данные выводы суда первой инстанции являются ошибочными.

Само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Данная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2020 по делу N А32-2163/2018.

Указание суда первой инстанции на отсутствие доказательств фактического использования товарного знака лицензиатом признается судом первой инстанции необоснованным.

Как разъяснено в абзацах третьем и четвертом пункта 40 Постановления N 10, по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Из изложенных разъяснений следует, что соглашение сторон лицензионного договора относительно размера стоимости права использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности считается достигнутым, а обязанность по совершению лицензиатом в пользу лицензиара соответствующих платежей возникает и подлежит исполнению в силу факта заключения такого договора.

Таким образом, определение размера стоимости права использования спорного товарного знака применительно к рассматриваемому случаю не зависит от фактической реализации лицензиатом предоставленного права.

Данный правовой подход изложен в постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по делу N А79-4857/2019.

Учитывая изложенное, исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации в ином размере, апелляционный суд приходит к выводу, что исковые требования Общества подлежат удовлетворению в полном объеме.

Обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене как принятое при неправильном применении норм материального права с вынесением по делу нового судебного акта об удовлетворении требований истца в полном объеме (пункт 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом полного удовлетворения исковых требований и в соответствии с положениями статей 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию расходы, произведенные истцом на приобретение вещественного доказательства в размере 410 руб., почтовые расходы в размере 98 руб. 50 коп.

При этом требования о взыскании с ответчика 10 000 руб. расходов по проведению исследования товара удовлетворению не подлежат, поскольку необходимость несения таких расходов материалами дела не подтверждаются, в рассматриваемом случае ответчик не заявлял, что спорный товар был введен в гражданский оборот с согласия истца. Данные расходы по смыслу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений, приведенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", не относятся к судебным издержкам истца. В рассматриваемом случае несение указанных расходов не было необходимо для реализации права на обращение в суд.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы также подлежат отнесению на ответчика.

В силу пункта 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдает арбитражный суд первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 23.07.2020 по делу N А79-4858/2019 отменить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Автобаскер", ОГРН 1152130013562, ИНН 2130161958, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш", ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450, 200000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 561554, расходы на приобретение спорного товара в размере 410 руб., почтовые расходы в размере 98 руб. 50 коп., государственную пошлину по иску в сумме 2000 руб., государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Н. Наумова

Судьи

Д.Г. Малькова Н.В. Устинова