Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2021 г. N 09АП-70551/20 по делу N А40-103757/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2021 г. N С01-290/2021 по делу N А40-103757/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

21 января 2021 г.

Дело N А40-103757/19

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей В.Р. Валиева, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Ивуса Олега Александровича на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 октября 2020 года по делу N А40-103757/19,

принятое по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя Ивуса Олега Александровича (ОГРНИП 313618103800010) в лице финансового управляющего Шепиловой Натальи Александровны

к Обществу с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ" (ОГРН 5087746291760), Киа Моторс Корпорейшн (Seoul, Korea 06797, 12, Hekkeung-ro, Seocho-gu ), Обществу с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ОГРН 1089847107514)

третьи лица: акционерное общество "БМ-Банк" (ОГРН 1027700159497), Общество с ограниченной ответственностью "Геркулес Тайрс Рус" (ОГРН 1076102002481) о защите исключительных прав на товарный знак N 553352 и о взыскании 90 868 863 800 руб. компенсации,

при участии в судебном заседании представителей: от истца: Мельников В.В. по доверенности от 08.09.2020; от ответчиков: от Общества с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ" - Аллалиев А.Б. по доверенности от 25.12.2020, Кувшинников Н.Д. по доверенности от 25.12.2020; от Киа Моторс Корпорейшн - Ермолина Д.Е. по доверенности от 04.09.2020, Грачев Д.А. по доверенности от 04.09.2020; от Общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - Хабаров Д.И. по доверенности от 14.09.2020

от третьих лиц: от Акционерного общества "БМ-Банк" - Орлов А.Г. по доверенности от 24.12.2020; от Общества с ограниченной ответственностью "Геркулес Тайрс Рус" - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Ивус Олег Александрович в лице финансового управляющего Шепиловой Натальи Александровны обратился с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Киа Моторс Россия и СНГ", Киа 2 Моторс Корпорейшн, Обществу с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", при участии третьих лиц Акционерного общества "БМ-Банк", Общества с ограниченной ответственностью "Геркулес Тайрс Рус" (с учетом принятых изменений в порядке ст. 49 АПК РФ) о запрете ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" и ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу использовать обозначение "Х-Line" для индивидуализации товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "Х-Line" N 533352, в том числе прекратить размещать на производимых автомобилях обозначение "Xline"; об обязании ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" и ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" удалить обозначение "Х-Line" с автомобилей модели Rio XLine и Picanto XLine, произведенных после вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, а также с материалов, которыми сопровождается изготовление, продажа и реклама контрафактных автомобилей, в том числе с документации, рекламы, вывесок; об обязании ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" и ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" опубликовать на официальном сайте решение суда по настоящему делу с указанием действительного правообладателя товарного знака Х Line, а также информацию о том, что на автомобилях, произведенных до момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, использовался товарный знак "Xline", принадлежащий Ивус Олегу Александровичу; о взыскании солидарно с ООО "Киа Моторс Россия и СНГ", ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" и компании "Киа Моторс Корпорейшн" (республика Южная Корея) компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 90 868 863 800 руб. 00 коп.

Решением от 23 октября 2020 года по делу N А40-103757/2019 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представители ответчиков против удовлетворения апелляционной жалобы возражали, решение суда считают законным и обоснованным.

Представитель АО "БМ-Банк" поддержал доводы апелляционной жалобы истца.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьего лица ООО "Геркулес Тайрс Рус" в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оснований для отмены или изменения решения суда не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец, является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533352 (дата приоритета - 29.04.2013, дата регистрации - 30.01.2015, дата окончания срока действия регистрации - 29.04.2023), которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг "бандажи колес транспортных средств; вентили шин транспортных средств; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для колес; крепления для ступиц колес; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; покрышки; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; чехлы для запасных колес; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин" 12 класса МКТУ; "материалы резиновые для восстановления протекторов шин" 17 класса МКТУ; "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" 35 класса МКТУ; "восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; обслуживание техническое транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств" 37 класса МКТУ; "доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; телеконференции; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов" 38 класса МКТУ; "аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; помощь в случае повреждения транспортных средств [буксирование]; посредничество при перевозках; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" 39 класса МКТУ; "вулканизация [обработка материалов]; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц" 40 класса МКТУ; "инжиниринг; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]" 42 класса МКТУ (далее - спорный товарный знак).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.12.2018 ИП Ивус О.А. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества сроком до 06.06.2019 (т. 2, л.д. 146-150).

Финансовым управляющим должника утверждена Шепилова Н.А. Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 242 от 29.12.2018, стр. 144.

В рамках осуществления своих обязанностей финансовым управляющим выявлено наличие у ИП Ивус О.А. исключительного права на указанный товарный знак. Узнав, что ответчики с 2017 года осуществляют продажу на территории России автомобилей KIA Rio XLine и KIA Picanto XLine, полагая, что эти действия нарушают исключительное право ИП Ивус О.А. на спорный товарный знак, финансовый управляющий обратилась в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установив, что спорный товарный знак зарегистрирован в отношении шин, колес, а также элементов шин и колес транспортных средств, полный перечень товаров и услуг приведен выше, при этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие, что ответчики осуществляют введение в оборот на территории России каких-либо товаров, маркированных товарным знаком истца, из перечня товаров, указанного в свидетельстве о регистрации товарного знака, а также что истцом не доказан факт введения ответчиками в оборот на территории РФ товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Кроме того, судом первой инстанции было установлено, что истец и ответчики осуществляют свою деятельность на различных товарных рынках, а также, что истец не доказал причинение ему каких-либо неблагоприятных последствий в связи c введением ответчиками в оборот своих товаров, не однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. Приняв во внимание, что истец как минимум с 2015 года не использовал свой товарный знак, а неиспользование товарного знака лицом правообладателем может являться самостоятельным основанием для отказа правообладателю в защите его права на товарный знак в соответствии с позицией Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 23 июля 2015 года по делу N А08- 8802/2013, а также в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса и статьей 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 не усмотрел законных оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Вопреки доводам апелляционной жалобы истцом в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказаны некоторые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу о нарушении исключительного права на товарный знак, бремя доказывания которых лежит на истце, а именно: факт нарушения ответчиками исключительного права истца на спорный товарный знак путем использования обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых спорный товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), в результате которого возникает вероятность смешения.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что истцом не доказан факт введения ответчиками в оборот на территории РФ товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении шин, колес, а также элементов шин и колес транспортных средств, полный перечень товаров и услуг приведен выше.

При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие, что ответчики осуществляют введение в оборот на территории России каких-либо товаров, маркированных товарным знаком истца, из перечня товаров, указанного в свидетельстве о регистрации товарного знака. Данное обстоятельство подтверждено самим истцом в своем исковом заявлении - в обоснование заявленных исковых требований истец ссылался на введение ответчиками в оборот исключительно автомобилей.

При этом судом было установлено, что в отношении автомобилей Товарный знак не охраняется, таким образом, ответчики не используют Товарный знак в отношении товаров, идентичных товарам, в отношении которых охраняется товарный знак истца.

Кроме того, как было установлено судом первой инстанции, ответчики также не используют спорный товарный знак в отношении однородных товаров, поскольку товары ответчиков и товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, не являются однородными.

В соответствии с п. 45 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 20 июля 2015 N 482, и п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

При определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика. Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 года) и п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Вопреки доводам апелляционной жалобы истцом не было представлено надлежащих доказательств однородности товаров, которые вводятся в гражданский оборот ответчиками, и товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Истец также документально не подтвердил, что колесные диски, которыми комплектуются автомобили ответчиков, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод, что сам по себе факт отнесения товаров, в отношении которых зарегистрирован знак истца и автомобилей к одному классу МКТУ (12 класс), не может свидетельствовать об их однородности, в связи с чем обоснованно отклонены соответствующие доводы.

Дополнительно, в подтверждение неоднородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, реализуемых ответчиками, в материалы дела был представлен акт экспертизы, подготовленный Ивановой Л.А., сертифицированным судебным экспертом, главным государственным экспертом по интеллектуальной собственности ФИПС и Почетным сотрудником ФИПС с 37 летним опытом работы в сфере интеллектуальной собственности (т. 2, л.д. 131-144).

Проанализировав информацию о товарах, в отношении которых охраняется товарный знак истца, сопоставив данные товары с автомобилями, реализуемыми ответчиками, а также исследовав представленный акт экспертизы эксперта Ивановой Л.А., судебная коллегия находит обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что в действительности автомобили ответчиков и товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, не являются однородными.

В материалы дела ответчиками также представлено решение Роспатента от 18.02.2020, принятое при рассмотрении возражения правообладателя товарного знака, зарегистрированного в отношении запчастей, в том числе колес, против предоставления правовой охраны товарному знаку другого лица, который наряду с ответчиками входит в группу компаний Hyundai Motor Group, в отношении автомобилей. Роспатент в решении от 18.02.2020 установил, что автомобили и запчасти для транспортных средств, в том числе колеса, имеют разную ценовую категорию и каналы реализации. При этом Роспатент дополнительно отметил, что известность правообладателя оспариваемого знака - автопроизводителя имеет особое значение.

Более того, на территории России, наряду с товарным знаком истца, зарегистрирован в отношении иных комплектующих для автомобилей и в настоящее время охраняется иной товарный знак со словесным элементом "XLINE" (российская регистрация N 360561, правообладатель - ООО "Линия света"). Данное обстоятельство дополнительно подтверждает, что вопрос однородности в каждом конкретном случае должен определяться с учетом конкретных обстоятельств дела и всех критериев однородности товаров и услуг.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что автомобили и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, не являются однородными.

Доводы апелляционной жалобы истца в части доказательств неоднородности, представленных в материалы дела ответчиками, а именно Акта экспертизы однородности товаров 12 класса МКТУ "автомобили различного назначения для перевозки" и товаров 12 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве РФ N 533352 на спорный товарный знак, и Аналитического отчета по итогам всероссийского социологического опроса, по сути сводятся к несогласию с правовой оценкой, данной судом первой инстанции указанным доказательствам и подлежат отклонению.

Судом первой инстанции также было правомерно установлено, что в обозначениях, используемых ответчиками, доминирующую роль играют основные бренды ответчиков ("KIA", "RIO" и "PICANTO), пользующиеся широкой известностью среди потребителей (т. 4, л.д. 51-57), что само по себе исключает вероятность смешения данных обозначений с товарным знаком истца.

Также представленными в материалы дела доказательствами, подтверждается, что компания Киа Моторс Корпорейшн является всемирно известным производителем автомобилей с более чем 70-летней историей. Доминирующим элементом в обозначении любой модели автомобиля компании Киа Моторс Корпорейшн является бренд КИА (KIA). Безупречная репутация и всеобщая известность бренда КИА (KIA) подтверждается всемирно известным бренд-консалтинговым агентством Interbrand, который в 2018 году включил бренд КИА (KIA) в ТОП-100 самых "сильных" мировых брендов, пользующихся широкой известностью "среди потребителей основных экономических районов мира", а его стоимость уже на тот момент составляла практически 7 миллиардов долларов США.

Обозначения "KIA RIO X LINE" и "KIA PICANTO X LINE" включают в себя наименования основных "зонтичных" брендов компании ("KIA", "RIO", "PICANTO"), которые охраняются в качестве товарных знаков (N 116482, N 197137, N 271634) и обладают широкой известностью среди потребителей, что подтверждается результатами всероссийского опроса общественного мнения, проведенного при поддержке группы ученых-социологов социологического факультета МГУ им. Ломоносова и под руководством заведующего кафедрой методологии социологических исследований, доктора социологических наук, профессора Ю.П. Аверина. Данные обозначения могут быть выполнены в различном графическом исполнении, однако всегда включают в себя наименование "зонтичных" брендов компании Киа Моторс Корпорейшн, что подтверждается рекламными материалами ответчиков, представленными в материалы дела.

В соответствии с судебной практикой, поддержанной Судом по интеллектуальным правам (в частности, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2019 по делу N А40-240172/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2019 по делу N А41-5841/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2018 по делу N А19-7251/2017), использование собственных товарных знаков (или других обозначений) исключает вероятность смешения с чужим товарным знаком и может являться основанием для отказа в удовлетворении требований о защите исключительного права.

С учетом изложенного, судебная коллегия полагает, что судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о том, что вероятность смешения товаров, маркированных товарных знаком истца, и автомобилей KIA RIO XLINE и KIA PICANTO XLINE отсутствует.

Доводы апелляционной жалобы истца о том, что судом первой инстанции не были применены разъяснения, изложенные в п. 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом, а также то, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований только на основании неиспользования товарного знака истцом, подлежат отклонению, поскольку, указанное обстоятельство являлось лишь одним из оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований, и, как было указано, обстоятельство неиспользования правообладателем своего товарного знака при рассмотрении дел о нарушении исключительного права является существенным и, исходя из конкретных фактических обстоятельств, самостоятельным основанием для отказа правообладателю товарного знака в защите его прав.

В соответствии с положениями статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак является имущественным.

Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями, но и подразумевает использование принадлежащего ему товарного знака в гражданском обороте.

Кроме того, согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в абз. 5 п. 167 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", признание правообладателя банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не является, в связи с чем, доводы апелляционной жалобы истца о том, что банкротство имеет правовое значение как причина неиспользования спорного товарного знака, подлежат отклонению.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что действуя добросовестно компания Киа Моторс Корпорейшн в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации направила в адрес ИП Ивуса О.А. предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак истца в отношении товаров 12 класса МКТУ либо заключить с компанией Киа Моторс Корпорейшн договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении товаров 12 класса МКТУ, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Из содержания предложения следует, что оно было направлено в адрес истца, поскольку у компании Киа Моторс Корпорейшн имелись основания полагать, что товарный знак истца не использовался им в отношении товаров 12 класса МКТУ непрерывно в течение как минимум трех лет до даты направления предложения.

После направления предложения в адрес ИП Ивус О.А., Предприниматель, к тому моменту уже признанный банкротом и не имеющий возможности использовать товарный знак и распоряжаться им, начал переговоры с представителем Киа Моторс Корпорейшн, о продаже товарного знака, что подтверждается представленной в материалы дела перепиской.

Исходя из представленной переписки, в марте 2019 года ИП Ивус О.А. прервал переговоры без представления каких-либо пояснений, а после того как компания Киа Моторс Корпорейшн 15 марта 2019 года обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с неиспользованием, ИП Ивус О.А. уже 22 апреля 2019 года через своего финансового управляющего обратился в Арбитражный суд г. Москвы с настоящим иском.

Определением от 17 июня 2019 года Суд по интеллектуальным правам передал дело N СИП-204/2019 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием по подсудности в Арбитражный суд Ростовской области для рассмотрения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ИП Ивуса О.А., который определением от 20 сентября 2019 года оставил данное заявление без рассмотрения до окончания процедуры банкротства Ивуса О.А.

Вместе с тем, оставление заявления компании Киа Моторс Корпорейшн о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истца в части товаров 12 класса МКТУ без рассмотрения до окончания процедуры реализации имущества Ивуса О.А. не препятствует рассмотрению вопроса использования или неиспользования указанного товарного знака в рамках настоящего спора, поскольку установление использования или неиспользования товарного знака истца имеет существенное значения для разрешения настоящего дела и вынесения судебного акта.

В подтверждение использования истцом товарного знака, ООО "Геркулес Тайрс Рус" представило копии таможенных деклараций, подтверждающие поставку на территорию России дисков колес, маркированных товарным знаком, связанными с Ивусом О.А. юридическими лицами, проанализировав которые, суд первой инстанции обоснованно установил, что все указанные декларации датированы 2014-2015 гг. При этом самые поздние из деклараций была оформлены в мае-августе 2015 года, то есть за пределами трехлетнего периода, в рамках которого Ивусу О.А. необходимо было доказать использование им оспариваемого товарного знака в рамках дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием (с 18.12.2015 по 17.12.2018). При этом какие-либо доказательства связи лиц, ввозивших товары по данным таможенным декларациям, с Ивусом О.А. и наличия согласия от Ивуса О.А на использование указанными лицами товарного знака ни истцом, ни ООО "Геркулес Тайрс Рус" в материалы дела не представлены.

Доводы финансового управляющего ООО "Геркулес Тайрс Рус" о том, что данные диски якобы реализовывались на торгах 07.12.2016 в рамках банкротства еще одного связанного с Ивусом О.А. юридического лица (ООО "Азиатский шинный союз"), также не подтверждены.

Напротив, в соответствии с информацией, доступной на сайте сервиса "Электронное правосудие" и подтвержденной самой финансовый управляющим ООО "Геркулес Тайрс Рус" в своем отзыве, все указанные компании уже с июля-августа 2015 года признаны банкротами и в отношении каждой из указанных компаний открыто конкурсное производство (ООО "Геркулес Тайрс Рус", дата вынесения решения о признании банкротом и открытии конкурсного производства - 21.07.2015, дело N А53-15254/2015; ООО "Дюрун Тайрс Рус", дата вынесения решения о признании банкротом и открытии конкурсного производства - 05.08.2015, дело N А53-15068/2015; ООО "Азиатский Шинный Союз", дата вынесения решения о признании банкротом и открытии конкурсного производства - 11.08.2015, дело N А53-15578/15).

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ни одна из указанных компаний после признания их банкротами в июле-августе 2015 года не имели возможности самостоятельно отчуждать какое-либо имущество, что само по себе исключает представление от этих компаний документов, подтверждающих использование товарного знака истца при введении товаров в оборот после июля-августа 2015 года.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что исковые требования в рамках настоящего дела заявлены истцом как ответная реакция на предъявление ответчиками иска о неиспользовании истцом товарного знака и является попыткой истца создать необоснованные препятствия ответчикам в осуществлении их предпринимательской деятельности путем запрета ответчикам использовать обозначения "KIA RIO X LINE" и "KIA PICANTO X LINE" в их предпринимательской деятельности и выплаты компенсации за имевшее место, по мнению истца, использование товарного знака, который на протяжении как минимум последних трех лет самим истцом не используется.

Таким образом, наличие в действиях истца по обращению в суд с настоящим иском усматривается злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, вопреки доводам апелляционной жалобы, поскольку истцом не доказан факт использования ответчиками товарного знака истца, обращение компании Киа Моторс Корпорейшн в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истца в связи с его неиспользованием осуществлялось в соответствии с действующим законодательством, и не свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны ответчиков.

Кроме того, удовлетворение требований истца в части запрета ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" использовать обозначение "X-Line" и обязания удалить данное обозначение с индивидуально неопределенных товаров, не будет отвечать принципу исполнимости судебных решений. В соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, исполнимость вынесенных судебных решений является одним из обязательных требований, вытекающим из общеправового принципа правовой определенности (Кассационное определение Верховного суда РФ от 17 февраля 2016 г. N 36- КГ15-22; Постановление Конституционного суда РФ от 5 февраля 2007 г. N 2-П). В связи с этим указанные исковые требования не подлежат удовлетворению.

Доводы апелляционной жалобы истца в указанной части основаны на ошибочном толковании действующего законодательства, в связи с чем, не свидетельствуют о наличии основания для отмены решения суда первой инстанции и подлежат отклонению.

Требование об обязании опубликовать на официальном сайте решение суда по настоящему делу с указанием действительного правообладателя товарного знака XLine, а также информацию о том, что на автомобилях, произведенных до момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, использовался товарный знак "Xline", принадлежащий Ивусу Олегу Александровичу, является производным от остальных требований и не подлежит удовлетворению ввиду отказа в удовлетворении основных требований о защите исключительного права истца на товарный знак.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Таким образом, публикация какой-либо иной информации, не являющейся судебным решением, как способ защиты исключительных прав законодательством не предусмотрена.

В связи с этим требование истца о об опубликовании информации о том, что на автомобилях, произведенных до момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, использовался товарный знак "Xline", принадлежащий Ивусу О.А., не может быть удовлетворено, поскольку не основано на законе.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 58 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Учитывая, что требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя представляет собой меру защиты нарушенных интеллектуальных прав, при избрании истцом такого способа защиты последнему следует обосновать причины своего выбора, а также мотивировать выбор соответствующих источников, в которых, по мнению истца, надлежит опубликовать принятое судом решение.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не обосновал требование об опубликовании решения суда именно в указанном источнике и в принципе никак не индивидуализировал данный источник. Указание на некий "официальный сайт" является неопределенным, а требование опубликовать решение суда на таком "официальном сайте" неисполнимым, в связи с чем, не может быть удовлетворено.

Также суд первой инстанции правомерно не усмотрел оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчиков компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак исходя из следующего.

В соответствии с п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Доказательств в обоснование заявленного размера компенсации Истцом не представлено.

В исковом заявлении истец произвел расчет размера компенсационных требований, руководствуясь информацией из "открытых источников".

Расчет исковых требований истец произвел путем умножения объема реализованных автомобилей KIA Rio X-Line в размере "не менее" 51 931 штук на цену 1 автомобиля из "открытых источников", составляющее значение "не ниже" 874 900 рублей.

Однако, как обоснованно установил суд первой инстанции, распечатки с сайта из сети Интернет, не содержащие сведений о точном количестве и стоимости автомобилей, которые, по мнению истца, реализуются ответчиками и нарушают исключительное право истца на товарный знак, не могут быть квалифицированы как официальные финансовые документы, которые бы подтверждали количество и стоимость реализованного товара, в связи с чем, не могут быть положены в основу расчета компенсации в двойном размере стоимости товара.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно указал, что размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя (Определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2018 года N 308-ЭС18-16980 по делу N А63-4733/2018, Определение Верховного Суда РФ от 08 июня 2018 года N 304- ЭС16-17998 по делу N А45-20577/2015). Компенсация не является штрафной санкцией (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 по делу N А72-13506/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2016 по делу N А76-27649/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2015 по делу N А40-47237/2013). При этом при определении размера компенсации суд учитывает вероятные убытки правообладателя и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (Постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/11-12-680).

В обоснование заявленного размера компенсации истец также представил заключение N 01-01/20 от 24.01.2020, подготовленное Тихоновым В.В. из ООО "Центр судебных экспертиз и оценки "Экспро" (Ростовская область, г. Новочеркасск). В соответствии с данным заключением рыночная стоимость товарного знака истца составляет 3 550 642 714 руб. При этом в заключении сам эксперт Тихонов В.В. подтверждает, что товарный знак никогда не использовался истцом, а расчет рыночной стоимости товарного знака осуществляется Тихоновым В.В. на основании неподтвержденных данных о продажах автомобилей KIA RIO XLINE, к которым истец не имеет и никогда не имел никакого отношения.

Однако данное заключение не соответствует требованиям Федерального закона от 31.05.2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", не соответствует общепринятой методологии оценки, научной и практической основе, сформированной в Федеральном законе от 29.07.1998 г. N135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и федеральных стандартах оценки и основывается на положениях, не дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Данные обстоятельства подтверждаются Рецензией на указанное заключение, подготовленной по запросу ответчиков ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" (т. 7, л.д. 63-89).

Кроме того, данное заключение в любом случае не может отражать реальную рыночную стоимость Товарного знака, поскольку в соответствии со сложившейся судебной практикой, такая реальная стоимость определяется исключительно по результатам проведения торгов (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2019 по делу N А40- 239865/2016, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.05.2015 по делу N А56-54903/2012, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.09.2019 по делу N А73-1856/2016, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.10.2018 по делу N А12-51141/2015). При этом, сама финансовый управляющий Ивуса О.А. в решении об оценке имущества Должника, представленном в деле о банкротстве истца (дело N А53-16841/2018), оценила товарный знак всего в 300 000 руб., что дополнительно свидетельствует о незначительной стоимости данного Товарного знака и необоснованности многомиллиардного размера компенсации, заявленного за якобы использование данного товарного знака, в настоящем деле.

Суд апелляционной инстанции также учитывает представленные ответчиками в материалы дела доказательства того, что рыночная стоимость исключительного права на Товарный знак на момент обращения истца с настоящим иском (22 апреля 2019 года) составляла всего лишь 93 000 руб. (в соответствии с заключением ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" от 07.02.2020) или 66 970 руб., в соответствии с экспертным заключением, которое подготовил Козлов А.А., дипломированный оценщик с опытом консультирования по вопросам бизнес-планирования и инвестиционного анализа более 20 лет, председатель Экспертного совета Некоммерческого партнерства "Национальный союз экспертных организаций".

Данные доказательства также свидетельствуют о необоснованном характере заявленной ко взысканию суммы компенсации.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что задолженность истца перед кредиторами, составляющая более шестисот тридцати миллионов рублей и явившаяся основанием для признания истца банкротом, никак не связана с деятельностью ответчиков и в любом случае не может никаким образом обосновывать заявленный истцом размер компенсации.

Задолженность Ивуса О.А. перед мажоритарным кредитором АО "БМ-Банк" установлена на основании трех судебных актов: решения Аксайского районного суда Ростовской области от 26 октября 2015 года по делу N 2-1974/2015; решения Аксайского районного суда Ростовской области от 26 октября 2015 года по делу N 2-1997/2015; решения Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 5 ноября 2015 года по делу N 2-6582/2015.

В рамках данных дел рассмотрению подлежали вопросы взыскания с Ивуса О.А. и Ступниковой Т.А. задолженности по кредитным договорам связанных с ними организаций, которые были заключены с АО "БМ-Банк" в целях рефинансирования задолженностей заемщиков перед ОАО "Сбербанк России". Ивус О.А. и Ступникова Т.А. наряду с несколькими юридическими лицами, также находящимися на данный момент в процедурах банкротства, выступали поручителями по данным кредитным договорам с АО "БМ-Банк".

В связи с неплатежеспособностью должников по указанным договорам кредитор был вынужден обратиться в суд с исками к поручителям, в том числе к Ивусу О.А.; впоследствии требования кредитора были удовлетворены судами, решения о взыскании с Ивуса О.А. задолженности вступили в законную силу.

Таким образом, негативные последствия в виде значительного долга Ивуса О.А. перед АО "БМ-Банк" никак не связаны с деятельностью ответчиков.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что истцом не было представлено доказательств реализации ответчиками товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; автомобили KIA RIO XLINE и KIA PICANTO XLINE не однородны товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца; истец и ответчики осуществляют свою деятельность на различных товарных рынках; истец не доказал причинение ему каких-либо неблагоприятных последствий в связи с деятельностью ответчиков; суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования истца о взыскании компенсации.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Апелляционный суд, исследовав обжалуемый судебный акт, пришел к выводу, что суд первой инстанции при вынесении решения по данному делу не допустил нарушений процессуальных прав ответчика, норм арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации, закрепляющих принципы состязательности и равноправия сторон.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2020 года по делу N А40-103757/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

В.Р. Валиев О.Н. Лаптева