Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 января 2021 г. N 19АП-6205/19 по делу N А14-8560/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2021 г. N С01-1091/2021 по делу N А14-8560/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Воронеж

26 января 2021 г.

Дело N А14-8560/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 января 2021 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Воскобойникова М.С., Щербатых Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от индивидуального предпринимателя Желтикова Валерия Владимировича: Бобина Л.А., представитель по доверенности от 21.09.2020;

от общества с ограниченной ответственностью "Сваи-тут": Трофимова М.С. представитель по доверенности от 02.07.2020, Пыльная Л.С., патентный поверенный по доверенности от 02.07.2020, свидетельство патентного поверенного N 1286 от 07.07.2010; Василенко Д.В., патентный поверенный по доверенности от 02.07.2020, свидетельство патентного поверенного N 1294 от 13.07.2010;

от Стунжас Ирины Николаевны: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании, проведенном в режиме онлайн, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Желтикова Валерия Владимировича на решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу N А14-8560/2019 по иску индивидуального предпринимателя Желтикова Валерия Владимировича (ОГРН 307222528200012, ИНН 222308172100) к обществу с ограниченной ответственностью "Сваи-тут" (ОГРН 1173668004510, ИНН 3607005654) о прекращении использования моделей изделий "Винтовая свая", в которых использована полезная модель N 109161, о возложении обязанности опубликовать на официальном сайте ответчика решение суда о нарушении исключительных прав истца на полезную модель N 109161, о взыскании 300 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель N 109161 с присуждением судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в добровольном порядке,

третье лицо: Стунжас Ирина Николаевна,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Желтиков Валерий Владимирович (далее - ИП Желтиков В.В., истец) обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сваи-тут" (далее - ООО "Сваи-тут", ответчик) о прекращении использования моделей изделий "Винтовая свая", в которых использована полезная модель по патенту N 109161, о возложении обязанности опубликовать на официальном сайте ответчика решения суда о нарушении исключительных прав истца на полезную модель по патенту N 109161, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту N 109161 в размере 300 000 руб., с присуждением судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 30 000 руб. в случае неисполнения решения суда в течение 1 месяца, 60 000 руб. в случае неисполнения решения суда в течение 2 месяцев, 90 000 руб. в случае неисполнения решения суда в течение 3 месяцев, 120 000 руб. в случае неисполнения решения суда в течение 4 месяцев, 150 000 руб. в случае неисполнения решения суда в течение 5 месяцев.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Стунжас Ирина Николаевна.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу N А14-8560/2019 в удовлетворении исковых требований ИП Желтикова В.В. отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Желтиков В.В. обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылался на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020, в связи с чем просил его отменить и принять по делу новый судебный акт. Как указал истец, эксперт в своем заключении применяет ограничительное толкование понятия "наконечник". Заявитель также обращает внимание на противоречивость выводов эксперта.

ООО "Сваи-тут" представлен отзыв на апелляционную жалобу, из которого следует, что ответчик считает обжалуемое решение законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, и их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции, проведенном в режиме онлайн, представители сторон поддержали доводы апелляционной жалобы и отзыва.

Стунжас Ирина Николаевна явку полномочного представителя в судебное заседание не обеспечила. Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения указанного лица о месте и времени судебного заседания, апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие его представителя в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает, что решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу N А14-8560/2019 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу ИП Желтикова В.В. - без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что ИП Желтикову В.В. был выдан патент Российской Федерации N 109161 на полезную модель "Винтовая свая" со сроком действия с 26.10.2010, действие патента прекращалось 27.10.2012, действие патента восстановлено 20.04.2014.

Факт размещения в сети Интернет на странице с доменным именем http://svaitut.ru/ информации о производимых изделиях, в том числе спорных сваях и принадлежности указанного сайта ответчику подтверждается представленной истцом копией протокола осмотра доказательства, составленного 15.08.2017 нотариусом.

Также ответчиком не оспаривается предложение к продаже спорного изделия на страницах социальных сетей "Facebook" и "Вконтакте" в апреле 2017 года.

Ответчиком также не оспаривается факт реализации по товарной накладной N 14 от 29.03.2019 сваи винтовой VO 76х2500.

Согласно представленной истцом копии заключения специалиста от 23.04.2019, выполненного по заказу истца Киприяновым А.И. и Горбуновым Е.В., изделие "Винтовая свая", произведенное ООО "Сваи-тут", содержит каждый признак полезной модели по патенту РФ N 109161, приведенный в первом независимом пункте формулы.

Ссылаясь на то, что ООО "Сваи-тут" без согласия правообладателя использует патент Российской Федерации N 109161 путем производства, предложения к продаже и введения в гражданский оборот изделия "Винтовая свая", чем нарушает исключительные права ИП Желтикова В.В., предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, руководствовался статьями 1229, 1233, 1252, 1358, 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из того, что истцу надлежало доказать факты принадлежности ему исключительных прав, в защиту которых заявлен иск, и нарушения ответчиком этих прав.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не доказан факт реализации ООО "Сваи-тут" изделия, в котором использованы все признаки формулы полезной модели, права на которую принадлежат истцу.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием полезной модели признается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Статьей 1406.1 ГК РФ определено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно разъяснению, данному в пункте 119 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, то есть включать одну совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата.

При этом пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как разъяснено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.01.2016 N 304-ЭС15-14975, при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Как следует из материалов дела, ИП Желтикову В.В. выдан патент Российской Федерации N 109161 на полезную модель "Винтовая свая" с датой приоритета 26.10.2010 со следующей формулой:

1. Винтовая свая, включающая цилиндрический ствол, наконечник со спиралью, отличающаяся тем, что цилиндрический ствол выполнен длиной от 500 мм до 1 000 мм.

2. Винтовая свая по пункту 1, отличающаяся тем, что спираль выполнена с шагом спирали 35-40 мм и шириной допасти спирали 10 мм.

3. Винтовая свая по пункту 1, отличающаяся тем, что толщина конца конуса наконечника составляет 25-30 мм.

4. Винтовая свая, включающая цилиндрический ствол, выполненный ступенчатым с длиной от 1 500 до 3 000 мм, наконечник со спиралью, отличающаяся тем, что цилиндрический ствол состоит из, по меньшей мере, двух участков выполненных с уменьшающимися к наконечнику диаметрами от 140 мм до 70 мм, наконечник со спиралью выполнен длиной от 500 мм до 1 000 мм.

5. Винтовая свая по пункту 4, отличающаяся тем, что спираль выполнена с шагом спирали 35-40 мм и шириной допасти спирали 10 мм.

6. Винтовая свая по пункту 4, отличающаяся тем, что толщина конца конуса наконечника составляет 25-30 мм.

7. Винтовая свая, включающая цилиндрический ствол с фланцем, наконечник со спиралью, отличающаяся тем, что фланец выполнен в виде кольца с отверстиями или диска с диаметрально расположенными отверстиями и центральным отверстием.

8. Винтовая свая по пункту 7, отличающаяся тем, что фланец выполнен толщиной от 8 мм до 10 мм, отверстия выполнены диаметром от 10 мм до 15 мм.

9. Винтовая свая по пункту 7, отличающаяся тем, что цилиндрический ствол сваи выполнен с длиной от 1 500 мм до 3 000 мм, состоит из, по меньшей мере, двух участков, выполненных с уменьшающимися к наконечнику диаметрами от 140 мм до 70 мм.

10. Винтовая свая по пункту 7, отличающаяся тем, что наконечник со спиралью выполнен длиной от 500 мм до 1 000 мм с шагом спирали 35-40 мм и шириной лопасти спирали 10 мм.

Как указано в пункте 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 06.08.2019 по настоящему делу была назначена экспертиза, производство которой было поручено эксперту союза "Новосибирская городская торгово-промышленная палата".

В заключении эксперта союза "Новосибирская городская торгово-промышленная палата" (2019 год) сделан вывод о содержании изделием "Винтовая свая", произведенным ООО "Сваи-тут", каждого признака полезной модели по патенту РФ N 109161, приведенного в первом независимом пункте формулы полезной модели.

В заключении указано, что длина наконечника со спиралью в произведенном ответчиком изделии составляет 700 мм, при этом под наконечником со спиралью эксперт понимал наконечник и спираль, приваренные на цилиндрическую (480 мм) и коническую часть сваи (220 мм), что позволило эксперту сделать вывод об использовании такого признака как выполнение наконечника со спиралью длиной от 500 мм до 1 000 мм.

Однако в упомянутом заключении эксперт не обосновал основания для понимания наконечника со спиралью как наконечник и спираль, наваренные на цилиндрическую и каноническую части сваи.

В связи с наличием сомнений в указанном заключении определением Арбитражного суда Воронежской области от 25.02.2019 по настоящему делу была назначена повторная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО "Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского".

Как установлено экспертом ООО "Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского" в заключении от 31.04.2020 N А14-8560/2019СПЭ, формула полезной модели по патенту РФ N 109161 является многозвенной и включает три независимых пункта - 1, 4, 7 и зависимые пункты 2 и 3 по отношению к пункту 1, пункты 5 и 6 - по отношению к пунктам 4, пункты 8-10 - по отношению к пункту 7 формулы.

В заключении сделан вывод, что в связи с отсутствием данных в патенте РФ N 109161 не представляется возможным ответить на вопрос, каким образом определяется длина признака полезной модели по патенту "наконечник со спиралью" в соответствии с упомянутым патентом.

Экспертом также установлено, что изделие "Винтовая свая", произведенное ООО "Сваи-тут", не содержит каждый признак полезной модели по патенту РФ N 109161, приведенный в первом независимом пункте формулы полезной модели.

Оспаривая заключение эксперта, истец ссылался на применение экспертом Тулениновым Н.Н. ограничительного толкования понятия "наконечник", что привело к противоречивым выводам в части невозможности определить, каким образом определяется длина признака полезной модели по патенту "наконечник со спиралью", и при этом установления факта использования в спорном изделии не каждого признака полезной модели.

Из анализа исследовательской части заключения эксперта от 31.04.2020 N А14-8560/2019СПЭ следует, что невозможность ответа на вопрос, каким образом определяется длина признака полезной модели по патенту "наконечник со спиралью" в соответствии со спорным патентом, обусловлена отсутствием в первом независимом пункте формулы, а также в описании и на чертежах патента связи между длиной спирали и длиной наконечника, при том, что в патенте не приведена информация, определяющая длину спирали.

Изучив описание и чертежи патента полезной спирали, эксперт пришел к выводу, что спираль может быть расположена различным образом, в том числе не на всей длине конической части сваи либо на наконечнике и цилиндрической части сваи - цилиндрическом стволе.

Обнаружив наличие в произведенном ООО "Сваи-тут" изделии наконечника со спиралью, эксперт не установил использование такого признака как выполнение наконечника со спиралью длиной от 500 мм до 1 000 мм, поскольку длина конической сужающейся части сваи, произведенной ООО "Сваи-тут", составляет 280 мм.

По результатам изучения представленных документов и справочной литературы эксперт указал, что наличие спирали на прямой части сваи (стволе сваи, трубе) не позволяет отнести данную часть сваи к конической части (наконечнику) сваи, так как это противоречит определениям пунктов 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 ОДМ 218.3.103-2018, согласно которым наконечник (коническая часть) является частью сваи (пункты 3.1.3, 3.3.4), однако отличается от прямой части сваи (ствола) по форме и назначению: конусная часть (наконечник) предназначена для лидерного (первоочередного) заглубления в грунт, чему способствует остроконечная (сужающаяся) форма, а ствол сваи (прямая часть) предназначен для погружения сваи на необходимую глубину, восприятия нагрузок и изгибающих моментов.

Изучив заключение эксперта от 31.04.2020 N А14-8560/2019СПЭ, оценив изложенные в нем выводы, апелляционный суд признает его надлежащим доказательством по делу, заключение носит утвердительный, а не вероятностный характер, основано на достаточном исследованном материале, выполнено с применением действующих технологий и методик.

Таким образом, заключением эксперта от 31.04.2020 N А14-8560/2019СПЭ не установлены обстоятельства использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, что свидетельствует об отсутствии нарушения прав патентообладателя.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 N 10, использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к верному выводу о недоказанности истцом использования в изделии ответчика всех признаков, приведенных в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 109161.

Иных доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель, истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется.

При принятии обжалуемого решения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу N А14-8560/2019 не имеется.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу N А14-8560/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Желтикова Валерия Владимировича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

М.С. Воскобойников Е.Ю. Щербатых