Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2021 г. N 15АП-13936/20 по делу N А32-3828/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2021 г. N С01-723/2021 по делу N А32-3828/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

город Ростов-на-Дону

13 февраля 2021 г.

дело N А32-3828/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 февраля 2021 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Фахретдинова Т.Р.,

судей Илюшина Р.Р., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Варавиной Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Новолодского Андрея Сергеевича

на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 22.07.2020 по делу N А32-3828/2020 по иску индивидуального предпринимателя Новолодского Андрея Сергеевича

к индивидуальному предпринимателю Плотникову Владимиру Валерьевичу

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Новолодский Андрей Сергеевич (далее - истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Плотникову Владимиру Валерьевичу (далее - ответчик) об обязании ответчика удалить с Интернет-сайтов обозначения "Ярмарка чудес" и опубликовать на Интернет сайтах решение о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя исключительных прав, о взыскании компенсации в сумме 700 000 руб. Представитель истца просил суд обязать ответчика передать доменные имена ярмаркачудес.рф, айдаподарки.рф истцу, признать администрирование домена нарушением исключительных прав и взыскать ответчика компенсацию в сумме 100 000 руб. (уточненные требования).

Решением суда от 22.07.2020 в иске отказано.

Индивидуальный предприниматель Новолодский Андрей Сергеевич обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил решение отменить, иск удовлетворить.

Жалоба мотивирована следующим.

Ответчик разметил на интернет сайтах неопределенному кругу лиц и предложил на 2 (двух) интернет сайтах к продаже товары с товарного знака "Ярмарка чудес", принадлежащего Истцу. Данные обстоятельства подтверждаются протоколами осмотра интернет страниц и составленными по результатам осмотра заверенными нотариусом на основании заявления Истца. Истец никогда не давал своего согласия на использование Ответчиком Товарного знака "Ярмарка Чудес". В соглашении о партнёрстве от 25 августа 2019 года отсутствует подпись Истца и он никогда не знал, что такой договор существует, в свою очередь суд первой инстанции не затребовал оригинала этого документа у Ответчика, не исследовал его оригинал в судебном заседании и не удостоверился в его подлинности, ведь Истец настаивает, что такой договор в природе не существует и данный документ является поддельным. Вывод суда первой инстанции, о том, что разработанный Игошиной Натальей Сергеевной по поручению ответчика логотип "Ярмарка Чудес" не может быть использован третьими лицами до того момента, пока ответчик не осуществит регистрацию логотипа "Ярмарка Чудес", в установленном законодательством порядке не соответствует закону, грубо нарушает права истца на использование зарегистрированного в установленном порядке Товарного знака и ограничивает его в этом праве, ведь материалы дела не содержат доказательств, что в рамках данного договора действительно разработан тот самый логотип, который был в последующем зарегистрирован за Истцом и вообще данный договор с Игошиной Н.С. не был подписан задними числами. При таких обстоятельствах, суд должен был отнестись к представленному договору с Игошиной Н.С. критически и отвергнуть в качестве доказательства названный документ. Ответчик не доказал, что является законным правообладателем Товарного знака, также как и его создателем либо правообладателем. Договор о создании логотипа, не является договором авторского заказа и не порождает никаких прав у Ответчика на созданный объект интеллектуальной собственности. Суд первой инстанции не дал никакой правовой оценки письму регистратора доменных имен "РЕГ РУ", который в письме от 09 июля 2020 года N 7978, указал, что администратором доменных имен ярмаркачудес.рф и айдаподарки.рф является Ответчик. Таким образом, Истец доказал факт незаконного использования Ответчиком зарегистрированного в установленном порядке права на товарный знак "Ярмарка Чудес".

Ответчик не предъявлял требований об оспаривании государственной регистрации Товарного знака за Истцом. Из оспариваемого судебного акта не усматривается, на основании каких норм права, суд первой инстанции счел, что факт использования спорного обозначения ответчиком с 16.09.2014 года (дата соглашения о создании логотипа), т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 728841, имел правовое значение в рассматриваемом случае. Действующим законодательством право преждепользования установлено только для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (статья 1361 ГК РФ), но не для товарных знаков. Действующее законодательство не предусматривает обязанности доказывания Истцом создания товарного знака, который за ним зарегистрирован в установленном законом порядке. Представленные в материалы дела документы не свидетельствуют о том, что Ответчик является автором, а также о том, что Ответчик оспаривает регистрацию принадлежащего Истцу Товарного Знака, либо признает ее недействительной. Требование истца направлено не на финансовое обогащение Истца за счет Ответчика, а напротив на обязание Ответчика прекратить нарушать исключительное право Истца на использование зарегистрированного Товарного знака и принудительную выплату компенсации.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие представителей указанных лиц.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 728841 в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2019 зарегистрирован товарный знак "Ярмарка чудес" за правообладателем Новолодским Андреем Сергеевичем (истцом). Дата приоритета - 07.12.2018.

Истец в исковом заявлении указывает, что в нарушение действующего законодательства, ответчик разместил на Интернет сайтах неопределенному кругу лиц и предложил к продаже товары с товарным знаком "Ярмарка чудес", принадлежащего истцу.

Как следует из протокола осмотра письменного доказательства временно исполняющего обязанности нотариуса Клименковой Натальи Анатольевны Краснодарского нотариального округа Краснодарского края от 30.12.2019, в результате осмотра Интернет-сайтов обнаружена информация о предложении к продаже товаров с обозначениями "Ярмарка чудес".

Истец направил ответчику досудебную претензию с требованием прекратить незаконные действия, ссылаясь на принадлежность ему товарного знака "Ярмарка чудес".

Истец полагает, что использование ответчиком товарного знака истца, выразившихся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия истца товаров, маркированных спорным товарным знаком, нарушает его права, в связи с чем обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая на иск, ответчик пояснил следующее.

Ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность с 2006 года, ОГРНИП 306550608600016, которая охватывает такой вид деятельности как оптовая и розничная торговля, в том числе новогодними подарками. В целях расширения клиентской базы, а также привлечения новых партнеров в различных регионах страны, ответчиком было принято решение о создании и использовании логотипа для сайта, где представлена распространяемая продукция, в связи с чем "16" сентября 2014 года между Ответчиком и Игошиной Натальей Сергеевной был заключен Договор на создание логотипа. "22" сентября 2014 года между Ответчиком и Игошиной Натальей Сергеевной был подписан Акт сдачи-приемки работ/услуг по Договору на создание логотипа от 16.09.2014, а результат по договору был передан посредством обмена электронным сообщением по электронной почте. Таким образом, разработанный Игошиной Натальей Сергеевной по поручению Ответчика логотип "Ярмарка Чудес" не может быть использован третьими лицами до того момента, пока Ответчик не осуществит регистрацию логотипа "Ярмарка Чудес" в установленном законодательством порядке. В 2015 году в статусе партнера Ответчика деятельность по распространению новогодних подарков на территории Краснодарского края принялся осуществлять Истец. "25" августа 2019 года между Истцом и Ответчиком было подписано соглашение о партнерстве, согласно пункту 1.1. которого, Стороны признаются равными в правах и обязанностях при осуществлении на территории Краснодарского края и Республики Адыгея (только на территории этих субъектов Российской Федерации) коммерческой деятельности по реализации (оптовой и розничной торговли) Наборов кондитерских изделий "Подарочные" производства Группы Компаний "Рубин" г. Орёл. Действий, направленных на отчуждение или передачу прав на использование логотипа "Ярмарка Чудес", со стороны Ответчика в пользу Истца не проводилось. Таким образом, у Истца отсутствовало право на использование логотипа "Ярмарка Чудес" при ведении предпринимательской деятельности. Только при получении искового заявления в феврале 2020 года Ответчику стало известно, что Истец осуществил государственную регистрацию логотипа "Ярмарка Чудес" и использует его в качестве товарного знака при осуществлении своей предпринимательской деятельности. Таким образом, незаконные действия со стороны Истца привели к нарушению законного права Ответчика по использованию логотипа "Ярмарка Чудес", в связи с чем Истец не имеет законного на то основания требовать уплаты компенсации со стороны Ответчика. Истец обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) для регистрации логотипа (товарного знака) "Ярмарка Чудес" "07" декабря 2018 года, согласно информации, размещенной на соответствующем интернет ресурсе. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Истец уже до подписания партнерского соглашения имел в своем распоряжении исходные данные по логотипу "Ярмарка Чудес", который использовался без согласия собственника - Ответчика. Обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края Истцом датировано "21" января 2020 года, что свидетельствует о том, что Истец, зная, что логотип "Ярмарка Чудес" используется Ответчиком, затягивал срок для обращения в суд в целях формирования периода, исходя из которого рассчитал сумму компенсации в целях последующего взыскания с Ответчика. Таким образом, под действия Истца подпадают признаки недобросовестной конкуренции, а именно использование логотипа "Ярмарка Чудес" с учетом его узнаваемости на внутреннем региональном рынке, а также репутационный статус данного логотипа, "наработанного" за соответствующий период Ответчиком.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты исключительных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

В соответствии с пунктом 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Из материалов дела следует, что 16.09.2014 между ответчиком и Игошиной Натальей Сергеевной был заключен договор на создание логотипа.

В соответствии с техническим заданием к договору на разработку логотипа, логотип должен был содержать комбинацию текстового словосочетания, иконки новогоднего подарка. Надпись логотипа должна была быть выполнена русскими буквами в два слова "Ярмарка Чудес". Цветовая гамма логотипа должна была включать такие цвета как красный, бордовый, зеленый, салатовый, белый, коричневый.

22.09.2014 между ответчиком и Игошиной Натальей Сергеевной был подписан акт сдачи-приемки работ/услуг по договору на создание логотипа от 16.09.2014, а результат по договору был передан посредством обмена электронным сообщением по электронной почте.

Суд первой инстанции указал, что из протокола осмотра доказательств от 08.07.2019 усматривается, что ответчик использовал спорный логотип "Ярмарка Чудес" с 2015 года, то есть до того, как ответчиком было зарегистрировано свидетельство N 728841 (26.09.2019), тем самым материалы дела подтверждают, что ответчик уже имел в своем распоряжении логотип "Ярмарка Чудес" и использовал его законно, на основании договора на создание логотипа от 16.09.2014.

Вместе с тем, судом ошибочно указано, что ответчику принадлежит право преждепользования и первоочередное право на спорный товарный знак.

Право преждепользования, установленное статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 N С01-242/2019 по делу N А32-11407/2018).

Суд первой инстанции указал, что 25.08.2019 между истцом и ответчиком было подписано соглашение о партнерстве, согласно пункту 1.1 которого, стороны признаются равными в правах и обязанностях при осуществлении на территории Краснодарского края и Республики Адыгея (только на территории этих субъектов Российской Федерации) коммерческой деятельности по реализации (оптовой и розничной торговли) наборов кондитерских изделий "подарочные" производства Группы Компаний "Рубин" г. Орел.

В соответствии с пунктами 1.2 - 1.5 соглашения о партнерстве стороны имеют одинаковые условия от поставщика по отгрузке, оплате и реализации товара. Стороны обязуются не совершать деяния (в форме действия или бездействия) против другой стороны, никаким образом не противодействовать, не препятствовать прямо или косвенно другой стороне, при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. Стороны обязуются никоим образом, прямо или косвенно, устно или письменно, в любых прочих формах не вредить репутации другой стороны, в том числе в социальных сетях, сети Интернет, мессенджерах, личной переписке, почтовой корреспонденции и т.п., а также соблюдать конфиденциальность данного соглашения. Стороны обязуются реализовывать широкому кругу лиц на указанной в пункте 1.1 территории товар с наценкой не менее 20% от базовой цены поставщика (г. Орел).

Вместе с тем, как указано судом, действий, направленных на отчуждение или передачу прав на использование логотипа "Ярмарка Чудес", со стороны ответчика в пользу истца не проводилось. Таким образом, у истца отсутствовало право на использование логотипа "Ярмарка Чудес" при ведении предпринимательской деятельности. При этом, истец самостоятельно осуществил государственную регистрацию логотипа "Ярмарка Чудес" и использует его в качестве товарного знака при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

Истец возражал против указанного доказательства - соглашения о партнерстве от 25.08.2019, указывал на то, что никогда такового не подписывал.

На основании данного довода, суд апелляционной инстанции неоднократно запрашивал у ответчика оригинал данного соглашения.

Ответчиком оригинал соглашения в материалы дела не представлен.

В соответствии с пунктом 6 статьи 71 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Таким образом, суд апелляционной инстанции критически оценивает представленную ответчиком копию соглашения о партнерстве и не принимает ее в качестве доказательства.

Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности - патентов, товарных знаков, промышленных образцов и т.д., в том числе Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), согласно статье 10.bis которой всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Такое понимание недобросовестной конкуренции было воспринято федеральным законодателем и нашло отражение сначала в Законе РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (статьи 4 и 10), а затем и в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (пункт 9 статьи 4 и статья 14), трактующих недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 ГК Российской Федерации), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, что расширяет область судебного усмотрения в сфере пресечения недобросовестной конкуренции и связано с многообразием форм и методов недобросовестной конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 63 постановления от 26.03.2009 N 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Суд апелляционной инстанции констатирует, что ответчик не доказал, что спорный товарный знак приобрел известность задолго до регистрации прав на него истцом.

Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 15.02.2018 по делу N А41-75281/2016 высказал правовую позицию, согласно которой сам по себе факт известности до даты приоритета спорного товарного знака и поставлявшегося под спорным обозначением задолго до момента создания истца и регистрации им спорного товарного знака, безусловно не свидетельствует о недобросовестности истца в приобретении исключительного права на этот товарный знак, что, в свою очередь, исключает недобросовестность в использовании принадлежащего исключительного права.

Однако установление судом факта использования товарного знака в более ранний период времени и вплоть до момента осуществления правообладателем действий по приобретению исключительного права на товарный знак, а также факта сохранения конкурентных отношений именно с этими лицами и недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак могут в совокупности свидетельствовать о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции со стороны такого правообладателя.

Ответчик, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указанных доказательств не привел, из материалов дела это не следует.

Истец является правообладателем спорного товарного знака, недобросовестности в его действиях не усматривается.

Из статьи 1253.1 ГК РФ следует, что применительно к ответственности за нарушение интеллектуальных прав, положение информационного посредника определяется тем, что информационный посредник несет ответственность только лишь при наличии вины, а при несоблюдении им условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ информационный посредник освобождается от ответственности.

В свою очередь в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации) сказано, что сайт в сети Интернет - это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (пункт 13); доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет (пункт 15); владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17).

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (далее - Правила регистрации доменов) администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано предназначенное для сетевой адресации символьное обозначение (доменное имя).

Согласно Правилам регистрации доменов администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок пользования доменом.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, внесение изменений в структуру и дизайн сайта и т.п. Администратор домена - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

В соответствии с частью 3 пункта 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Закона об информации).

Следовательно, исходя из изложенных норм права, ответственность за содержание информации на сайте несет именно администратор домена, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно, поскольку именно администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В материалы дела представлены протоколы осмотра доказательств, составленные Куликовой Екатериной Андреевной (временно исполняющим обязанности нотариуса Краснодарского нотариального округа Краснодарского края Клименковой Натальи Анатольевны) от 14.07.2020 и от 13.12.2019 (том 2, л.д. 76-84 и 119-126 соответственно), из которых следует, что на сайтах https://айдаподарки.рф и https://ярмаркачудес.рф используется изображение спорного товарного знака "Ярмарка чудес".

Согласно ответу ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" администратором доменных имен айдаподарки.рф и ярмаркачудес.рф является Плотников Владимир Валерьевич (том 2, л.д. 69-70).

Согласно пункту 159 постановления от 23.04.2019 N 10 требование о взыскании компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

Таким образом, оснований для отказа в удовлетворении исковых требований не имеется, так как именно ответчик являлся инициатором размещения спорной информации на принадлежащим ему Интернет-сайте в сети "Интернет", а следовательно, не мог выполнять функции информационного посредника.

Факт прекращения использования ответчиком доменного имени после получения от истца претензии, не подтвержден материалами дела. Кроме того, ответчик по существу не отрицает такого использования.

Следовательно, данное обстоятельство свидетельствует о том, что ответчик сохраняет возможность использования данного доменного имени, а значит, и возможность использования спорного товарного знака без разрешения правообладателя.

Законодатель в пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепил некоторые способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (требования, направленные на защиту этих прав), а также субъектов, к которым данные меры могут применяться.

Согласно пункту названной материальной нормы защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Истец в своих уточненных требованиях (том 2, л.д. 1-6) просит суд обязать ответчика передать доменные имена айдаподарки.рф и ярмаркачудес.рф истцу, признать администрирование доменов нарушением исключительных прав и взыскать компенсацию. При этом, с ответчика Плотникова В.В. требует взыскать 100 000 рублей, а с лица, не привлеченного судом первой инстанции к участию в деле (Папуц З.А.) - также 100 000 рублей. Вместе с тем, в отношении второго предположительного ответчика (Папуц З.А.) доводы в жалобе отсутствуют.

Установив, что используемое ответчиком обозначение ассоциируется с зарегистрированным товарным знаком истца, наличия доказательств того, что администратором указанных доменных имен является ответчик, суд апелляционной инстанции на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения требований истца о признании администрирования домена ярмаркачудес.рф нарушением исключительных прав и обязании ответчика передать доменное имя ярмаркачудес.рф истцу. В отношении же домена https://айдаподарки.рф такого вывода из материалов дела не следует, поскольку такого товарного знака, сходного до степени смешения с указанным доменом, истец в качестве зарегистрированного за собой суду не представил.

Относительно требования о взыскании компенсации суд апелляционной инстанции руководствовался следующим. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец в уточненных требованиях заявил требование о взыскании 100 000 рублей компенсации.

Ответчиком данный размер компенсации не оспорен. Суд апелляционной инстанции полагает данное требование подлежащим удовлетворению в заявленном истцом размере.

Таким образом, решение суда первой инстанции подлежит отмене с вынесением нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в части, направленной к ответчику ИП Новолодскому А.С. - и только в отношении доменного имени "ярмаркачудес.рф".

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.07.2020 по делу N А32-3828/2020 отменить, исковые требования удовлетворить в части.

Признать администрирование домена ярмаркачудес.рф Плотниковым Владимиром Валерьевичем нарушением исключительных прав индивидуального предпринимателя Новолодского Андрея Сергеевича.

Обязать Плотникова Владимира Валерьевича передать права на доменное имя ярмаркачудес.рф индивидуальному предпринимателю Новолодскому Андрею Сергеевичу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Плотникова Владимира Валерьевича в пользу индивидуального предпринимателя Новолодского Андрея Сергеевича компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 728841 в размере 100 000 рублей, а также 7000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части решение оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Т.Р. Фахретдинов

Судьи

Р.Р. Илюшин Н.Н. Мисник