Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2021 г. N 09АП-20218/20 по делу N А40-270059/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. N С01-556/2021 по делу N А40-270059/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

18 февраля 2021 г.

Дело N А40-270059/19

Резолютивная часть постановления объявлена 08 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 февраля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В.Захаровой,

судей А.И.Трубицына, В.Р.Валиева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М. Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Элкад", Общества с ограниченной ответственностью "Промсистемы" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 февраля 2020 года по делу N А40-270059/19, принятое судьей Козленковой О.В.,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Элкад" (ОГРН 1075029002795)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Промсистемы" (ОГРН 1177746766295)

о защите исключительных прав на полезную модель по патенту РФ N 190077, взыскании компенсации в размере 10 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Кургузов В.Н. по доверенности от 22.08.2019

от ответчика: Кононов В.А. по доверенности от 02.03.2020

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Элкад" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Промсистемы" (далее - ответчик) о признании контрафактными устройства, маркированные обозначением стеклопластиковые нагреватели марки "Х- therm" Р=4 кВт, L=1250 мм D=150 мм, подпадающие под нарушение патента N 190077; запретить ответчику осуществлять без согласия истца использование полезной модели по патенту N 190077, включая ввоз на территорию Российской Федерации устройств, маркированных обозначением стеклопластиковые нагреватели марки "Х-therm" Р=4 кВт, L =1250 мм D=150 мм, предложение об их продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей; взыскании компенсации в размере 10 000 рублей; обязании ответчика опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту РФ N190077 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя - ООО "ЭЛКАД" (адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская, дом 7, кв. 61; ИНН/КПП 5029098887/502901001, ОГРН 1075029002795).

Решением от 20 февраля 2020 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами в которых просят решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указал, что он не был надлежащим образом уведомлен о дате и времени судебного разбирательства, а также указал, что истцом не представлено надлежащих доказательств того, что в изделиях, приобретенных истцом, присутствуют модели и способы изготовления, защищенные патентом N 190077.

Истец доводы своей апелляционной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить, против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы ответчика.

Ответчик доводы своей апелляционной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить, против удовлетворения апелляционной жалобы истца возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы истца.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2020 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на полезную модель по патенту РФ N 190077 Электрический нагреватель на основе углеродных волокнистых материалов, дата начала отсчета срока действия патента: 02.11.2018, дата регистрации: 18.06.2019.

Истец указал, что ответчик распространяет на территории РФ стеклопластиковые нагреватели марки "X-therm", в которых использована формула полезной модели истца.

Для установления факта распространения, истец через своего контрагента приобрел у ответчика стеклопластиковые нагреватели марки "X-therm" P = 4 кВт, L = 1250 мм, D = 150 мм в количестве 2 штук, что подтверждается представленными в материалы дела счетом N 190515-2 от 15.05.2019, УПД N 190531-1 от 31.05.2019, счетом N 23 от 30.06.2019, товарной накладной N 19 от 30.06.2019.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Истцом в материалы дела представлено заключение по результатам досудебной патентоведческой экспертизы от 19 июля 2019 года, из которого следует, что в представленном истцом электрическом обогревателе использованы все признаки независимого пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели.

На основании вышеизложенного истец обратился с исковым заявлением в суд.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что истцом доказан факт продажи ответчиком товара, в котором использованы все признаки независимого пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели истца защищенной патентом РФ N 190077, а также, что разрешение на использование полезной модели по патенту РФ N 190077 истец ответчику не предоставлял, следовательно, спорные товары являются контрафактными, но при этом, суд установил, что часть требований истца о запрете удовлетворению не подлежит, поскольку истцом перечисленные в подпункте 1 пункте 2 статьи 1358 ГК РФ способы использования ответчиком полезной модели истца не доказаны, в связи с чем, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Апелляционный суд отказывает в ходатайстве ответчика о назначении повторной экспертизы в связи со следующим.

В соответствии с ч. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Таким образом, вопрос о необходимости проведения экспертизы, относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу, удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной или повторной экспертизы или их назначение по собственной инициативе является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.

Согласно положениям главы 7 АПК РФ арбитражный суд, определив в соответствии с подлежащими применению нормами материального права обстоятельства, имеющие значение для дела, оценивает представленные и предлагаемые сторонами доказательства по своему внутреннему убеждению.

Ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы отклоняется судом апелляционной инстанции, исходя из обстоятельств дела, а также отсутствия оснований сомневаться в достоверности и объективности выводов эксперта.

Субъективное несогласие с результатами экспертизы не является основанием для удовлетворения ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертиз.

В заявленном ходатайстве о проведении экспертизы заявитель не обосновал надлежащим образом порочности экспертизы, проведенной в рамках настоящего дела, а также предлагал также поставить иные вопросы перед экспертом.

При этом в рамках настоящего дела судом апелляционной инстанции была назначена патентоведческая экспертиза.

По итогу проведенной в суде апелляционной инстанции по ходатайству ответчика экспертизе, экспертами АНО ЭПЦ "Топ Эксперт" дан ответ на поставленный судом вопрос, в котором экспертами установлено, что в представленных образцах материалов реализованы все признаки полезной модели по Патенту РФ N 190077.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение экспертов АНО ЭПЦ "Топ Эксперт", суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком при реализации продукции нарушены права истца на полезную модель истца.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Из положений приведенных норм права, а также из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании полезной модели. Истец должен подтвердить факты принадлежности ему указанного права и доказать факт использования соответствующей полезной модели ответчиком.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из пункта 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Учитывая, что истцом доказан факт продажи ответчиком товара, в котором использованы все признаки независимого пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели, то требования истца о признании контрафактными устройства - "стеклопластиковые обогреватели", имеющие маркировку "X-therm" P = 4 кВт, L = 1250 мм, D = 150 мм, запрете ответчику осуществлять без согласия истца продажу стеклопластиковых обогревателей, имеющих маркировку "X-therm" P = 4 кВт, L = 1250 мм, D = 150 мм, с использованием полезной модели "Электрический нагреватель на основе углеродных волокнистых материалов", защищенной патентом РФ по свидетельству N 190077, об обязании ответчика опубликовать с даты вступления решения суда в законную силу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью "элкад", о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 10 000 руб. обоснованно удовлетворены судом первой инстанции.

Апелляционный суд отклоняет довод ответчика о его не извещении о времени и месте судебного заседания по следующим основаниям.

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Кроме того, юридическое лицо должно обеспечить получение корреспонденции по своему юридическому адресу. Неполучение обществом корреспонденции по адресу его государственной регистрации является риском самого общества, которое несет все неблагоприятные последствия.

Согласно ч. 2 ст. 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.

Согласно ст. 54 ГК РФ государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Определение суда первой инстанции о принятии искового заявления к производству от 08.11.2019 было направлено ответчику по юридическому адресу: 117418, г.Москва, ул. Гарибальди д.29, корп. 4, пом. I, комн. 14, указанному в выписки ЕГРЮЛ, согласно информации с официального сайта почты России, орган связи засвидетельствовал факт истечения срока хранения корреспонденции, и осуществил ее последующий возврат отправителю.

В силу пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация связи уведомила арбитражный суд.

На нарушение Почтой России установленного порядка вручения заказного судебного письма ответчик не ссылается, действия названной организации связи ответчиком не обжалованы.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные доводы жалобы ответчика проверены судом апелляционной инстанции и признаны несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не подтверждаются материалами дела.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суде апелляционной инстанции уточнение исковых требований не допускается, в связи, с чем суд апелляционной инстанции уточнение истца в части признания контрафактными всех стеклопластиковых нагревателей имеющих маркировку "X-therm" и идентичных пластиковых нагревателей нарушающих петент истца N 190077 не принимает и, рассматривает иск в пределах, заявленных требований в суде первой инстанции.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения признается, в частности: изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

В соответствии с положениями ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом перечисленные в п. 1 п. 2 статьи 1358 ГК РФ способы использования ответчиком полезной модели не доказаны.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Излишне оплаченная госпошлина подлежит возврату истцу.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 февраля 2020 года по делу N А40-270059/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Перечислить с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда на расчетный счет Автономной некоммерческой организации Экспертно-правовой центр "Топ-эксперт" за проведение комплексной химико-патентоведческой экспертизы на основании счета N 026.12/20 от 15 декабря 2020 г. денежные средства в размере 93 000 (девяносто три тысячи) руб. 00 коп., поступившие на депозитный счёт от ООО "Промсистемы" по платежным поручениям N 253 от 09.07.2020 и N 340 от 22.09.2020.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Элкад" (ОГРН 1075029002795) из федерального бюджета 7 000 (семь тысяч) руб. 00 коп. - госпошлину, излишне уплаченную по платежному поручению N 53 от 12.03.2020

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В.Захарова

Судьи

А.И.Трубицын В.Р.Валиев