Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2021 г. N 09АП-10599/21 по делу N А40-208235/2019

г. Москва

16 апреля 2021 г.

Дело N А40-208235/19

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 апреля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

DATAHOST LTD на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 января 2021 года по делу N А40-208235/19, принятое по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "РТА" (ОГРН 1136195002052) к DATAHOST LTD, Suite 102.Ground Floor,Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets.Belize City, Belize, (ОГРН 1057748734064) при участии третьих лиц: Общества с ограниченной ответственностью "Сэйлнэймс", Акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ОГРН 1067746823099); Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ОГРН 1087746736296) о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Савицкая А.С. по доверенности от 05.05.2020

от ответчика: Александров В.В. по доверенности от 20.03.2021

от третьих лиц: от Общества с ограниченной ответственностью "Сэйлнэймс" - извещен, представитель не явился; от Акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" - извещен, представитель не явился; от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "РТА" обратилось с иском к DATAHOST LTD, Обществу с ограниченной ответственностью "Сэйлнэймс" (с учетом принятых изменений в порядке статьи 49 АПК РФ) о признании преимущественного права истца на использование товарного знака "РТА" по свидетельству N 684803 от 28.11.2018 в доменном имени rta.ru/; о запрете компании DATAHOST LTD (Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize) использовать обозначение "RTA", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 684803 от 28.11.2018 в доменном имени rta.ru в сети Интернет; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака РТА в доменном имени rta.ru в размере 1,00 руб.

Решением от 11 января 2021 года по делу N А40-208235/2019 Арбитражный суд города Москвы принял отказ от иска к Обществу с ограниченной ответственностью "Сэйлнэймс", производство по делу в указанной части прекратил, запретил компании DATAHOST LTD использовать обозначение RTA в доменном имени RTA.RU, взыскал с компании DATAHOST LTD в пользу ООО "РТА" 1 руб. компенсации, 8 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине, в удовлетворении остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ответчика обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьих лиц в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оснований для отмены или изменения решения суда не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 28.11.2018 Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала исключительное право на использование ООО "РТА" комбинированного товарного знака, в состав которого входит словесная часть "РТА" (свидетельство на товарный знак N 684803 от 28.11.2018).

Товарный знак был зарегистрирован в отношении следующих 35, 45 классов МКТУ.

12.04.2019 истец обратился к АО "РСИЦ" (прежнему регистратору доменного имени RTA.RU) с заявлением о прекращении прав администрирования доменным именем RTA.RU со стороны администратора ЗАО "Технологии и инвестиции" и о заключении договора на право пользования доменным именем с истцом, как правообладателем схожего до степени смещения товарного знака "РТА".

14.05.2019 в адрес истца от регистратора АО "РСИЦ" поступил ответ на заявление, согласно которому заявление истца было рассмотрено, и регистрация доменного имени RTA.RU была аннулирована на основании пункта 2 статьи 64.2, статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 8.1 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ (в редакции от 06.09.2018), утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет N N 2011-18/81 от 05.10.2011.

Однако за истцом путем заключения с АО "РСИЦ" договора возмездного оказания услуг не была осуществлена.

14.05.2019 на основании сведений, полученных с WHOIS-сервиса о доменах, истцу стало известно о незаконной перерегистрации домена RTA.RU 14.05.2019 в 07:03 за новым администратором PRIVATE PERSON и о назначении нового регистратора - ООО "Сэйлнэймс", несмотря на подачу заявления со стороны истца о преимущественном праве правообладателя товарного знака на регистрацию прав администрирования указанного доменного имени.

14.05.2019 со стороны регистратора ООО "Сэйлнэймс" в форме электронного письма в адрес истца поступило коммерческое предложение о покупке домена RTA.RU за 500 000 руб. 00 коп.

В адрес АО "РСИЦ" и регистратора ООО "Сэйлнэймс" были направлены адвокатские запросы о предоставлении документов и сведений N 01/2019 и N 02/2019 от 27.05.2019 с просьбой предоставить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (месте жительства) в отношении домена RTA.RU, сходного до степени смешения с товарным знаком "РТА".

21.06.2019 истцом для обеспечения доказательств был осуществлен нотариальный осмотр сайтов http://rta.ru и http://wwvv.salenames.ru/ru/whois?domain= rta.ru.

Согласно протоколу осмотра сайта http://www.salenames.ru/ru/whois?dom ain=rta.ru регистратором доменного имени RTA.RU являлся ООО "Сэйлнэймс", а администратором доменного имени RTA.RU являлось физическое лицо PRIVATE PERSON.

27.06.2019 в адрес истца поступил ответ ООО "Сэйлнэймс" с указанием сведений об ином администраторе доменного имени RTA.RU: Юридическое лицо DATAHOST LTD Почтовый адрес: DATAHOST LTD, Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize E-Mail: admin@datamail.ru.

Согласно сведениям с WHOIS-сервиса о доменах на сайте ООО "Сэйлнэймс" доменное имя RTA.RU зарегистрировано за DATAHOST LTD с 14.05.2019 в 07:03.

В связи с нарушением исключительных прав истца, как правообладателя товарного знака, в адрес ответчиков были направлены претензии о прекращении нарушения исключительных прав истца, путем прекращения права администрирования доменного имени RTA.RU в добровольном порядке и передачи истцу права администрирования доменного имени "RTA.RU".

Кроме того, в адрес регистратора ООО "Сэйлнэймс" было направлено заявление об установлении досудебных ограничений на действия с доменными именем rta.ru согласно требованиям Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", являющегося приложением к Правилам регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ.

02.07.2019 электронным письмом в адрес Истца поступило предложение со стороны ООО "Сэйлнэймс" о готовности продажи доменного имени по цене 200 000,00 руб.

Также истец указал, что в настоящее время с сайта RTA.RU осуществляется прямая переадресация на сайт www.aviasales.ru (предлагающий продажу авиабилетов).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", установил, что доменное имя rta.ru имеет явное звуковое и смысловое сходство с товарным знаком "РТА", исключительное право на использование которого зарегистрировано за истцом, и, соответственно, при его использовании возникает вероятность смешения; в связи с наличием у истца исключительного права использования товарного знака "РТА", истец имеет право на признание права его использования в доменном имени, схожем с ним до степени смешения; также указал, что несмотря на наличие товарного знака "РТА", а также направления заявления со стороны Истца о регистрации доменного имени RTA.RU, поданного в установленном порядке регистратору доменного имени, администратор компания DATAHOST LTD тем не менее осуществил регистрацию спорного доменного имени RTA.RU за собой, тем самым со стороны администратора компании DATAHOST LTD необходимые действия по предотвращению нарушения прав третьих лиц не осуществлялись, что привело к незаконному администрированию доменного имени RTA.RU, схожего до степени смешения с товарным знаком "РТА", и нарушению законных прав и интересов правообладателя товарного знака ООО "РТА";с учетом изложенного пришел к выводу об удовлетворении требований в части запрета компании DATAHOST LTD использовать обозначение RTA в доменном имени RTA.RU и взыскании 1 руб. компенсации, в удовлетворении остальной части иска отказал.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 159 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Деятельность регистраторов и администраторов доменных имен регулируется нормами действующего законодательства, Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ (далее - Правила; утверждены решением Координационного центра N 2011-18/81 от 05.10.2011 года), Соглашением об аккредитации, заключенным с Координационным центром и Положением о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах (далее - Положение; утверждено решением Координационного центра N 2012-07/47 от 20.09.2012 года).

Согласно п. 1.1 Правил, юридическое лицо, аккредитованное Координатором для регистрации доменных имен в доменах.RU и/или.РФ.

Согласно п. 2.9 Правил, Регистратор не вправе самостоятельно принимать решение об удовлетворении претензий третьих лиц на доменное имя.

Лицо, полагающее, что администрирование доменного имени его администратором нарушает права этого лица (в частности, права на товарный знак, фирменное наименование, другую интеллектуальную собственность, наименование некоммерческой организации или государственного органа), вправе предъявить претензию администратору, а также обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Согласно п. 3.1.3 Правил, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что в момент рассмотрения дела у доменного имени rta.ru были иной администратор и регистратор, не имеет правового значения, поскольку на момент обращения с настоящим иском суд администратором доменного имени rta.ru являлась компания DATAHOST LTD, что подтверждается ответом от 27.06.2019 N СУ-2706/061-2019, предоставленном ООО "Сэйлнэймс" - регистратором доменного имени rta.ru.

Доводы апелляционной жалобы ответчика со ссылкой на отсутствие у истца преимущественного право на регистрацию доменного имени rta.ru. основаны на неверном толковании норм права, поскольку, как верно указал суд первой инстанции преимущественное право возникает у истца автоматически в силу п. 6.2, 6.3 и 6.5 Положения, в силу установления судом нарушения прав истца как обладателя исключительных прав на товарный знак, что установлено оспариваемым судебным актом, в связи с чем, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования истца в указанной части.

Ответчик утверждает, что наименование доменного имени rta.ru и товарный знак "РТА Российское таможенное агентство" не являются сходными до степени смешения, в подтверждение чего было представлено "мнение специалиста" по вопросу сходства до степени смешения доменного имени rta.ru и товарного знака "РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО".

Вместе с тем, данное "мнение специалиста" не является допустимым доказательством по делу в понимании положений ст.ст. 65, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку, в данном "мнении специалиста" специалист ИП Андронов А.С. ссылается на Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов". На момент подачи искового заявления (08.08.2019) данный документ не был введен в действие, а действовал приказ Роспатента от 24 июля 2018 г. N128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", а также Приказ Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4322).

В "мнении специалиста" содержатся указания на другие товарные знаки, как считает специалист, схожие до степени смешения с товарным знаком истца.

Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство доменного имени может быть звуковым, графическим и смысловым.

Как указал суд первой инстанции, для рассматриваемой ситуации прежде всего имеет значение звуковое и смысловое сходство между доменным именем и товарным знаком (в случае комбинированного товарного знака - сходство с его словесным элементом). Использование строчных букв стандартного латинского шрифта (включая начальный символ доменного имени) не может служить основанием для вывода об отсутствии визуального сходства сравниваемых обозначений, поскольку является обязательным для сети Интернет. Это справедливо и для случая, когда товарный знак зарегистрирован в кириллице, а сходное доменное имя -в латинице, поскольку в настоящее время возможно использование доменных имен только с символами латинского алфавита.

Доменное имя rta.ru имеет явное звуковое и смысловое сходство с товарным знаком "РТА", исключительное право на использование которого зарегистрировано за истцом, и, соответственно, при его использовании возникает вероятность смешения.

Также если учитывать Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов" которым руководствовался специалист, то согласно 7.1.2 Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений.

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

К слабым элементам, в частности, относятся: часто используемые в товарных знаках составные части слов, характерные для определенной сферы деятельности, такие как -фарм, -трон, -мед, -дент, карб-и т.д.; неохраняемые слова (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, AUTO, SOFT, FORTE), знаки препинания, математические символы (+, !, ?, &, @).

При сравнении двух наименований необходимо учитывать сходство сильных элементов.

В "мнении специалиста", которое представил ответчик, доменное имя rta.ru сравнивается с полным словесным обозначением "РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО", при том что часть "Российское таможенное агентство" является неохраняемой, следовательно - слабым элементом.

Без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом (Постановление Суда по интеллектуальным правам N С01-1533/2020 от 22.01.2021 года по делу NА56-31372/2019).

Также согласно п. 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ (утверждены решением Координационного центра N 2011-18/81 от 05.10.2011 года), доменное имя - символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен.

Таким образом, поскольку доменное имя представляет собой символьное обозначение, использование строчных букв стандартного латинского шрифта не может служить основанием для вывода об отсутствии визуального сходства между доменным именем rta.ru и товарного знака "РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО", так как является обязательным для сети Интернет.

Согласно п. 7.1.2.1 Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Товарный знак "РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО" содержит охраноспособный элемент "РТА".

Таким образом, доменное имя rta.ru для установления сходства должно сравниваться с элементом "РТА", а не полным наименованием товарного знака "РТА РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО", что не было учтено в "мнении специалиста", представленном ответчиком. Сходство лишь неохраняемых элементов при сравнении не учитывается (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2021 года N С01-1771/2020 по делу А40-236550/2019).

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно не принял во внимание, представленное в материалы дела ответчиком "мнение специалиста" как доказательства подтверждающее отсутствие сходства до степени смешения с товарным знаком истца. Кроме того, ходатайств о проведении судебной экспертизы ответчиком заявлено не было.

Также суд первой инстанции установил, что в настоящее время с сайта RTA.RU осуществляется прямая переадресация на сайт www.aviasales.ru предлагающий продажу авиабилетов.

Из нотариального протокола осмотра, следует, что ответчик использует получившее широкую известность обозначение RTA не для адресации сайта в сети интернет, а для намеренного привлечения пользователей на иной ресурс в сети Интернет с коммерческой целью. Данное обозначение ответчик не использует, товарный знак даже по другим классам МКТУ со стороны ответчика на данное обозначение не зарегистрирован. Информацию на сайте www.rta.ru ответчик не размещает, по этому адресу сайта вообще нет.

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 г. N 305-ЭС17-7015, организация переадресации сама по себе является противоправным использованием чужого товарного знака.

Использование данного товарного знака без согласия правообладателя является актом недобросовестной конкуренции, негативно влияет на имидж и деловую репутацию правообладателя, формирует у потребителей ложное представление о деятельности правообладателя, что является проявлением недобросовестной конкуренции.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усматривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь его безусловную отмену.

Выводы суда основаны на имеющихся в деле доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым судом дана оценка в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 января 2021 года по делу N А40-208235/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

В.Р. Валиев Е.А. Птанская