Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2021 г. N 09АП-30582/20 по делу N А40-217899/2018

г. Москва

16 июля 2021 г.

Дело N А40-217899/18

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 июля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" и Общества с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 ноября 2019 года по делу N А40-217899/18,

принятому по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж"

к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" (ОГРН5077746345310), Обществу с ограниченной ответственностью "Березка" (ОГРН 1147746318675)

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с ограниченной ответственностью "Спецстройпроект", Саруханова Аревика Владимировича, о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Бордуков А.А. по доверенности от 30.09.2020

от ответчиков: от Общества с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" - Перязев А.А. по доверенности от 22.09.2020, Олейник С.Н. по доверенности от 22.09.2020; от Общества с ограниченной ответственностью "Березка" - извещен, представитель не явился

от третьих лиц: от Общества с ограниченной ответственностью "Спецстройпроект" - извещен, представитель не явился; от Саруханова Аревика Владимировича - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ИМИТ Престиж" (далее - общество "ИМИТ Престиж") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просило обязать общество с ограниченной ответственностью "Культурно - досуговый центр" (далее - досуговый центр) и общество с ограниченной ответственностью "Березка" (далее - общество "Березка") прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 295593 при оказании услуг питания, организации досуга, а также в предложениях о продаже товаров и об оказании услуг, путем удаления товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг и продажа товаров, в том числе с документации, рекламы, вывесок; взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение исключительного права в размере 85 579 200 рублей и 16 808 400 рублей соответственно, расходы по оплате государственной пошлины, расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 52 500 рублей, расходы по оплате услуг по оценке рыночной стоимости товарного знака в размере 176 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на указанный товарный знак, а также взыскал с них компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей и государственную пошлину в размере 19 000 рублей с каждого; также взыскал с ответчиков в пользу истца расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей и расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 29 800 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменяя принятые по делу судебные акты, Суд по интеллектуальным правам указал, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что вследствие неиспользования истцом спорного товарного знака в своей деятельности не возникнет вероятность смешения, поэтому исключительное право истца не нарушается, сделан без учета правовой позиции, изложенной в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10). Суд кассационной инстанции также указал, что в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации неправомерно осуществлено снижение заявленной истцом ко взысканию компенсации ниже двукратного размера стоимости права использования спорного товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Судом первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка представленному истцом доказательству в подтверждение размера стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295593 - отчету от 08.08.2018 N О-23/07/18-1, необоснованным признан также отказ в удовлетворении требования о взыскании с ответчиков расходов по оплате услуг по договору об оказании услуг по оценке рыночной стоимости товарного знака, а также расходов по оплате услуг нотариуса за фиксацию доказательств в подтверждение факта незаконного использования ответчиками спорного товарного знака, которые по смыслу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются судебными издержками.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 исковые требования были удовлетворены частично. Суд обязал ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на товарный знак "БАКИНСКИЙ ДВОРИК". Исковые требования о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак удовлетворены частично, с досугового центра в пользу истца взыскано 784 267 рублей 24 копейки, с общества "Березка" 373 903 рублей 16 копеек компенсации. С ответчиков в пользу истца также взысканы расходы по оплате услуг нотариуса Ильиной О.Л. за фиксацию доказательств в размере 53 560 рублей, расходы по оплате услуг нотариуса Марковой Е.В. за фиксацию доказательств в размере 52 500 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 решение суда первой инстанции отменено в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака и взыскания государственной пошлины. В удовлетворении иска о взыскании с ответчиком компенсации за незаконное использование товарного знака отказано. В остальной части решение оставлено без изменения.

Постановлением от 05.06.2020 Суд по интеллектуальным правам постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по делу N А40-217899/2018 отменил в части отказа в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а также в части распределения судебных расходов. Дело в указанной части направил на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 по делу N А40-217899/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 по тому же делу Суд по интеллектуальным правам оставил без изменения.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам, согласившись с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что отчет от 08.08.2018 N О-23/07/18-1 является недостоверным доказательством стоимости права использования товарного знака, указал, что установление факта нарушения исключительного права на товарный знак само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности., в связи с чем, суду необходимо установить стоимость права использования спорного товарного знака, суду необходимо исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства, при этом распределить судебные расходы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и досугового центра, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции в части требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а также в части распределения судебных расходов подлежит отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, общество "ИМИТ Престиж" является правообладателем товарного знака "Бакинский Дворик" по свидетельству Российской Федерации N 295593, дата приоритета 28.09.2004, дата истечения срока действия исключительного права 28.09.2024, зарегистрированного в отношении услуг 43-го класса МКТУ (деятельность ресторанов, кафе, услуги баров).

Обращаясь в арбитражный суд с иском, истец указывал, что ему стало известно о незаконном использовании ответчиками принадлежащего ему средства индивидуализации в ресторанной деятельности.

Досуговый центр использует указанный товарный знак в деятельности ресторана, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 23; общество "Березка" - в деятельности ресторана, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 5.

При этом ответчики в деятельности названных ресторанов используют идентичное графическое изображение, а также с целью рекламы деятельности ресторанов используют одни и те же доменные имена: http://www.bakinskydvorik.ru, http://www.bakinskvdvorik.ru/, что свидетельствует о совместности осуществляемой ответчиками деятельности.

Факт осуществления ответчиками незаконного использования товарного знака подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, 12 обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 13 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления от 23.04.2019 N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер

Согласно пункту 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как отмечено в пункте 62 указанного Постановления, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

В предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции истец заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы по установлению стоимости права использования товарного знака N 295593.

Определением от 09 октября 2020 года суд назначил по делу N А40-217899/18 оценочную экспертизу, проведение экспертизы поручил обществу с ограниченной ответственностью "Апхилл" (107031, г. Москва, ул.Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1), экспертам Вусову Александру Владимировичу, Муромскому Степану Алексеевичу, на разрешение экспертов поставил вопрос: "Какова стоимость правомерного использования товарного знака N 295593 по смыслу пп.2 4 ст. 1515 ГК РФ?".

Согласно выводам экспертов стоимость правомерного использования товарного знака N 295593 по смыслу пп.2 4 ст. 1515 ГК РФ ООО "Березка" (ИНН: 7729767625) в период 30.06.2017-04.12.2018 гг. составляет 512 303 (Пятьсот двенадцать тысяч триста три) руб., стоимость правомерного использования товарного знака N 295593 по смыслу пп.2 4 ст. 1515 ГК РФ ООО "Культурно-досуговый центр" (ИНН: 7718633796) в период 11.04.2014-04.12.2018 гг. составляет 10 708 231 (Десять миллионов семьсот восемь тысяч двести тридцать один) руб.

Представители истца и досугового центра в судебном заседании пояснили, что согласны с результатами экспертизы.

При этом, ответчик - досуговый центр считает, что поскольку Истцом лицензионные договоры на использование Товарного знака не заключались, а судом установлено только одно лицо, правомерно использующее Товарный знак (ООО "ИМИТ Медиа"), то, при определении стоимости права использования Товарного знака, правомерно использовать данные о выручке ООО "ИМИТ Медиа", указанные в бухгалтерских балансах общества. Принимая во внимание, что согласно Заключению эксперта, двукратный размер рыночной стоимости права пользования ООО "ИМИТ Медиа" товарным знаком по смыслу пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ составил 995 834 руб., исходя из логики расчета Истца, размер исковых требований по настоящему делу должен составлять:

- к ООО "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" 2 992 956,07 руб.;

- к ООО "Березка" 1 426 906,13 руб.

Данные доводы суд апелляционной инстанции не принимает во внимание, поскольку заключением экспертизы определена стоимость правомерного использования товарного знака конкретно в отношении ООО "Березка" и ООО "Культурно-досуговый центр".

С учетом выводов экспертов, двукратная стоимость правомерного использования товарного знака N 295593 ООО "Березка" составляет 1 024 606 руб., стоимость правомерного использования товарного знака N 295593 ООО "Культурно-досуговый центр" (ИНН: 7718633796) составляет 21 416 462 руб.

При данных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению частично.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы распределяются пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2019 года по делу N А40-217899/18 в части отменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" (ОГРН5077746345310) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" 21 416 462 руб. 00 коп. - компенсацию за нарушение исключительных прав, 78 748 руб. 48 коп. - в возмещение расходов по госпошлине, 29 100 руб.00 коп. - в возмещение расходов за проведение экспертизы.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Березка" (ОГРН 1147746318675) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" 1 024 606 руб. 00 коп. - компенсацию за нарушение исключительных прав, 4 671 руб. 52 коп. - в возмещение расходов по госпошлине, 2 182 руб. 50 коп. - в возмещение расходов за проведение экспертизы.

В остальной части требований о взыскании компенсации иск оставить без удовлетворения.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Культурно-досуговый центр" (ОГРН5077746345310) с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 75 000 руб.00 коп., перечисленные по платежному поручению N 925 от 06.10.2020.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Имит Престиж" с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 15 000 руб. - излишне перечисленные денежные средства по платежному поручению N 193 от 06.10.2020.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Е.Б. Расторгуев А.И. Трубицын